Cassazione Civile, Ordinanza n. 25069/2021 del 16/09/2021

Esito

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra due operatori del settore vinicolo/agricolo sull'uso del patronimico "Zaccagnini" come segno distintivo. In primo grado la domanda della società titolare dei marchi anteriori era stata accolta: erano stati dichiarati nulli i marchi dell'impresa individuale, inibito l'uso dei segni, disposto il ritiro dal commercio dei prodotti recanti i marchi contestati e condannato il convenuto al risarcimento del danno, oltre a penale e pubblicazione della sentenza. In appello il convenuto aveva dedotto, in sintesi, che: il cognome usato nel marchio sarebbe meno tutelabile se diffuso o non rinomato; il patronimico avrebbe funzione descrittiva e sarebbe legittimamente utilizzabile nella ditta; il proprio uso del segno sarebbe comunque consentito dall'art. 8 c.p.i. e dall'art. 21 c.p.i.; egli avrebbe un preuso del marchio; il danno sarebbe stato male quantificato e non sorretto da prova di dolo/colpa e nesso causale; infine, vi sarebbe stata omessa pronuncia sulla restituzione dei beni sequestrati. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, tutti relativi alla contraffazione e al preuso, ritenendoli infondati o inammissibili in quanto diretti a contestare accertamenti di fatto del giudice di merito, che aveva valorizzato la notorietà del marchio della società, il suo carattere di marchio forte, l'esistenza di rischio di confusione e l'uso volutamente confusorio del patronimico da parte dell'altra impresa. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo sul risarcimento, perché non autosufficiente e comunque volto a rimettere in discussione valutazioni di merito sulla consulenza tecnica e sulla responsabilità, già fondate dalla Corte territoriale sull'uso volutamente confusorio del segno e sulla riconducibilità eziologica dei costi/danni. È stato infine respinto il motivo sull'omessa pronuncia, chiarendo che il sequestro cautelare dei prodotti è misura destinata a essere superata dalla decisione di merito e che le questioni attuative sulla sorte dei beni e sulla rimozione dei marchi vanno fatte valere davanti al giudice che ha emesso la sentenza ex art. 124, comma 7, c.p.i., non attraverso una pretesa omissione ex art. 112 c.p.c. nel giudizio di merito.

Norme richiamate

• d.lgs. n. 30/2005, art. 8, comma 2

  la registrazione del marchio patronimico non impedisce a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta prescelta, ma tale uso resta subordinato ai limiti di correttezza professionale.

• d.lgs. n. 30/2005, art. 21, comma 1

  il titolare del marchio non può vietare ai terzi l'uso del proprio nome e indirizzo nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

• d.lgs. n. 30/2005, art. 124

  in caso di accoglimento della domanda di contraffazione il giudice può disporre distruzione, assegnazione o ritiro dal commercio dei beni; le questioni attuative delle misure sono devolute al giudice che ha emesso la sentenza.

• d.lgs. n. 30/2005, art. 129

  il sequestro cautelare dei beni è misura provvisoria e destinata a essere superata dalla decisione di merito.

• d.lgs. n. 30/2005, art. 131

  richiamato nel primo motivo come norma del codice della proprietà industriale invocata dal ricorrente.

• d.lgs. n. 30/2005, art. 125

  richiamato nel primo motivo come norma del codice della proprietà industriale invocata dal ricorrente.

• d.lgs. n. 30/2005, art. 21

  richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità dell'uso del nome nella ditta e nell'attività economica.

• d.lgs. n. 30/2005, art. 22

  richiamato nel primo motivo come norma del codice della proprietà industriale invocata dal ricorrente.

• c.c., art. 2563

  richiamato per sostenere che la ditta deve contenere almeno il cognome dell'imprenditore e che il suo uso sarebbe lecito.

• c.c., art. 2564

  richiamato per sostenere limiti alla tutela del marchio e alla ditta; la Corte non accoglie la censura.

• c.c., art. 2571

  richiamato dal ricorrente per invocare un preuso del marchio; la Corte rileva che il preuso è stato escluso in fatto dal giudice di merito.

• c.c., art. 1223

  richiamato nel motivo sul danno, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

• c.c., art. 1226

  richiamato nel motivo sul danno, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

• c.c., art. 1227

  richiamato nel motivo sul danno, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

• c.c., art. 2729

  richiamato nel motivo sul danno, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

• c.p.c., art. 112

  la Corte esclude la sua violazione perché non risultava una domanda di restituzione dei beni sequestrati e perché le questioni attuative andavano fatte valere davanti al giudice competente ex art. 124 c.p.i.

• d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

  richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

• d.l. n. 83 del 2012, art. 1, comma 17

  richiamato nel dispositivo in relazione all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

• Il marchio composto da un patronimico non è, per ciò solo, un marchio debole: può conservare piena capacità distintiva e tutela intensa quando il nome non abbia relazione con il prodotto e non sia usato come denominazione generica di una categoria merceologica.
• In tema di contraffazione, l'uso di un nome proprio nell'attività economica è consentito solo se conforme ai principi di correttezza professionale; l'uso volutamente confusorio che determini associazione con il marchio altrui integra violazione del diritto di marchio.
• L'accertamento della notorietà del marchio, del preuso, del rischio di confusione e della sussistenza dell'uso confusorio è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura delle prove.
• Chi contesta in cassazione la motivazione fondata su una consulenza tecnica deve riportare nel ricorso i passaggi rilevanti della consulenza e indicare con precisione dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
• Il sequestro cautelare dei beni recanti il marchio asseritamente contraffatto è misura provvisoria destinata a essere superata dalla sentenza di merito; le questioni sulla sorte dei beni e sull'attuazione delle misure di ritiro o rimozione del segno vanno prospettate al giudice che ha pronunciato la decisione di merito, non come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. davanti al giudice dell'impugnazione.

Come è indicizzato