Codice della proprietà industriale

Codice della proprietà industriale: ambito e principi generali

Il provvedimento riordina le regole sui diritti di proprietà industriale. L’ambito comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche e denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali.

Acquisto dei diritti e titoli

I diritti si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice. Sono brevettabili invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali; sono registrabili marchi, disegni e modelli e topografie dei prodotti a semiconduttori. Segni distintivi diversi dai marchi registrati, segreti commerciali, indicazioni geografiche e denominazioni di origine sono protetti quando ricorrono i presupposti di legge. Brevettazione e registrazione hanno natura di accertamento costitutivo e producono titoli assoggettati a uno speciale regime di nullità e decadenza.

Soggetti stranieri, priorità ed esaurimento

Ai cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi o all’Organizzazione mondiale del commercio è accordato, in linea generale, il trattamento riservato ai cittadini italiani. Il trattamento è esteso, alle condizioni previste, anche ai cittadini di Stati non aderenti domiciliati o stabiliti in uno Stato aderente; per le nuove varietà vegetali rileva l’adesione all’UPOV e, per le topografie dei semiconduttori, è richiesta una protezione analoga. Per gli altri Stati è necessaria la reciprocità. Le persone giuridiche sono equiparate ai cittadini della corrispondente nazionalità. I benefici riconosciuti agli stranieri dalle convenzioni ratificate dall’Italia sono estesi ai cittadini italiani; la registrazione in Italia di un marchio già registrato all’estero spetta al titolare estero o al suo avente causa.

Chi abbia regolarmente depositato una domanda in uno Stato aderente a una convenzione internazionale che riconosce la priorità può rivendicarla per il successivo deposito italiano o internazionale. Il termine è di dodici mesi per invenzioni, modelli di utilità e varietà vegetali e di sei mesi per disegni, modelli e marchi. È idoneo il deposito che abbia valore di deposito nazionale regolare, indipendentemente dall’esito successivo della domanda.

I diritti esclusivi si esauriscono quando il prodotto protetto è stato immesso in commercio dal titolare o con il suo consenso in Italia, nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Il titolare può tuttavia opporsi alla successiva commercializzazione per motivi legittimi, in particolare se lo stato del prodotto è stato modificato o alterato. Per le varietà vegetali l’esaurimento non copre atti che comportino una nuova riproduzione o moltiplicazione, né determinate esportazioni verso Stati che non proteggono la varietà, salvo che il materiale sia destinato al consumo finale.

Comunione dei diritti

Salvo diverso accordo, ai diritti di proprietà industriale appartenenti a più soggetti si applicano le disposizioni del codice civile sulla comunione, in quanto compatibili. Ciascun contitolare può, nell’interesse di tutti, presentare e seguire domande di brevetto o registrazione, chiedere rinnovi, pagare i diritti di mantenimento, depositare traduzioni relative a brevetti europei e compiere gli altri procedimenti davanti all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Registrazione e categorie di marchi

Possono essere registrati come marchi i segni capaci di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli altrui e rappresentabili nel registro in modo chiaro e preciso. Sono espressamente menzionati parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forme di prodotti o confezioni e combinazioni o tonalità cromatiche.

I ritratti richiedono il consenso della persona ritratta e, dopo la morte, quello dei familiari indicati dalla legge, secondo l’ordine previsto. Nomi di persone diverse dal richiedente sono registrabili se l’uso non lede fama, credito o decoro; l’Ufficio può subordinare la registrazione al consenso. Nomi e segni notori in ambito artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, immagini di trofei, denominazioni e sigle di manifestazioni, segni di enti e associazioni non economici e relativi emblemi possono essere registrati o usati come marchio soltanto dall’avente diritto o con il suo consenso.

Non sono registrabili segni costituiti esclusivamente dalla forma o da altra caratteristica imposta dalla natura del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico o tale da attribuire valore sostanziale al prodotto. Stemmi e segni tutelati da convenzioni, simboli di interesse pubblico, segni riconducibili alle forze dell’ordine o armate e nomi di Stati o enti pubblici territoriali italiani richiedono l’autorizzazione dell’autorità competente; sono inoltre esclusi i segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia. In presenza di elementi politici, simbolici o araldici, o di dubbi di illiceità, l’Ufficio può acquisire il parere delle amministrazioni interessate; il parere contrario comporta il rigetto.

Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria, escluse le società indicate dalla norma, possono registrare marchi collettivi e concederne l’uso a produttori o commercianti. La domanda deve essere accompagnata dal regolamento d’uso, dai controlli e dalle sanzioni; le modifiche regolamentari vanno comunicate all’Ufficio. Il marchio collettivo può comprendere indicazioni di provenienza geografica: i soggetti della zona che rispettano il regolamento possono usarlo e aderire all’associazione titolare. L’Ufficio può negare motivatamente la registrazione se crea ingiustificati privilegi o pregiudica iniziative analoghe nella regione. La registrazione non consente di vietare l’uso commerciale corretto del nome geografico da parte dei terzi.

Persone fisiche o giuridiche, comprese istituzioni, autorità e organismi accreditati, possono registrare marchi di certificazione per garantire origine, natura o qualità di prodotti o servizi, purché non forniscano prodotti o servizi del tipo certificato. Anche per questi marchi occorrono regolamento d’uso, controlli e sanzioni. Possono contenere indicazioni geografiche, ma il titolare non può monopolizzare il nome geografico contro usi commerciali conformi alla correttezza professionale; l’Ufficio può rifiutare motivatamente la registrazione per ingiustificati privilegi o pregiudizio a iniziative regionali.

I titolari o licenziatari esclusivi di marchi registrati da almeno cinquant’anni, o il cui uso continuativo per almeno cinquant’anni sia dimostrabile, possono chiedere l’iscrizione nel registro dei marchi storici di interesse nazionale se il marchio è usato per prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente legata al territorio. Un decreto ministeriale istituisce il relativo logo e ne definisce i criteri di utilizzo commerciale e promozionale.

Requisiti di validità dei marchi

Un marchio non è nuovo se, alla data del deposito, coincide o è confondibile con segni anteriori per prodotti o servizi identici o affini, quando sussiste rischio di confusione o associazione. Rilevano marchi e altri segni distintivi già noti, tra cui ditte, denominazioni sociali, insegne e nomi a dominio usati nell’attività economica. La notorietà puramente locale o l’uso anteriore non notorio non impediscono la registrazione, ma il preutente può continuare l’uso nei limiti della diffusione locale. Sono ostativi anche i marchi anteriori registrati o oggetto di domanda anteriore, per prodotti identici o affini, nonché i marchi rinomati quando il segno successivo, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio dalla rinomanza o dal carattere distintivo o arrechi loro pregiudizio. Un marchio anteriore scaduto da oltre due anni — tre per i marchi collettivi o di certificazione — o decaduto per non uso non toglie la novità nei casi previsti.

Sono privi di capacità distintiva i segni divenuti di uso comune e quelli composti esclusivamente da denominazioni generiche o indicazioni descrittive. Possono tuttavia essere registrati se, prima della domanda, l’uso ha conferito loro carattere distintivo; il marchio non è nullo se tale carattere è acquisito prima della domanda o eccezione di nullità. La perdita della capacità distintiva o la trasformazione in denominazione generica determina decadenza.

Non sono registrabili segni contrari a legge, ordine pubblico o buon costume, ingannevoli, lesivi di diritti altrui o evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette. Sono esclusi anche i segni incompatibili con le norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, menzioni tradizionali dei vini e specialità tradizionali garantite, nonché quelli che riproducono elementi essenziali di denominazioni di varietà vegetali anteriori per varietà della stessa specie o di specie apparentate. Il marchio decade se diviene ingannevole o illecito, oppure se il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire usi non conformi ai regolamenti dei marchi collettivi o di certificazione, inclusi i controlli prescritti.

Durata, rinnovo e priorità espositiva

La registrazione attribuisce i diritti esclusivi e produce effetto dalla data di deposito; il rinnovo decorre dal giorno successivo alla scadenza della registrazione precedente. La protezione riguarda i prodotti e servizi registrati e quelli affini, fatti salvi i casi di tutela del marchio rinomato. La registrazione dura dieci anni dalla domanda ed è rinnovabile per periodi successivi di dieci anni, per lo stesso marchio e genere di prodotti o servizi secondo la classificazione internazionale. In caso di trasferimento parziale, i rispettivi titolari rinnovano separatamente. La rinuncia diventa efficace con l’annotazione nel registro e deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale.

Per marchi presentati in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute, nazionali o internazionali, può essere accordata protezione temporanea con decreto ministeriale, anche per esposizioni all’estero se vi è reciprocità. La priorità decorre dalla consegna del prodotto o del materiale per l’esposizione. La domanda va depositata entro sei mesi dalla consegna e comunque non oltre sei mesi dall’apertura dell’esposizione; per esposizioni estere prevale l’eventuale termine più breve. Tra marchi identici o simili presentati nello stesso giorno prevale quello la cui domanda è depositata per prima. Le date devono essere verificate dall’Ufficio e riportate nell’attestato.

Diritto alla registrazione e marchi internazionali

Può registrare un marchio chi lo utilizza o intende utilizzarlo nell’attività della propria impresa, di imprese controllate o di imprese che lo usano con il suo consenso. La domanda presentata in mala fede non attribuisce il diritto alla registrazione. Anche Stato, regioni, province e comuni possono registrare marchi, compresi elementi grafici del patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale locale; i proventi commerciali, comprese licenze e merchandising, devono finanziare attività istituzionali o coprire disavanzi pregressi.

Le registrazioni internazionali presso l’OMPI restano disciplinate dalle convenzioni applicabili; quelle che designano l’Italia devono soddisfare i requisiti dei marchi nazionali e sono esaminate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le regole previste per le domande nazionali.

Diritti esclusivi, limiti e circolazione del marchio

Il titolare può vietare l’uso commerciale non autorizzato di un segno identico per prodotti o servizi identici, o identico o simile per prodotti o servizi identici o affini quando vi sia rischio di confusione o associazione. Per i marchi rinomati può vietare segni identici o simili anche per prodotti o servizi non affini, se l’uso senza giusto motivo sfrutta indebitamente la rinomanza o il carattere distintivo o li pregiudica.

Il divieto può riguardare l’apposizione del segno su prodotti, confezioni e imballaggi, l’offerta, la commercializzazione, la detenzione a tali fini, l’importazione e l’esportazione, l’offerta di servizi, l’uso nella corrispondenza e nella pubblicità e l’impiego di materiali di confezionamento, etichette o dispositivi di sicurezza recanti il marchio. Può inoltre essere impedita l’introduzione commerciale in Italia di prodotti provenienti da Paesi terzi, non immessi in libera pratica e recanti senza autorizzazione un segno identico o indistinguibile negli aspetti essenziali, se rientrano nella protezione del marchio; l’eccezione opera se, nel procedimento previsto dal regolamento UE 608/2013, il dichiarante o detentore prova che il titolare non può vietarne la commercializzazione nel Paese di destinazione finale. Il commerciante può aggiungere il proprio marchio, ma non rimuovere quello del produttore o del precedente commerciante. Su richiesta del titolare, l’editore di un’opera di consultazione deve indicare tempestivamente — al più tardi nell’edizione cartacea successiva — che il segno riprodotto è un marchio registrato, se la riproduzione lo fa apparire generico.

Il titolare non può vietare, se conforme alla correttezza professionale, l’uso del nome o indirizzo di una persona fisica, di indicazioni non distintive o descrittive e del marchio necessario a identificare o indicare prodotti o servizi del titolare, in particolare accessori o pezzi di ricambio. È vietato l’uso del marchio in modo contrario alla legge, confusorio, ingannevole o lesivo di diritti altrui; dopo la dichiarazione di nullità per una causa che renda illecito l’uso, il marchio non può essere utilizzato.

È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio o altro segno distintivo un segno uguale o simile a un marchio quando ne derivi rischio di confusione; per i marchi rinomati il divieto opera anche per attività o prodotti non affini alle condizioni previste per lo sfruttamento o pregiudizio della rinomanza.

Il marchio può essere trasferito per tutti o parte dei prodotti o servizi e concesso in licenza, esclusiva o non esclusiva, per tutto o parte del territorio. In caso di licenza non esclusiva, il licenziatario deve impegnarsi a contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli commercializzati o prestati in Italia con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. Il titolare può far valere i propri diritti contro il licenziatario che violi le condizioni contrattuali su durata, modalità d’uso, prodotti o servizi, territorio o qualità. Trasferimento e licenza non devono ingannare il pubblico su caratteristiche essenziali dei prodotti o servizi.

Uso, nullità, decadenza e convalidazione

Il marchio deve essere oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi registrati entro cinque anni dalla registrazione e l’uso non deve essere sospeso per cinque anni consecutivi, salvo giustificato motivo; altrimenti può intervenire la decadenza. Per i marchi internazionali designanti l’Italia, il quinquennio decorre dalla scadenza del termine dell’Ufficio per il rifiuto provvisorio o, se questo è stato formulato, dalla conferma definitiva della protezione in Italia. Per marchi collettivi e di certificazione è sufficiente l’uso effettivo da parte di un soggetto legittimato. Sono equiparati all’uso quello in forma modificata che non alteri il carattere distintivo e l’apposizione in Italia su prodotti destinati all’esportazione.

La decadenza non può essere fatta valere se l’uso effettivo è iniziato o ripreso tra la scadenza del quinquennio e la domanda o eccezione di decadenza, salvo che i preparativi siano stati compiuti solo dopo aver appreso dell’imminente iniziativa e l’uso non sia iniziato almeno tre mesi prima. La decadenza per non uso non opera inoltre se il titolare possiede altri marchi simili in vigore e ne usa effettivamente almeno uno per gli stessi prodotti o servizi, salvo diritti acquistati da terzi mediante deposito o uso.

Il marchio è nullo se manca dei requisiti di registrabilità o ricorre uno degli impedimenti previsti, se contrasta con le norme su forme, segni pubblici, marchi collettivi o di certificazione, capacità distintiva, liceità e diritti di terzi, tutela del nome o mala fede, o nel caso specifico richiamato dal Codice. Per i vizi relativi ai regolamenti dei marchi collettivi o di certificazione, la nullità non è dichiarata se il titolare si conforma modificando il regolamento d’uso. La decadenza consegue a volgarizzazione, illiceità sopravvenuta o non uso. Nullità e decadenza sono limitate ai soli prodotti o servizi interessati quando i relativi motivi non riguardano l’intera registrazione.

Il titolare di un diritto anteriore o di un preuso con notorietà non puramente locale che, conoscendo l’uso, abbia tollerato per cinque anni consecutivi un marchio posteriore registrato uguale o simile non può chiederne la nullità né opporsi all’uso per i prodotti o servizi interessati, salvo domanda posteriore in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può, a sua volta, impedire l’uso del marchio anteriore o la prosecuzione del preuso. La regola si applica anche ai casi di registrazione in violazione delle disposizioni sui nomi e sui diritti di terzi richiamate dal Codice.

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località e designano prodotti originari del luogo, le cui qualità, reputazione o caratteristiche siano dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico, inclusi fattori naturali, umani e tradizionali.

Fatti salvi la disciplina della concorrenza sleale, gli accordi internazionali e i marchi anteriori acquisiti in buona fede, è vietato l’uso di tali indicazioni quando possa ingannare il pubblico o sfruttare indebitamente la reputazione protetta. È vietato anche presentare o designare un prodotto in modo da indicare o suggerire un’origine geografica falsa o qualità proprie dei prodotti di una località protetta. La tutela non impedisce l’uso commerciale del proprio nome o di quello del dante causa, a meno che sia impiegato in modo ingannevole.

Disegni e modelli: oggetto e requisiti riportati

Possono essere registrati l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, risultante da linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali o ornamento, purché nuovo e dotato di carattere individuale. Per prodotto si intende un oggetto industriale o artigianale, inclusi componenti destinati all’assemblaggio, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici; sono esclusi i programmi per elaboratore. Il prodotto complesso è formato da componenti sostituibili che consentono smontaggio e nuovo montaggio.

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno identico è stato divulgato prima della domanda o della data di priorità; differenze limitate a dettagli irrilevanti non escludono l’identità. Il carattere individuale sussiste se l’impressione generale sull’utilizzatore informato differisce da quella prodotta dai disegni o modelli divulgati anteriormente; nel giudizio si considera il margine di libertà dell’autore. Non è registrabile il disegno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume, ma il solo fatto che una disposizione di legge o amministrativa ne vieti l’uso non lo rende contrario a tali principi. È inoltre esclusa l’utilizzazione impropria degli elementi richiamati dalla Convenzione di Parigi e dei segni o emblemi indicati nella disposizione fornita.»