Cassazione Civile, Ordinanza n. 21230/2026 del 22/06/2026

Esito

La controversia

La lite trae origine da un giudizio di nullità di tre brevetti di invenzione relativi a impianti e processi per la produzione di energia tramite ciclo Rankine organico (ORC), originariamente riferiti a una società poi divenuta cedente del ramo d’azienda. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità dei brevetti IT 1 405 510, EP 2 699 797 ed EP 2 743 463, ritenendo che le invenzioni difettassero di attività inventiva e, per una parte del brevetto europeo EP 463, anche di sufficiente descrizione. La Corte d’appello ha confermato la nullità, salvo la riforma sulle spese. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione dell’art. 48 c.p.i. per avere la Corte d’appello valorizzato come anteriorità rilevante uno studio tecnico pubblicato nel 1976, senza considerare che si trattava di conoscenza remota e senza pretendere che la controparte provasse l’influenza di quello studio sullo sviluppo successivo della tecnica; 2) violazione degli artt. 48 e 76 c.p.i. per avere la Corte aderito alle conclusioni del c.t.u. senza verificare se le anteriorità anticipassero davvero l’invenzione o offrissero suggerimenti all’esperto del ramo; 3) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per il mancato confronto con le critiche rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio; 4) violazione degli artt. 48, 51 e 76 c.p.i. per avere ritenuto nullo EP 463 per insufficiente descrizione del problema tecnico, assumendo che nel brevetto dovesse essere esplicitato il problema tecnico; 5) violazione dell’art. 82 c.p.i. per avere la Corte ritenuto che il trovato potesse, al più, integrare un modello di utilità e non un’invenzione industriale. Nel ricorso incidentale la resistente ha censurato, da un lato, l’affermazione secondo cui il trovato di EP 463 potrebbe possedere i requisiti del modello di utilità pur in assenza di una specifica domanda di conversione, prospettando ultrapetizione; dall’altro, la violazione degli artt. 82 e 86 c.p.i., sostenendo che il testo del brevetto non descrivesse una particolare efficacia o comodità di impiego idonea a fondare un modello di utilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo principale: lo studio del 1976, pur remoto, non era per ciò solo escluso dallo stato della tecnica, poiché le conoscenze divulgate restano rilevanti se ancora utili al settore e non dimostrate come dimenticate o cadute in disuso; inoltre non vi è stata inversione dell’onere della prova, ma solo rilevazione che la ricorrente non aveva offerto elementi per escludere la rilevanza di quell’anteriorità. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo, perché miravano a una rivalutazione del merito tecnico e delle risultanze della consulenza, non consentita in cassazione, e perché i vizi denunciati non erano correttamente ricondotti alle norme invocate. Ha poi respinto il quarto e il quinto motivo: la Corte ha chiarito che la legge non impone una espressa descrizione del problema tecnico nel testo del brevetto, purché il problema sia comunque desumibile dalla descrizione; inoltre ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente escluso il livello inventivo dell’EP 463, valorizzando la natura di mero vantaggio accessorio del trovato e la sua eventuale riconducibilità, semmai, al modello di utilità. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché le censure non colpivano la reale ratio decidendi: la Corte d’appello non aveva convertito il brevetto in modello di utilità, ma aveva formulato solo un’ipotesi astratta. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca, con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

• art. 122 c.p.i.

  L’azione di nullità o decadenza del titolo di proprietà industriale deve essere proposta nel contraddittorio di tutti i soggetti annotati nel registro come aventi diritto, inclusi gli originari titolari del brevetto ceduto.

• art. 48 c.p.i.

  "Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica"

  L’attività inventiva difetta quando la soluzione è evidente per l’esperto del ramo alla luce dello stato della tecnica; le conoscenze remote non sono automaticamente escluse, se ancora rilevanti per il settore.

• art. 121 c.p.i.

  Il richiamo all’onere della prova non è stato ritenuto violato: la Corte d’appello ha solo osservato che la parte che contestava la rilevanza dell’anteriorità non aveva offerto elementi idonei a smentirla.

• art. 76 c.p.i.

  Il brevetto è nullo se l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire all’esperto del ramo di attuarla.

• art. 51 c.p.i.

  La descrizione deve essere tale da rendere comprensibile l’invenzione e il problema tecnico, ma non richiede necessariamente l’espressa indicazione del problema stesso.

• art. 138 c.b.e.

  Richiamato come norma corrispondente alla nullità per insufficiente descrizione dell’invenzione, in termini analoghi al codice italiano.

• art. 21 d.m. 13 gennaio 2010, n. 33

  La descrizione deve esporre l’invenzione in modo che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi, anche senza espressa formulazione del problema.

• regola 42 c.b.e.

  La domanda deve esporre l’invenzione in termini tali che il problema tecnico, anche se non esplicitamente indicato, e la sua soluzione possano essere compresi, indicando gli eventuali effetti vantaggiosi rispetto allo stato della tecnica.

• art. 2585 c.c.

  Richiamato a sostegno dell’idea che solo nei casi particolari di applicazione tecnica di un principio scientifico il diritto di esclusiva può essere circoscritto ai risultati indicati nella domanda.

• art. 82 c.p.i.

  Il modello di utilità tutela un apporto creativo che conferisce a un oggetto preesistente una nuova e ulteriore utilità, diverso dalla soluzione di un problema tecnico propria dell’invenzione industriale.

• art. 112 c.p.c.

  Invocato nel ricorso incidentale per ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché la Corte d’appello non aveva effettivamente convertito il titolo.

• art. 86 c.p.i.

  Richiamato nel ricorso incidentale in tema di modello di utilità, senza che la censura incidisse sulla ratio decidendi.

• art. 360 c.p.c.

  La violazione di legge non può essere usata per censurare una mera erronea ricognizione del fatto compiuta dal giudice di merito.

• art. 360 c.p.c.

  L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non sono deducibili in tale forma mere critiche argomentative o alla consulenza tecnica.

• artt. 24 e 111 Cost.

  Richiamati come base del principio della ragione più liquida, che consente di definire la causa sul motivo più semplice e assorbente.

• art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

  È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto.

• l. n. 228 del 2012

  Norma che ha inserito il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

• Nel giudizio di validità brevettuale, lo stato della tecnica può comprendere anche documenti divulgati in epoca remota, se il loro contenuto conoscitivo resta attuale e idoneo a orientare l’esperto del ramo; il semplice decorso del tempo non li rende irrilevanti.
• La parte che contesta la rilevanza di un’anteriorità non può limitarsi ad affermarne la risalenza o la marginalità storica: deve offrire elementi concreti, anche indiziari, per dimostrare che quel documento è stato dimenticato, caduto in disuso o comunque estraneo al bagaglio tecnico dell’esperto del settore.
• La censura per violazione di legge non è ammissibile quando mira, in realtà, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione tecnica compiuta dal giudice di merito o dal consulente tecnico d’ufficio.
• Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico, decisivo e discusso; non basta denunciare carenze argomentative, perplessità nella motivazione o dissenso rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica.
• Ai fini della validità del brevetto per invenzione è necessaria una descrizione chiara e completa che consenta all’esperto del ramo di attuare l’invenzione e di comprenderne l’ambito tecnico; non è però richiesto che la domanda contenga una formulazione espressa e nominalistica del problema tecnico.
• Un trovato che si risolve in un vantaggio accessorio di comodità o praticità d’uso, senza esprimere una reale soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, non integra necessariamente un’invenzione industriale e può, al più, collocarsi nell’area del modello di utilità.
• Quando una decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e distinte, l’inammissibilità o il rigetto di una censura diretta contro una sola di esse può rendere prive di interesse le doglianze sulle altre, se queste ultime non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza.

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