Cassazione Civile, Ordinanza n. 01180/2025 del 17/01/2025

Esito

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dalla titolare del marchio notorio "ZARA" per ottenere la declaratoria di nullità di diversi marchi italiani successivamente registrati da una società italiana e contenenti il segno "Zara" in combinazione con altre espressioni e immagini. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la corte territoriale ha invece dichiarato la nullità dei marchi successivi, ha vietato il loro uso e ha applicato una penale per ogni ritardo o futura violazione. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello per avere deciso per relationem richiamando un precedente tra le stesse parti; 2) violazione di legge e motivazione apparente sul presupposto dell'indebito vantaggio tratto dal marchio rinomato; 3) violazione di legge sull'esclusione del "giusto motivo" di uso del segno, sostenendo la storicità dell'attività imprenditoriale legata alla città di Zara e l'asserita naturale espansione dell'attività; 4) violazione delle norme sul giudicato interno, per avere negato che sulla sussistenza del giusto motivo si fosse formato giudicato; 5) violazione dell'art. 124 c.p.i. per avere disposto l'inibitoria senza adeguata motivazione e senza i presupposti di legge. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem al precedente della stessa Corte d'appello, purché il precedente sia identificato con sufficiente precisione e il caso sia sovrapponibile nella regula iuris applicata. Ha giudicato inammissibili i motivi che miravano a rimettere in discussione l'accertamento di merito sull'indebito vantaggio e sulla finalità di agganciamento al marchio rinomato, osservando che il ricorrente stava sostanzialmente chiedendo un nuovo esame del fatto. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato interno, perché il passaggio della sentenza di primo grado invocato non conteneva un capo autonomo e definitivo, ma solo un'argomentazione o un'ipotesi condizionata. Ha infine respinto la censura sull'inibitoria, valorizzando la richiesta formulata dall'attrice in appello e la natura preventiva e doverosa della misura in presenza della nullità dei marchi e del pericolo di ulteriori usi lesivi.

Norme richiamate

• art. 12, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 30/2005

  per i marchi che godono di rinomanza la tutela opera anche fuori dai prodotti o servizi affini; per la nullità del segno posteriore non è necessario il rischio di confusione, essendo sufficiente che l'uso possa trarre indebito vantaggio o recare pregiudizio al marchio anteriore

• art. 25, lett. a), d.lgs. n. 30/2005

  è richiamato come base normativa della domanda di nullità per mancanza di novità del segno

• art. 20, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 30/2005

  attribuisce al titolare del marchio rinomato il diritto di vietare ai terzi l'uso del segno che tragga indebito vantaggio o rechi pregiudizio

• art. 124 c.p.i.

  consente la pronuncia di inibitoria e penale in funzione preventiva e conformemente alla tutela dell'esclusiva

• art. 118 disp. att. c.p.c.

  consente la motivazione per relationem mediante richiamo a precedenti conformi, anche di merito, purché sia chiaro il contenuto del precedente richiamato

• art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

  il vizio di violazione di legge richiede specifica indicazione della norma asseritamente violata e confronto tra precetto e statuizione impugnata; non può risolversi in critica della ricostruzione fattuale

• art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

  la motivazione è apparente solo se non consente di individuare la ratio decidendi; non ricorre quando il rinvio a precedente conforme rende comprensibile il percorso logico

• art. 366, n. 4 c.p.c.

  impone specificità del motivo di ricorso per cassazione, con indicazione delle norme violate e delle ragioni del contrasto

• art. 2909 c.c.

  il giudicato interno si forma solo su capi autonomi e decisori della sentenza, non su mere argomentazioni o presupposti di fatto

• artt. 324, 327 e 329, secondo comma, c.p.c.

  richiamati in tema di formazione del giudicato e acquiescenza interna

• art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

• La tutela del marchio rinomato prescinde dal rischio di confusione: è sufficiente che il segno successivo consenta al terzo di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza o di arrecare pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore.
• Nelle controversie sui marchi rinomati, la valutazione deve essere globale e fattuale, considerando notorietà del marchio, grado di somiglianza tra i segni, natura dei prodotti o servizi e possibilità che il pubblico stabilisca un nesso tra i segni, anche senza confonderli.
• Il 'giusto motivo' non può essere affermato in astratto sulla base di una storia imprenditoriale o di un'origine geografica del segno, se l'uso concreto del marchio supera l'ambito originario e si traduce in uno sfruttamento dell'attrattiva del marchio rinomato.
• In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o delle risultanze istruttorie; il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con la norma applicata e con la ratio della decisione impugnata.
• La motivazione per relationem è valida quando richiama un precedente chiaramente individuato e pertinente, e il giudice non è tenuto a riprodurre nuovamente, con parole proprie, gli stessi argomenti già esposti nel precedente richiamato.
• Il giudicato interno si forma soltanto su capi della decisione aventi autonomia decisoria; non si forma su mere argomentazioni, ipotesi condizionate o presupposti di fatto che concorrono a formare un capo unico.

Come è indicizzato