Cassazione Civile, Ordinanza n. 20800/2023 del 18/07/2023

Esito

La controversia

Due società titolari di marchi di abbigliamento e di diritti di sfruttamento industriale convenivano in giudizio una società licenziataria e una distributrice, sostenendo che queste avessero violato i marchi KAPPA, ROBE DI KAPPA e OMINI mediante produzione, importazione in Italia, esportazione e vendita in Germania di capi di abbigliamento nel 2015, in violazione degli artt. 20 e 23 c.p.i. Le attrici chiedevano l'accertamento della contraffazione, l'inibitoria delle attività contestate e il risarcimento del danno. In primo grado il tribunale accolse la domanda e liquidò somme a carico delle convenute. In appello, la corte territoriale confermò l'accertamento della contraffazione, ritenne passato in giudicato il difetto di elemento soggettivo della condotta e applicò l'art. 125, comma 3, c.p.i. per la retroversione degli utili anche in caso di contraffazione incolpevole; quindi dispose una c.t.u. per determinare gli utili, detraendo i costi sostenuti dal contraffattore, e con sentenza definitiva rideterminò l'importo dovuto e ordinò la restituzione delle somme eccedenti già versate in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione le ricorrenti principali censuravano, nei primi tre motivi, il criterio di calcolo degli utili da retrovertire: sostenevano che la corte d'appello avesse detratto costi non strettamente incrementali o comunque non adeguatamente giustificati, e che avesse usato come base la somma equitativamente liquidata in primo grado senza una corretta verifica contabile. Con gli altri motivi lamentavano ultrapetizione sulla distrazione delle spese e erronea compensazione delle spese di lite. La resistente proponeva ricorso incidentale sostenendo che la retroversione non fosse dovuta in assenza di dolo o colpa e che l'art. 125, comma 3, c.p.i. avesse natura solo risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale, affermando che la retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. è dovuta anche quando la contraffazione sia stata incolpevole, poiché il rimedio ha natura restitutoria e non richiede l'elemento soggettivo. Ha invece accolto i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo non adeguatamente motivato e non coerente con i criteri dell'art. 125 c.p.i. il calcolo degli utili da retrovertire, in particolare quanto alla detrazione dei costi e all'uso della liquidazione equitativa di primo grado come base di partenza. Gli altri motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Le sentenze impugnate sono state cassate nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

• art. 20 c.p.i.

  richiamato come norma che vieta l'uso non autorizzato del marchio e fonda l'accertamento della contraffazione

• art. 23, comma 3, c.p.i.

  richiamato come disposizione che qualifica l'utilizzazione non autorizzata come atto di contraffazione

• art. 125, comma 3, c.p.i.

  consente al titolare del diritto leso di chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, anche in assenza di dolo o colpa, come rimedio restitutorio alternativo al lucro cessante

• art. 1223 c.c.

  la liquidazione degli utili è comunque ancorata al nesso causale con il fatto illecito e richiede la detrazione dei costi causalmente riferibili all'attività illecita

• art. 113 c.p.c.

  richiamato nei motivi di ricorso per asserita violazione delle regole di decisione e di equità nel calcolo del quantum

• art. 115 c.p.c.

  richiamato nei motivi di ricorso per contestare il modo di valutazione delle risultanze istruttorie e contabili

• art. 116 c.p.c.

  richiamato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione delle prove e della c.t.u.

• art. 112 c.p.c.

  richiamato per dedotta ultrapetizione sulla pronuncia relativa alle spese

• art. 92 c.p.c.

  richiamato per la censura sulla compensazione delle spese di lite

• art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

  richiamato in chiusura nel provvedimento, senza ulteriore sviluppo nel testo disponibile

Massime di principio

• La retroversione degli utili prevista dal codice della proprietà industriale è un rimedio autonomo e di natura sostanzialmente restitutoria, alternativo al risarcimento del lucro cessante, e può essere domandata dal titolare del diritto anche quando la contraffazione sia stata posta in essere senza dolo o colpa.
• L'assenza dell'elemento soggettivo nel contraffattore non incide sul diritto del titolare di ottenere gli utili conseguiti mediante la violazione, poiché il presupposto del rimedio è la realizzazione di profitti in forza dello sfruttamento illecito della privativa.
• La quantificazione degli utili da retrovertire deve restare ancorata al nesso causale con l'attività contraffattiva e richiede una concreta e motivata detrazione dei costi riferibili ai beni o alle attività illecitamente sfruttati; non è sufficiente una liquidazione meramente equitativa se non sono esplicitati i criteri di calcolo.
• Quando il giudice di merito utilizza una liquidazione equitativa come base di partenza, deve rendere verificabile la coerenza tra quella stima e la successiva sottrazione dei costi, indicando chiaramente quali costi siano incrementali o comunque causalmente riferibili all'illecito.
• La retroversione degli utili non può essere trattata come una semplice duplicazione del risarcimento del danno, ma come un rimedio distinto che mira a impedire che il contraffattore conservi profitti ingiustificati derivanti dalla violazione di un diritto di privativa.

Come è indicizzato