Cassazione Civile, Ordinanza n. 32408/2022 del 03/11/2022

Esito

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dal titolare dei marchi e dei segni distintivi relativi a note autovetture contro il produttore di modellini in scala che riproducevano fedelmente alcuni modelli di auto d'epoca. In primo grado era stata esclusa la violazione di diritti di privativa industriale, del diritto d'autore e di concorrenza sleale, con conseguente condanna dell'attrice originaria al risarcimento dei danni e alla pubblicazione della sentenza; in appello, oltre al rigetto dell'appello principale, era stata anche riconosciuta un'ulteriore somma a favore del produttore dei modellini. Nel ricorso per cassazione la società titolare dei marchi deduceva: 1) una questione di giurisdizione, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice inglese; 2) la falsa applicazione della disciplina sul marchio, chiedendo anche la rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia UE, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto lecita la riproduzione dei marchi sui modellini, trascurando le funzioni pubblicitaria ed evocativa del marchio rinomato e la possibile confusione circa la provenienza del prodotto; 3) la falsa applicazione delle norme sul diritto d'autore, lamentando che fosse stata negata in modo apodittico la tutela autorale per difetto di valore artistico; 4) la violazione degli artt. 2043 c.c. e 125 c.p.i. in tema di danni, sostenendo che la diffida e il rigetto delle pretese del titolare della privativa non potessero fondare un obbligo risarcitorio, e contestando la lettura dei documenti di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sulla giurisdizione perché già dichiarato inammissibile dalle Sezioni Unite; ha reputato il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, escludendo la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione era già stata affrontata nel caso Opel/Autec e la Corte territoriale aveva fatto corretto uso dei relativi principi, accertando in fatto che l'uso del marchio sui modellini non aveva prodotto confusione né pregiudizio alle funzioni del marchio rinomato; ha dichiarato inammissibile per genericità il terzo motivo sul diritto d'autore; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo sul danno, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva riconosciuto un pregiudizio patrimoniale concreto alla resistente per lo storno di ordini e il reso di merci. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.

Norme richiamate

• art. 380 bis.1 c.p.c.

  richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie; non incide sul merito.

• art. 5, n. 1, lett. a), direttiva 89/104/CEE

  la Corte richiama l'interpretazione della Corte di giustizia secondo cui l'uso del segno per prodotti identici o simili è vietabile se arreca o può arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio.

• art. 5, n. 2, direttiva 89/104/CEE

  consente al titolare del marchio rinomato di vietare l'uso senza giusta causa che tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, o che ad essi pregiudichi; la verifica è demandata al giudice del merito.

• art. 6, n. 1, lett. b), direttiva 89/104/CEE

  l'apposizione del marchio sui modellini per riprodurre fedelmente i veicoli non costituisce indicazione relativa a una caratteristica del prodotto, ma solo elemento della riproduzione fedele.

• art. 20, lett. c), d.lgs. n. 30/2005

  richiamato come corrispondente interno dei parametri della tutela del marchio rinomato contro indebito vantaggio e pregiudizio.

• art. 384, ult. comma, c.p.c.

  la motivazione della sentenza d'appello può essere corretta dalla Corte di cassazione nei termini consentiti, senza caducarne l'esito.

• art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  la Corte osserva che le censure non colpiscono specificamente il vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti.

• art. 2043 c.c.

  richiamato nel motivo sul danno, ma la censura è ritenuta generica perché non attacca la concreta ratio della liquidazione operata dalla Corte d'appello.

• art. 125 c.p.i.

  richiamato dalla ricorrente in tema di risarcimento del danno da violazione di privativa industriale.

• art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

• direttiva 2008/95/CE

  citata come evoluzione normativa del diritto dei marchi rispetto alla direttiva 89/104/CEE.

• regolamento (UE) 2015/2424

  richiamato come normativa sopravvenuta in tema di marchio dell'Unione e tutela dei segni distintivi.

• direttiva (UE) 2015/2436

  citata per il considerando 20 e l'art. 12, lett. b), a conferma della possibilità di uso di segni descrittivi o non distintivi.

Massime di principio

• In tema di marchi rinomati, l'uso di un segno identico su prodotti diversi o su riproduzioni in miniatura non è automaticamente lecito o illecito: occorre verificare in concreto se l'uso sia privo di giusta causa e se consenta di trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio o di arrecare pregiudizio alle sue funzioni.
• L'apposizione del marchio originario su modellini fedeli non integra, di per sé, un uso descrittivo ai sensi della disciplina eurounitaria sulle eccezioni al diritto di esclusiva, poiché il segno può essere soltanto un elemento della riproduzione del prodotto originale e non un'indicazione della qualità o della specie del modellino.
• La valutazione dell'eventuale contraffazione del marchio rinomato e del pregiudizio alle funzioni distintive, pubblicitarie ed evocative è demandata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo con critiche specifiche e pertinenti alla ratio decidendi.
• La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia va respinta quando la questione interpretativa sia già stata risolta dalla giurisprudenza UE con elementi sufficienti alla decisione del caso concreto.
• Le censure in cassazione devono confrontarsi con le concrete rationes decidendi della sentenza impugnata; deduzioni generiche sulla violazione di norme o su un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili.
• In tema di danno, la liquidazione può fondarsi anche su conseguenze economiche concrete come lo storno di ordini e il reso di merci, se adeguatamente accertate dal giudice di merito.

Come è indicizzato