Cassazione Civile, Ordinanza n. 08396/2023 del 23/03/2023

Esito

La controversia

La controversia riguarda l’uso di segni distintivi nel settore di presidi sanitari e parafarmaceutici. Una società titolare del marchio "Reparderm" ha agito contro una società concorrente che aveva registrato e utilizzato il segno "Ripaderm", chiedendo l’accertamento della contraffazione del marchio, dell’illecito concorrenziale, la declaratoria di nullità del marchio successivo, l’inibitoria dell’uso e il risarcimento del danno. La corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado ritenendo provato il preuso di fatto del segno anteriore, la sua notorietà non meramente locale, la confondibilità fonetica tra i marchi e la correttezza della liquidazione equitativa del danno. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione dell’art. 22 c.p.i. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che mancasse prova dell’uso del marchio anteriore e che non potesse operare il principio di non contestazione nel modo affermato dalla corte territoriale; 2) falsa applicazione degli artt. 2 e 20 c.p.i., deducendo la decadenza/cessazione di efficacia del marchio anteriore e l’insussistenza della prova dell’uso di fatto e della diffusione del segno; 3) violazione dell’art. 125 c.p.i., contestando la liquidazione del danno in via presuntiva/equitativa e sostenendo che il giudice avrebbe dovuto accertare un danno effettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché inconferenti rispetto alla ratio della decisione di merito: la corte d’appello aveva accertato il preuso del marchio anteriore, la sua capacità distintiva e una notorietà non meramente locale, valorizzando una tutela del segno di fatto registrato e usato senza soluzione di continuità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l’art. 125 c.p.i. consente la liquidazione del danno anche in via equitativa e globale, sulla base degli atti e delle presunzioni, tenendo conto delle conseguenze economiche negative, dei benefici del violatore e, ove pertinenti, di elementi non economici; nel caso concreto la liquidazione di euro 5.000 era considerata una misura minima, fondata sul possibile annacquamento della capacità distintiva del marchio e sui dati di vendita, senza necessità di provare una perdita specifica di fatturato. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

• art. 360 n. 3 c.p.c.

  norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per falsa applicazione di legge

• art. 22 c.p.i.

  invocato dalla ricorrente in tema di tutela del marchio e uso del segno distintivo

• art. 115 c.p.c.

  richiamato sul principio di non contestazione e sulla valutazione delle allegazioni non specificamente contestate

• artt. 2 e 20 c.p.i.

  invocati dalla ricorrente per contestare la tutela del marchio anteriore e gli effetti della sua pretesa decadenza

• art. 125 c.p.i.

  la Corte afferma che consente la liquidazione del danno da contraffazione secondo criteri equitativi e globali, anche sulla base di presunzioni e parametri indiziari

• art. 12, comma 1 lett. a), c.p.i.

  richiamato dalla Corte per affermare la tutela del diritto esclusivo sul marchio dotato di capacità distintiva e preuso/notorietà non meramente locale

• artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

  richiamati dall’art. 125 c.p.i. come norme civilistiche di riferimento per il risarcimento del danno e la sua valutazione equitativa

• dir. 2004/48/CE

  richiamata come fonte europea attuata dall’art. 125 c.p.i. in materia di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale

• d.lgs. 30/2005

  codice della proprietà industriale, nel quale è inserito l’art. 125 c.p.i.

• d.lgs. 140/2006

  modifica l’art. 125 c.p.i. in attuazione della direttiva enforcement

• art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

  richiamato per i presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

• Nel conflitto tra marchi simili, la tutela può spettare anche al segno che, pur non essendo coperto da registrazione attuale, risulti usato di fatto in modo non discontinuo e abbia una notorietà non meramente locale, purché conservi capacità distintiva.
• La valutazione della confondibilità deve considerare l’impressione complessiva dei segni e dei prodotti; una forte somiglianza fonetica, anche a fronte di differenze grafiche marginali, può integrare il rischio di confusione.
• In tema di contraffazione di marchio, il danno può essere liquidato equitativamente e in forma globale quando la prova del preciso ammontare sia difficile, utilizzando come parametri le conseguenze economiche negative, i benefici del contraffattore e il possibile annacquamento della capacità distintiva.
• La liquidazione equitativa del danno da violazione di marchio non richiede necessariamente la prova di un calo specifico delle vendite, potendo essere riconosciuto anche un pregiudizio alla capacità distintiva e alla funzione distintiva del segno.
• Ai fini del risarcimento per contraffazione, rileva la condotta lesiva e il pregiudizio derivante dalla violazione, non essendo decisivo l’eventuale elemento soggettivo di ignoranza dell’altrui marchio quando la lesione sia stata accertata.

Come è indicizzato