Cassazione Civile, Sentenza n. 8944/2020 del 14/05/2020

Esito

La controversia

La ricorrente aveva convenuto in giudizio la resistente sostenendo che questa avesse acquistato e commercializzato sandali che riproducevano propri prodotti, oggetto di modelli italiani registrati e di modelli comunitari non registrati. Il Tribunale di Bologna aveva accolto le domande di contraffazione dei modelli e di concorrenza sleale per imitazione servile, liquidando il danno in Euro 250.000. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’11 ottobre 2016, aveva escluso la concorrenza sleale, ritenendo che la domanda duplicasse quella di contraffazione e che non fosse provato il rischio che il consumatore medio riconducesse i prodotti della resistente alla ricorrente; aveva inoltre ridotto il risarcimento a Euro 125.000, di cui Euro 100.000 per danno patrimoniale e Euro 25.000 per danno non patrimoniale. La ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando violazione dell’art. 2598, n. 1, c.c. e omesso esame di fatti decisivi, ha sostenuto che la contraffazione del modello può concorrere con l’imitazione servile quando le forme riprodotte siano individualizzanti e distintive. Con il secondo, denunciando violazione dell’art. 125 c.p.i., anche in relazione agli artt. 2598 e 2600 c.c. e 115 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, ha contestato la quantificazione del danno: ha lamentato la mancata considerazione dello svilimento del prodotto, del rischio di associazione e dello sviamento di clientela; ha censurato la detrazione dei costi sostenuti dalla contraffattrice dal calcolo degli utili; ha contestato le valutazioni su ammortamento degli investimenti e riutilizzo degli stampi; e ha dedotto che la commercializzazione era cessata nel luglio 2005, quando erano già state vendute 8.000 paia di calzature.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Ha precisato che, in linea di principio, la tutela del modello registrato può cumularsi con quella contro l’imitazione servile quando la forma, oltre a essere individuale per l’utilizzatore informato, sia distintiva e percepibile dal consumatore medio. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte d’appello aveva escluso la confondibilità sulla base dei marchi apposti sui prodotti, e tale accertamento di fatto non era sindacabile in cassazione in assenza di omesso esame di un fatto decisivo o di anomalia motivazionale rilevante. Quanto al danno, la Corte ha confermato che, nel calcolo degli utili del contraffattore ai fini della retroversione, rileva il margine di profitto e devono essere considerati anche i costi particolari sostenuti per la produzione e la distribuzione, poiché incidono sull’utile effettivamente conseguito. Le doglianze sullo svilimento del prodotto e sul rischio di associazione sono state dichiarate inammissibili perché la ricorrente non aveva indicato in quale specifico atto del giudizio di merito avesse sottoposto tali questioni al giudice d’appello; le ulteriori censure su ammortamento, riutilizzo degli stampi e tempi di commercializzazione investivano accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

• art. 2598, n. 1, c.c.

  In conclusione, in ipotesi di contraffazione del modello la tutela accordata per la violazione della privativa può concorrere con quella prevista per la concorrenza confusoria per imitazione servile se il prodotto rechi una forma individualizzante, tale da essere percepibile, oltre che dall’utilizzatore informato, anche dal consumatore medio; spetta in questo caso al giudice del merito accertare se l’apposizione del marchio sul prodotto con cui è realizzata l’imitazione sia idoneo ad escludere, in base alle circostanze del caso, la confondibilità dei prodotti e il detto apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, salvo che per il mancato esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti o per l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  La tutela contro l’imitazione servile può cumularsi con quella derivante dalla contraffazione del modello se la forma è percepibile e distintiva anche per il consumatore medio. Il giudice di merito valuta se il marchio apposto sul prodotto imitativo escluda la confondibilità; tale valutazione fattuale è sindacabile in cassazione solo nei limiti indicati dalla sentenza.

• artt. 31 e seguenti c.p.i.

  E infatti, se il prodotto presenta una forma individualizzante, tale da essere percepibile dal consumatore medio, quella forma ha in sè carattere distintivo, per modo che all’altrui attività di contraffazione potrà reagirsi indipendentemente dal fatto che si sia proceduto alla registrazione del modello.

  La tutela generale contro la concorrenza confusoria può operare anche indipendentemente dalla registrazione del modello, quando la forma del prodotto sia distintiva e percepibile dal consumatore medio; la tutela della privativa registrata resta distinta e può concorrere con essa.

• art. 33, comma 1, c.p.i.

  E’ da ricordare infatti, che, al fine della registrazione, il modello deve avere carattere individuale: deve cioè suscitare, nell’utilizzatore informato, una impressione generale che differisce da quella suscitata in altro modello o disegno divulgato in precedenza.

  Il carattere individuale richiesto per la registrazione del modello si valuta considerando l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato rispetto ai modelli o disegni divulgati in precedenza; tale parametro è distinto dalla capacità distintiva percepibile dal consumatore medio.

• art. 37 c.p.i.

  se la forma ha carattere solo individuale, il modello riceve protezione unicamente in ragione dell’avvenuta registrazione e per la durata di cui all’art. 37 c.p.i.

  Quando la forma è individuale ma non possiede anche capacità distintiva percepibile dal consumatore medio, la tutela considerata dalla sentenza è quella derivante dalla registrazione del modello, entro la relativa durata legale.

• art. 125, comma 1, c.p.i.

  L’utile percepito dal contraffattore impone di considerare, come è del tutto evidente, non l’intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, quanto il margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della lesione del diritto di privativa.

  Ai fini della liquidazione basata sui benefici realizzati dall’autore della violazione, non si considera l’intero ricavo delle vendite, ma il margine di profitto effettivamente conseguito attraverso lo sfruttamento illecito della privativa.

• art. 125, comma 3, c.p.i.

  E’ da osservare, peraltro, che anche prima di tale intervento normativo, l’art. 125, prevedeva, al comma 1, che il risarcimento del danno andasse liquidato “anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto” e che pure nella vigenza del R.D. n. 929 del 1942 (c.d. legge marchi) si era evidenziato come al giudice non risultasse precluso il potere-dovere di commisurare il danno, nell’apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall’attività vietata.

  La restituzione degli utili costituisce una tecnica liquidatoria prevista in alternativa al risarcimento del lucro cessante o per la parte eccedente tale risarcimento; la sentenza collega questo criterio alla considerazione dei vantaggi economici effettivamente ricavati dall’attività illecita.

• art. 125, comma 3, c.p.i., come modificato dal D.Lgs. n. 140/2006

  questo ha modificato l’art. 125 c.p.i. con l’inserimento di un comma 3, prima inesistente, a mente del quale “(i)n ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

  Il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili dell’autore della violazione in alternativa al risarcimento del lucro cessante, oppure limitatamente alla parte in cui gli utili eccedono quest’ultimo.

• art. 125 c.p.i.

  Il nominato margine di profitto, poi, non consiste nella differenza tra il prezzo di acquisto (del bene poi rivenduto, o della materia prima, ove essa sia oggetto di trasformazione da parte dell’autore della violazione) e il prezzo di rivendita. Come rettamente osservato dalla Corte di appello, occorre considerare anche i costi particolari affrontati dalla società responsabile della contraffazione. Infatti, fattori negativi (quali ad esempio i costi produttivi e di distribuzione) concorrono a determinare l’utile e la mancata considerazione di essi porterebbe alla valorizzazione di un elemento economico diverso da quello preso in considerazione dalla norma.

  Nel determinare il margine di profitto da retrovertere vanno sottratti anche i costi specifici di produzione e distribuzione sostenuti dal contraffattore, poiché concorrono alla determinazione dell’utile effettivamente realizzato.

• art. 115 c.p.c.

  La ricorrente non chiarisce, infatti, come le questioni da essa poste, di cui la Corte di merito non si occupa (lo svilimento del prodotto, il rischio di associazione), fossero state fatte valere in giudizio: essa si limita ad assumere genericamente di aver dedotto, nella citazione in primo grado, che controparte commercializzava a prezzi infimi prodotti di bassissima qualità che contenevano alte percentuali di cadmio, ma non spiega se della spettanza di un risarcimento ancorato a tali evenienze fosse stato investito il giudice di appello.

  La norma è richiamata tra le violazioni dedotte, ma la Corte decide la censura relativa alle voci di danno non considerate in base alla mancata allegazione specifica della loro tempestiva deduzione nel giudizio di merito e alle regole di ammissibilità del ricorso per cassazione.

• art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  L’accertamento in questione, per cui il consumatore medio non avrebbe ragione di ricondurre l’articolo prodotto da Teddy alla società ricorrente non è sindacabile in questa sede, essendo di pertinenza esclusiva del giudice del merito, salvo non sia dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti (art. 350 c.p.c., n. 5) o una radicale anomalia motivazionale, nel senso chiarito da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054.

  La valutazione di fatto del giudice di merito non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti del mancato esame di un fatto decisivo discusso tra le parti o dell’anomalia motivazionale rilevante indicata dalla giurisprudenza di legittimità.

• art. 2600 c.c.

  La ricorrente non chiarisce, infatti, come le questioni da essa poste, di cui la Corte di merito non si occupa (lo svilimento del prodotto, il rischio di associazione), fossero state fatte valere in giudizio: essa si limita ad assumere genericamente di aver dedotto, nella citazione in primo grado, che controparte commercializzava a prezzi infimi prodotti di bassissima qualità che contenevano alte percentuali di cadmio, ma non spiega se della spettanza di un risarcimento ancorato a tali evenienze fosse stato investito il giudice di appello.

  La norma è menzionata tra quelle invocate dalla ricorrente, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione; il rigetto delle censure risarcitorie dipende dalla mancata indicazione della loro tempestiva deduzione e dall’insindacabilità degli accertamenti di fatto.

• art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

  ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

• art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

  ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  La disposizione è richiamata quale norma di inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, applicato dalla Corte per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

• La tutela per contraffazione del modello registrato può concorrere con quella per concorrenza sleale confusoria da imitazione servile quando la forma, oltre a possedere carattere individuale rispetto all’utilizzatore informato, sia dotata di capacità distintiva percepibile dal consumatore medio. La medesima condotta riproduttiva può integrare entrambi gli illeciti senza che occorrano condotte anticoncorrenziali ulteriori.
• La presenza di un marchio sul prodotto imitativo non esclude automaticamente la concorrenza sleale per imitazione servile: spetta al giudice di merito valutare, in concreto, se il marchio sia idoneo a escludere la confondibilità. La valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del mancato esame di un fatto decisivo discusso tra le parti o di un’anomalia motivazionale rilevante.
• Nel determinare gli utili del contraffattore ai fini della retroversione prevista dall’art. 125 c.p.i., il parametro è il margine di profitto e non il ricavo complessivo; devono essere considerati i costi particolari di produzione e distribuzione che concorrono alla formazione dell’utile.
• Chi deduce in cassazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare specifiche voci di danno deve indicare non solo di averle tempestivamente dedotte, ma anche lo specifico atto processuale in cui lo ha fatto, così da consentire il controllo della Corte sulla non novità della censura.

Come è indicizzato