Cassazione Civile, Ordinanza n. 39765/2021 del 13/12/2021

Esito

La controversia

La controversia nasce dalla commercializzazione, da parte di un produttore di vino, di un prodotto con denominazione "Il borro del diavolo". La società ricorrente, proprietaria di una tenuta e titolare di vari marchi nazionali, europei e internazionali contenenti i segni "Il Borro" o "Borro" per contraddistinguere vini, ha chiesto in giudizio l’inibitoria dell’uso del segno, il risarcimento del danno, la restituzione degli utili e il ritiro del prodotto dal mercato, deducendo contraffazione del marchio e concorrenza sleale confusoria. La controparte ha resistito sostenendo che "borro" fosse termine comune, descrittivo di una conformazione del terreno, e che l’aggiunta di "del diavolo" eliminasse ogni rischio di confusione; in via riconvenzionale ha anche chiesto la nullità di alcune registrazioni marchiarie per difetto di novità. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno escluso la contraffazione e la concorrenza sleale, qualificando il marchio della ricorrente come debole. In cassazione la società titolare dei marchi ha dedotto: 1) violazione della disciplina sui marchi per avere la Corte territoriale considerato "borro" parola comune senza adeguata verifica della sua aderenza concettuale al vino e senza valutare il rafforzamento del marchio per uso; 2) violazione delle norme sul rischio di confusione e sulla protezione del marchio europeo, sostenendo che il carattere forte del segno avrebbe imposto una diversa valutazione; 3) violazione dell’art. 2598 c.c., assumendo che la confondibilità dovesse essere apprezzata prescindendo da ulteriori elementi distintivi dell’uso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l’accertamento di merito secondo cui "borro" è termine di uso comune nell’ambiente agricolo, descrittivo di una conformazione del terreno e frequentemente impiegato in toponomastica di poderi e tenute, con conseguente qualificazione del marchio come debole. Ha escluso che la Corte d’appello si fosse sottratta alla verifica del collegamento logico tra segno e prodotto, rilevando che il giudice di merito aveva valorizzato un passaggio intermedio tra morfologia del terreno, uso toponomastico e identificazione di fondi agricoli e prodotti. Ha inoltre affermato che il preteso rafforzamento del marchio per secondary meaning richiede prova specifica, non surrogabile dalla sola notorietà del segno, e che tale prova non era stata adeguatamente dedotta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza sul mercato europeo era in parte nuova e comunque infondata, poiché un marchio europeo può essere considerato debole se il collegamento logico con il prodotto esiste anche solo per una parte dell’Unione e per una sola delle lingue dell’Unione. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la valutazione concreta della concorrenza sleale, fondata anche sulle modalità complessive di presentazione del prodotto e non sul solo segno isolato. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

• art. 360 c.p.c.

  I motivi sono stati veicolati come censure di violazione di legge; la Corte ha ricordato che l’accertamento in fatto sul significato e sull’uso comune del termine è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale di cui al n. 5.

• d.lgs. 30/2005, art. 13

  Il segno originariamente privo di capacità distintiva può acquistarla con l’uso, secondo il meccanismo del secondary meaning; la trasformazione del marchio debole in forte deve però essere specificamente provata.

• d.lgs. 30/2005, art. 20

  È richiamato come norma sulla tutela del marchio e sul rischio di confusione, ma la Corte nega che, nel caso concreto, fosse violato il criterio di valutazione seguito dal giudice di merito.

• d.lgs. 30/2005, art. 21

  È richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dei limiti della tutela del segno, ma la Corte conferma la valutazione di merito sul carattere debole del marchio.

• r.d. 929/1942, art. 18

  Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina marchiaria previgente.

• Regolamento CE 207/2009, artt. 7 e 12

  Richiamati dalla ricorrente per sostenere l’erroneità della valutazione sulla distintività e sulla tutela del marchio comunitario.

• Regolamento UE 2015/2424, art. 9

  Richiamato nel secondo motivo in tema di tutela del marchio dell’Unione e del rischio di confusione.

• art. 2598 c.c.

  La concorrenza sleale confusoria richiede una valutazione concreta dell’idoneità confusoria dell’insieme delle modalità della condotta commerciale, incluse presentazione, etichettatura e confezionamento, non del solo segno isolatamente considerato.

• d.P.R. 115/2002, art. 13

  comma 1-quater; comma 1-bis

  È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto.

Massime di principio

• Un marchio costituito da un termine descrittivo o di uso comune in un determinato settore può essere validamente registrato solo se, nel contesto di riferimento, conserva una capacità distintiva sufficiente; la qualificazione come marchio debole comporta una tutela più limitata contro le varianti del segno.
• Per i marchi deboli, anche modificazioni o aggiunte non meramente formali possono essere idonee a escludere la confondibilità, purché alterino il segno in modo tale da farne percepire un nucleo espressivo diverso dal marchio anteriore.
• Il rafforzamento di un marchio originariamente debole per effetto dell’uso presuppone una prova specifica dell’acquisto di capacità distintiva o di una reale trasformazione del segno; la sola notorietà commerciale non basta.
• Nel giudizio sulla contraffazione e sul rischio di confusione, il giudice deve considerare il segno nel suo complesso e il contesto concreto di utilizzazione, non solo la sua conformazione astratta o isolata.
• In tema di marchio dell’Unione, la debolezza del segno può dipendere anche da un collegamento logico esistente solo in una parte del territorio dell’Unione o in una sola delle lingue rilevanti; ai fini della registrabilità è sufficiente una causa di impedimento anche parziale.
• La concorrenza sleale confusoria va accertata in concreto, valorizzando tutte le modalità di presentazione del prodotto e dell’attività imprenditoriale, comprese etichetta, confezione e indicazioni del produttore.

Come è indicizzato