Cassazione Civile, Ordinanza n. 12808/2026 del 05/05/2026

Esito

La controversia

La controversia riguarda l’opposizione alla registrazione del marchio "RTL 102.5 GROOVE" depositato per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva respinto la domanda, accogliendo l’opposizione proposta da un’altra società titolare di segni anteriori contenenti la sigla "RTL", ritenendo sussistente rischio di confusione e associazione. La Commissione dei ricorsi aveva poi riformato il provvedimento amministrativo, valorizzando il preuso e soprattutto la lunga coesistenza di due famiglie di marchi accomunate dal lemma "RTL", ritenendo che tale coesistenza avesse escluso il rischio di confusione. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sul rischio di confusione e sull’opposizione, sostenendo che la c.d. preclusione per coesistenza non sarebbe applicabile alle famiglie di marchi ma solo al singolo marchio, e che non potesse comunque farsi questione della validità del titolo anteriore dell’opponente; 2) violazione delle norme sulla coesistenza in buona fede e sul riparto dell’onere probatorio, sostenendo che la buona fede del titolare del marchio posteriore non fosse accertabile in sede amministrativa e che fosse stata illegittimamente presunta, con impropria inversione dell’onere della prova; 3) nullità per motivazione apparente, perché la sentenza avrebbe dato per non smentita la titolarità del marchio anteriore del 1991 senza confrontarsi con le contestazioni svolte nel parallelo giudizio civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il principio di preclusione per coesistenza, nato nella giurisprudenza unionale, può applicarsi anche alla situazione di una famiglia di marchi, quando la lunga e pacifica convivenza di segni accomunati da un elemento distintivo centrale ha fatto venire meno il rischio di confusione. Ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, chiarendo che la valutazione della coesistenza e del rischio di confusione è consentita nel giudizio di opposizione e che la buona fede, ai fini del principio in esame, va intesa come correttezza imprenditoriale e può essere desunta in via presuntiva dalla prolungata coesistenza dei segni; ha inoltre escluso che si trattasse di presunzione di colpa ex art. 2600 c.c., perché non era stato accertato un atto di concorrenza sleale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sulla presunzione di buona fede e sulla coesistenza ultradecennale, senza rilievo decisivo delle contestazioni sulla nullità del titolo anteriore pendenti in altro giudizio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della controparte privata, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero.

Norme richiamate

• art. 136-terdecies d.lgs. n. 30/2005

  indicato come base del ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione dei ricorsi in materia marchi

• art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2005

  norma sul rifiuto di registrazione per rischio di confusione, interpretata alla luce della coesistenza di lungo periodo e della capacità distintiva acquisita dai segni

• art. 12, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2005

  richiamato come riferimento al pericolo di confusione in concreto tra i segni distintivi

• art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2005

  evocato quale norma sulla tutela del marchio e sul rischio di confusione, escluso in presenza di prolungata coesistenza dei segni

• artt. 177, 178 e 180 d.lgs. n. 30/2005

  richiamati per sostenere i limiti del giudizio di opposizione e l’asserita inammissibilità di questioni sulla validità del titolo anteriore

• art. 19 d.lgs. n. 30/2005

  menzionato con riguardo alla nullità della registrazione del marchio, tema ritenuto estraneo al giudizio amministrativo di opposizione

• art. 2697 c.c.

  richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova e alla dedotta impossibilità di presumere la buona fede

• art. 2600 c.c.

  escluso come parametro decisivo, perché non era stata accertata concorrenza sleale ma applicato il principio unionale di preclusione per coesistenza

• art. 111, comma 6, Cost.

  invocato nel motivo di nullità per difetto di motivazione

• art. 115 c.p.c.

  invocato nel motivo di nullità per pretesa erronea valutazione della non contestazione

• art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

  invocato nel motivo di nullità per motivazione apparente o inesistente

• art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  richiamato nel dispositivo per il possibile raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

• Il principio di preclusione per coesistenza può operare anche quando la tutela del marchio involga una famiglia di marchi, se l’elemento distintivo comune è da lungo tempo utilizzato in modo pacifico da più segni riferibili alla stessa impresa e il pubblico ha ormai acquisito capacità di distinguerli, con conseguente venir meno del rischio di confusione.
• Nel giudizio di opposizione alla registrazione del marchio l’autorità competente deve valutare tutti gli elementi pertinenti del caso concreto che incidono sul rischio di confusione, inclusa l’esistenza di una coesistenza consolidata tra i segni e la loro eventuale appartenenza a una famiglia di marchi.
• La buona fede rilevante ai fini della coesistenza tra marchi va intesa come correttezza nella condotta imprenditoriale e assenza di una strategia commerciale sleale di appropriazione del segno altrui; essa può essere desunta in via presuntiva da fatti noti, come la lunga e pacifica convivenza dei segni sul mercato.
• La presunzione di buona fede elaborata in materia di preclusione per coesistenza non coincide con la presunzione di colpa propria della concorrenza sleale; se non è accertato un illecito concorrenziale, non trova applicazione l’art. 2600 c.c.
• Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non è configurabile quando la censura non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione si fonda su una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, quale l’accertata coesistenza pacifica e ultradecennale dei marchi.

Come è indicizzato