Cassazione Civile, Ordinanza n. 21565/2021 del 27/07/2021

Esito

La controversia

Una società convenne dinanzi al tribunale di Milano la titolare di un brevetto europeo relativo a un'unità costruttiva per impianto di riscaldamento compatto, chiedendo l'accertamento della nullità del brevetto, nonché la declaratoria di concorrenza sleale e le conseguenti misure inibitorie e risarcitorie. La convenuta resistette e propose domanda riconvenzionale di accertamento della validità del brevetto, deducendo che il prodotto realizzato dall'attrice, denominato Compact Block, ne costituiva contraffazione. Il tribunale dichiarò la nullità della frazione italiana del brevetto come invenzione industriale, convertendola in modello di utilità, e respinse il resto; la corte d'appello riformò integralmente, ritenne valido il brevetto, accertò la contraffazione del prodotto dell'attrice, dispose inibitoria, ritiro dal mercato, penali giornaliere, risarcimento danni e pubblicazione della sentenza. In cassazione la soccombente articolò sette motivi: con i primi cinque contestò, sotto vari profili, la qualificazione del trovato come invenzione industriale e non modello di utilità, l'asserita mancata individuazione del problema tecnico risolto, la valutazione delle risultanze peritali e l'accertamento della contraffazione; con il sesto denunciò un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo sull'importo della penale per violazione dell'inibitoria; con il settimo, subordinato, dedusse ultrapetizione sull'importo della penale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto e quinto perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, ha ritenuto fondato il sesto motivo per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo in ordine all'ammontare della penale (5.000 euro nella motivazione e 50.000 euro nel dispositivo), e ha dichiarato assorbito il settimo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

• artt. 45 e segg. d.lgs. n. 30 del 2005

  richiamati per la disciplina dei requisiti e della validità del brevetto per invenzione industriale e per la distinzione rispetto al modello di utilità

• artt. 2585 e 2592 c.c.

  richiamati in tema di tutela della proprietà industriale e concorrenza

• artt. 115 e 116 c.p.c.

  la violazione di tali norme non può essere dedotta per contestare il libero apprezzamento delle prove o la valutazione del materiale istruttorio, salvo i casi tipici di utilizzazione di prove non dedotte o di attribuzione di valore legale errato

• art. 360, n. 5, c.p.c.

  il sindacato sulla motivazione è ammissibile solo nei rigorosi limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non per una mera diversa lettura delle prove

• art. 156 c.p.c.

  il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza quando non consente di individuare con certezza la statuizione del giudice

• art. 112 c.p.c.

  richiamato nel motivo assorbito per dedotta ultrapetizione sull'importo della penale

Massime di principio

• L'invenzione industriale presuppone la soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, idonea a produrre un risultato industriale innovativo; il problema tecnico e la sua soluzione sono strettamente connessi e possono emergere dalla stessa struttura funzionale del trovato.
• La distinzione tra invenzione industriale e modello di utilità dipende dall'accertamento in fatto del contenuto tecnico della soluzione e del grado di innovazione; tale apprezzamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione come mero dissenso sul merito.
• In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove o delle consulenze tecniche in una denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che si alleghi l'utilizzazione di prove non introdotte o l'applicazione di un criterio legale di valutazione diverso da quello prescritto.
• Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente indicato e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
• Il contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo su un punto decisivo della condanna, quale l'entità di una penale, determina nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e impone cassazione con rinvio; non è sufficiente la mera correzione dell'errore materiale se non è possibile ricostruire con certezza la statuizione effettivamente resa.

Come è indicizzato