Cassazione Civile, Ordinanza n. 25070/2021 del 16/09/2021

Esito

La controversia

La società ricorrente aveva convenuto in giudizio il titolare di un nome a dominio e la società che ne consentiva la visualizzazione in rete, deducendo di essere titolare del marchio "Nonsolomoda", registrato anni prima, e di una trasmissione televisiva omonima diffusa da lungo tempo. Sosteneva che il convenuto avesse registrato il dominio www.nonsolomoda.it per promuovere la propria attività di sarto e la vendita di prodotti di telefonia, con conseguente violazione del marchio, concorrenza sleale e diritto al risarcimento; contestava inoltre la responsabilità del provider per la permanenza online dei contenuti dopo le diffide. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo il segno privo di reale capacità distintiva, escludendo la prova del danno e negando la responsabilità del provider. Con il ricorso per cassazione la società attrice deduceva: violazione degli artt. 13 e 22 c.p.i. per errata valutazione della registrabilità e tutela del marchio e del domain name; nullità della sentenza per contraddittorietà sulla distintività acquisita tramite uso e trasmissione televisiva; omesso esame di un fatto decisivo sulla registrazione del marchio per classi merceologiche compatibili con le attività del convenuto; omessa pronuncia sulla concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; violazione dell'art. 125 c.p.i. e delle norme sulla prova per il rigetto della domanda risarcitoria; violazione della disciplina sul commercio elettronico per avere escluso la responsabilità dell'hosting provider nonostante le diffide.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo, secondo e terzo motivo sulla protezione del marchio e del nome a dominio, il quinto sulla mancata pronuncia sulla concorrenza sleale, il sesto sulla liquidazione e prova del danno in materia di proprietà industriale e il settimo sulla responsabilità dell'hosting provider. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata ad altra Corte d'appello, individuata in quella di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

• art. 13 c.p.i.

  La Corte ha chiarito che occorre verificare se un segno, anche composto da parole di uso comune, possa acquistare carattere distintivo per effetto della combinazione degli elementi o dell'uso, e quindi essere validamente registrato come marchio.

• art. 22 c.p.i.

  Il divieto di uso di un segno identico o simile al marchio preesistente si estende anche al nome a dominio utilizzato nell'attività economica; per i marchi rinomati opera anche in assenza di affinità tra prodotti o servizi, se il segno trae indebito vantaggio o reca pregiizio.

• art. 20 c.p.i.

  L'articolo è richiamato come disciplina sostanziale estesa dall'art. 22 c.p.i. ai domain name usati nell'attività economica.

• art. 125 c.p.i.

  In materia di proprietà industriale il danno può essere liquidato in via globale sulla base degli atti e delle presunzioni; se non è dimostrato il mancato guadagno, il lucro cessante può essere determinato con il criterio della giusta royalty o royalty virtuale.

• art. 2598 c.c.

  L'appropriazione o contraffazione di un marchio mediante segni distintivi confondibili può integrare anche concorrenza sleale, azionabile congiuntamente alla tutela del marchio.

• art. 112 c.p.c.

  Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente riproposte; l'omessa pronuncia sulla concorrenza sleale integra vizio denunciabile.

• art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

  La motivazione è apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio e il fondamento della decisione.

• art. 2697 c.c.

  È richiamato nel contesto della censura sulla prova del danno e sulla ripartizione dell'onere probatorio.

• art. 116 c.p.c.

  È richiamato in relazione alla valutazione delle prove e degli elementi indiziari sulla domanda risarcitoria.

• art. 16 d.lgs. n. 70/2003

  La responsabilità dell'hosting provider sussiste se, avuta conoscenza legale dell'illecito, non rimuove tempestivamente i contenuti o non disabilita l'accesso, potendo attivarsi utilmente e essendo ragionevolmente constatabile l'illiceità.

• art. 17 d.lgs. n. 70/2003

  Conferma che il prestatore non è soggetto a un obbligo generale di sorveglianza o di ricerca attiva di fatti illeciti, ma ciò non esclude la verifica delle condizioni specifiche della responsabilità dell'hosting provider.

• art. 14 dir. 2000/31/CE

  È richiamato quale base comunitaria della disciplina dell'hosting, secondo cui il prestatore non risponde dei dati memorizzati se, dopo la conoscenza dell'illecito, rimuove o disabilita rapidamente l'accesso.

Massime di principio

• Un segno composto da termini di uso comune può essere tutelabile come marchio se la combinazione degli elementi gli attribuisce una autonoma capacità distintiva, che il giudice di merito deve accertare in concreto.
• La tutela contro l'uso di un nome a dominio identico o simile a un marchio registrato si estende, oltre al rischio di confusione, anche ai marchi rinomati e ai casi di indebito vantaggio o pregiudizio arrecato dalla registrazione o uso del dominio.
• La motivazione che escluda la distintività acquisita per uso è apparente se non spiega perché la diffusione del segno nel pubblico non abbia prodotto un significato ulteriore e distintivo rispetto al significato meramente descrittivo.
• L'illecito di contraffazione del marchio può costituire anche atto di concorrenza sleale, sicché la domanda ex art. 2598 c.c. va esaminata autonomamente anche se proposta insieme alla tutela del marchio.
• In materia di proprietà industriale, il danno può essere provato anche per presunzioni e, in difetto di prova del lucro cessante, può essere liquidato secondo la giusta royalty o royalty virtuale come minimo risarcitorio.
• La responsabilità dell'hosting provider non dipende da un obbligo generale di controllo preventivo, ma dalla conoscenza legale dell'illecito, dalla concreta possibilità di intervenire e dall'omessa tempestiva rimozione o disabilitazione dei contenuti illeciti.

Come è indicizzato