Cassazione Civile, Ordinanza n. 21832/2021 del 29/07/2021

Esito

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di proprietà industriale relativo a un brevetto europeo convalidato in Italia, concernente un dispositivo di sicurezza per cartucce perforabili di gas liquido pressurizzato destinate ad apparecchi da campeggio. La società attrice in primo grado ha chiesto accertarsi la nullità del brevetto avversario per difetto di altezza inventiva e, comunque, la non interferenza del proprio dispositivo con il brevetto altrui dopo l'introduzione di una nuova normativa UNI. Le convenute hanno resistito e proposto domanda riconvenzionale di contraffazione, con richiesta di inibitoria, ritiro dal commercio, risarcimento del danno, retroversione degli utili e pubblicazione della sentenza. In primo grado le domande attoree sono state respinte e la riconvenzionale accolta; in appello la decisione è stata confermata salvo la pubblicazione del solo dispositivo. In cassazione la società soccombente ha proposto tre motivi: (1) ha contestato la condanna alla retroversione degli utili sostenendo che l'istituto richiederebbe la prova del danno da lucro cessante e dell'elemento soggettivo del contraffattore, e che non sarebbe applicabile in assenza di colpa o dolo; (2) ha censurato la determinazione dell'utile reversibile, lamentando errori nel calcolo dei costi e nel mancato scomputo dei profitti riferibili a un proprio brevetto successivo asseritamente dipendente; (3) ha denunciato violazione delle regole sull'onere della prova e motivazione apparente in relazione al numero di cartucce contraffatte e al momento di cessazione della produzione dei prodotti interferenti, sostenendo che la prova della contraffazione e della sua estensione temporale dovesse gravare integralmente sul titolare del brevetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività della notificazione, ritenendo valida la riattivazione del procedimento notificatorio dopo il primo esito negativo e osservando che la notifica presso il procuratore poteva essere effettuata facendo riferimento al domicilio professionale risultante dall'albo, non essendo dirimente la conoscenza informale del trasferimento di studio. Nel merito, la Corte ha affermato che, in materia di proprietà industriale, la richiesta di retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. è una domanda autonoma che può essere proposta in alternativa al risarcimento del lucro cessante, senza necessità di provare che il titolare abbia effettivamente subito un mancato guadagno; ha inoltre stabilito che tale rimedio non richiede la prova del dolo o della colpa del contraffattore, operando anche in caso di violazione incolpevole. Ha poi ritenuto inammissibili o infondate le doglianze sui criteri di calcolo dell'utile e sul preteso rilievo del brevetto successivo della ricorrente. Quanto alla prova della contraffazione, la Corte ha precisato che l'onere grava sul titolare del diritto violato per tutta l'estensione quantitativa e temporale della violazione, ma ha confermato, nel caso concreto, la valutazione di merito che aveva reputato non dimostrata dalla ricorrente la cessazione della produzione dei prodotti interferenti in una data anteriore a quella ritenuta dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto.

Norme richiamate

• art. 125 c.p.i.

  Il comma 1 richiama le regole generali sul risarcimento del danno e consente di valorizzare, tra gli altri aspetti pertinenti, i benefici realizzati dall'autore della violazione; il comma 2 ammette la liquidazione forfettaria in somma globale; il comma 3 attribuisce al titolare del diritto leso, in ogni caso, la facoltà di chiedere la restituzione degli utili realizzati dal violatore, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o per la parte eccedente tale risarcimento, quale rimedio autonomo di natura mista, compensatoria e dissuasiva.

• art. 1223 c.c.

  È richiamato come regola generale per delimitare il danno risarcibile a perdita subita e mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'illecito.

• art. 1226 c.c.

  Consente la liquidazione equitativa del danno quando non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

• art. 1227 c.c.

  Rileva ai fini della riduzione o esclusione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato o per danni evitabili con l'ordinaria diligenza.

• art. 2056 c.c.

  Opera quale rinvio alla disciplina civilistica del risarcimento del danno, applicata anche in materia di proprietà industriale per la liquidazione del pregiudizio risarcibile.

• art. 2600 c.c.

  È richiamato per il regime della colpa presunta negli atti di concorrenza sleale, posto a raffronto con la disciplina delle privative industriali.

• art. 67 c.p.i.

  È l'eccezione espressamente richiamata dalla Corte in tema di riparto dell'onere della prova nelle contraffazioni di brevetti di procedimento.

• art. 121 c.p.i.

  L'onere di provare la contraffazione grava sul titolare del diritto violato e tale regola si estende all'intera dimensione quantitativa e temporale della violazione.

• art. 121 c.p.i.

  È richiamato per i limiti alla produzione documentale nelle fasi tecniche: l'ampliamento dei termini non consente produzioni tardive oltre la chiusura della consulenza senza valida giustificazione.

• art. 121-bis c.p.i.

  È menzionato tra gli strumenti probatori e cautelari utilizzabili dal titolare del diritto per dimostrare la violazione.

• art. 129 c.p.i.

  È richiamato tra i rimedi e gli strumenti cautelari e probatori posti a disposizione del titolare del diritto di privativa.

• art. 131 c.p.i.

  È richiamato come norma che utilizza la nozione di violazione a prescindere dall'elemento soggettivo, a sostegno della lettura oggettiva del rimedio restitutorio.

• art. 124 c.p.i.

  È evocato nel medesimo senso, quale disposizione che collega a una violazione oggettiva misure rimediali e inibitorie.

• art. 126 c.p.i.

  È richiamato insieme alle altre disposizioni del codice che prescindono dalla colpa per l'adozione di rimedi tipici.

• art. 71 c.p.i.

  È citato per spiegare che il brevetto successivo dipendente non elimina la contraffazione del brevetto anteriore, ma può al più fondare una licenza obbligatoria alle condizioni di legge.

• art. 325 c.p.c.

  È richiamato ai fini della tempestività del ricorso per cassazione.

• art. 330 c.p.c.

  La notificazione dell'impugnazione va effettuata presso il procuratore costituito nel domicilio eletto o, in mancanza, nel domicilio effettivo risultante dall'albo professionale.

• art. 285 c.p.c.

  È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.

• art. 112 c.p.c.

  È richiamato dalla ricorrente nel dedurre un vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta.

• art. 329 c.p.c.

  È richiamato nel motivo processuale sulla pretesa inammissibilità di censure d'appello e cassazione.

• art. 342 c.p.c.

  È richiamato nel motivo relativo alla specificità dell'appello.

• art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

  È richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente.

• art. 276, comma 5 c.p.c.

  È richiamato in relazione alla struttura della decisione collegiale e al vizio motivazionale denunciato.

• art. 360 c.p.c.

  È la base dei motivi di ricorso, dedotti come violazione di legge, nullità della sentenza e, nei limiti consentiti, vizio motivazionale.

• art. 384 c.p.c.

  È richiamato per enunciare i principi di diritto applicabili al caso.

• art. 183, comma 6 c.p.c.

  È citato in relazione al termine per le domande e le difese nel rito di merito, con riferimento alla tempestività della domanda di retroversione.

• art. 17 CEDU

  È richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla compatibilità dei rimedi con il diritto di proprietà.

• art. 54 Carta di Nizza

  È richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto difensivo.

• art. 8.2 TRIPs

  È richiamato dalla ricorrente e dalla Corte nel quadro dei rapporti tra disciplina nazionale e fonti internazionali.

• art. 13 Direttiva 2004/48/CE

  È interpretato come norma che impone un risarcimento adeguato al pregiudizio effettivo e consente agli Stati membri di considerare i benefici dell'autore della violazione e, in alcuni casi, una somma forfettaria o il recupero dei profitti.

• art. 45 TRIPs

  È letto come fonte che consente il recupero degli utili anche nei casi di violazione inconsapevole e che non esclude la tutela restitutoria nei casi consapevoli.

• art. 96, comma 3 c.p.c.

  È menzionato nella richiesta di condanna per responsabilità aggravata avanzata dalla controricorrente.

Massime di principio

• In materia di proprietà industriale, la retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. costituisce un rimedio autonomo rispetto al risarcimento del danno da lucro cessante: il titolare della privativa può domandarla senza dover provare che alla violazione sia corrisposto un proprio mancato guadagno specifico.
• La retroversione degli utili non richiede la prova dell'elemento soggettivo del contraffattore; il rimedio opera anche in caso di violazione incolpevole, perché il testo dell'art. 125, comma 3, c.p.i. consente la richiesta "in ogni caso".
• Il comma 3 dell'art. 125 c.p.i. va letto come disciplina speciale, di natura mista compensatoria e dissuasiva, che si affianca alla tradizionale tutela risarcitoria e non si esaurisce in essa.
• L'onere di provare la contraffazione, ai sensi dell'art. 121, comma 1, c.p.i., grava sul titolare del diritto violato e si estende alla dimensione quantitativa e temporale dell'illecito; il giudice può però utilizzare presunzioni, indizi e gli strumenti probatori e cautelari tipici della materia.
• La liquidazione dell'utile reversibile richiede di considerare il margine di profitto effettivo del contraffattore, cioè i ricavi al netto dei costi sostenuti, non l'intero fatturato realizzato con i prodotti contestati.
• Nel contenzioso brevettuale, l'esistenza di un brevetto successivo o dipendente non esclude di per sé la contraffazione del brevetto anteriore; tale circostanza può rilevare solo nei limiti in cui la legge consenta lo sfruttamento coordinato dei due titoli, ad esempio tramite licenza obbligatoria alle condizioni previste.
• La notificazione dell'impugnazione presso il procuratore deve essere eseguita nel domicilio professionale risultante dalle fonti ufficiali, e la parte notificante non perde il rispetto del termine se, dopo un tentativo non andato a buon fine per causa non imputabile, riattiva tempestivamente il procedimento notificatorio.
• La prova della cessazione della contraffazione, quando la violazione iniziale sia già provata, resta soggetta al riparto ordinario dell'onere probatorio e non si sposta automaticamente sul titolare del diritto soltanto perché sia controverso il momento finale dell'illecito; tuttavia il giudice può valorizzare presunzioni e la maggiore vicinanza alla prova della parte che ha prodotto il bene o controlla la linea produttiva.

Come è indicizzato