Cassazione Civile, Ordinanza n. 21566/2021 del 27/07/2021

Esito

La controversia

Una società titolare e la sua licenziataria hanno agito contro una concorrente per contraffazione di marchio, violazione dei segni distintivi, concorrenza sleale e nullità del marchio avversario. La lite riguardava l’uso e la registrazione del segno "TungLoy", ritenuto confondibile con il marchio anteriore "tungaloy" e con un marchio figurativo della ricorrente, in relazione a utensili e strumenti tecnici. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda di nullità del marchio anteriore, aveva accolto la convalidazione del marchio "TungLoy" ritenendo provato l’uso indisturbato per oltre vent’anni, e aveva conseguentemente rigettato le domande attrici. In appello la decisione è stata confermata. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti nove motivi: (1) violazione del giudicato interno e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancata considerazione dell’accertata affinità/confondibilità dei segni e della capacità distintiva del marchio attoreo; (2) nullità/motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. per esclusione della somiglianza e confondibilità dei marchi; (3) violazione degli artt. 12 e 20 c.p.i. per erronea valutazione della debolezza del marchio e della sua capacità distintiva; (4) omesso esame del marchio di fatto della ricorrente; (5)-(8) violazione dell’art. 48 r.d. 929/1942 e delle norme sulle presunzioni per avere ritenuto la buona fede e la convalidazione del marchio successivo nonostante la pretesa conoscenza del marchio anteriore, le diffide e il difetto del requisito del decorso quinquennale senza contestazioni; (9) violazione dell’art. 2598 c.c. per il rapporto tra concorrenza sleale e contraffazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la società titolare del marchio per difetto di valida procura speciale, ha esaminato il ricorso della licenziataria e lo ha rigettato, ritenendo infondati o inammissibili i motivi. Ha confermato che la convalidazione del marchio successivo, nel testo applicabile dell’art. 48 r.d. 929/1942, opera anche tra marchi registrati, richiede uso pubblico per almeno cinque anni, buona fede del titolare del segno successivo e conoscenza/tolleranza del segno da parte del titolare anteriore; ha inoltre affermato che la diffida stragiudiziale non impedisce di per sé la convalidazione, che la valutazione di fatto sulla conoscenza del marchio anteriore non era sindacabile nei limiti del giudizio di legittimità, e che la doglianza sulla concorrenza sleale era inammissibile perché estranea alla ratio decidendi o proposta come violazione di legge anziché come omessa pronuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società titolare del marchio per invalidità della procura speciale rilasciata all’estero, e ha rigettato il ricorso della licenziataria. È stata quindi confermata la sentenza d’appello che aveva riconosciuto la convalidazione del marchio "TungLoy" della concorrente e aveva respinto le domande di contraffazione, nullità e concorrenza sleale. Le spese sono state poste a carico solidale delle ricorrenti.

Norme richiamate

• art. 2909 c.c.

  Richiamato per la formazione del giudicato interno sulle statuizioni non impugnate.

• art. 324 c.p.c.

  Richiamato per il giudicato formale interno sulle parti della sentenza non devolute in appello.

• art. 132 c.p.c.

  La nullità per motivazione apparente ricorre solo se non è individuabile la ratio decidendi; nel caso la motivazione era chiara.

• artt. 12 e 20 d.lgs. n. 30 del 2005

  Richiamati dai ricorrenti per la tutela del marchio e la confondibilità, ma la Corte non ha ravvisato violazione nella valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito.

• art. 48 r.d. n. 929 del 1942

  La convalidazione del marchio successivo confondibile richiede uso pubblico per cinque anni, buona fede del titolare del segno successivo e conoscenza/tolleranza del segno da parte del titolare anteriore; la diffida stragiudiziale non basta a impedire la decadenza dall'azione di nullità o contraffazione.

• art. 35 l.m.

  La cessazione della pubblicazione del Bollettino non esclude l’operatività dell’istituto della convalidazione, interpretato in modo evolutivo e sistematico.

• art. 112 c.p.c.

  Il motivo sulla concorrenza sleale è stato ritenuto sostanzialmente inammissibile perché, se si lamentava un’omessa considerazione di domande specifiche, il vizio andava dedotto come omessa pronuncia.

• art. 2598 c.c.

  Le norme sulla concorrenza sleale non si applicano quando l’atto concorrenziale si identifica nella stessa lesione del marchio registrato.

• art. 360, n. 5, c.p.c.

  La censura sulla ricostruzione dei fatti e sulla prova non era scrutinabile nei limiti del vizio motivazionale attuale.

• art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

  Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriore specificazione.

Massime di principio

• La procura speciale rilasciata all’estero per un giudizio civile italiano deve rispettare le forme compatibili con la legge processuale italiana; nella scrittura privata autenticata è essenziale che il pubblico ufficiale attesti la firma apposta in sua presenza e l’identità del sottoscrittore.
• La nullità per motivazione apparente è configurabile solo quando non sia individuabile la ratio decidendi; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
• Nel giudizio di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa valutazione del fatto alla ricostruzione compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale deducibile.
• La convalidazione del marchio successivo confondibile, nel regime dell’art. 48 r.d. 929/1942 applicabile ratione temporis, opera anche nei conflitti tra marchi entrambi registrati e non solo tra marchio di fatto e marchio registrato.
• Per la convalidazione occorrono uso pubblico del segno per almeno cinque anni, buona fede dell’utilizzatore e conoscenza/tolleranza del titolare del segno anteriore; la semplice diffida stragiudiziale non equivale a esercizio idoneo dell’azione e non impedisce di per sé la decadenza.
• L’interpretazione dell’istituto della convalidazione deve essere evolutiva e sistematica, così da mantenere coerenza con l’assetto dell’ordinamento anche dopo modifiche normative e mutamenti dei mezzi di pubblicazione.
• La doglianza di violazione dell’art. 2598 c.c. è inammissibile se la sentenza non ha deciso su autonome condotte di concorrenza sleale ma solo sulla concorrenza dipendente dalla lesione del marchio; in caso di omessa considerazione di un motivo di gravame, il vizio corretto è l’omessa pronuncia.
• L’accertata mancanza di prova della conoscenza del marchio anteriore da parte del titolare del segno successivo è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato