Cassazione Civile, Ordinanza n. 21738/2023 del 20/07/2023

Esito

La controversia

La controversia nasce dall'uso del segno denominativo e figurativo "Valentina" per borse in pelle, anche tramite il sito "www.valentinabag.it", e dalla registrazione di due marchi nazionali recanti tale parola da parte della resistente. La società ricorrente, titolare di marchi anteriori "Valentino" e "Mario Valentino" per prodotti delle classi 25 e 18, ha chiesto: la declaratoria di nullità dei marchi successivi; l'accertamento della contraffazione dei propri marchi; la declaratoria di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; inibitorie; la modifica della denominazione sociale di una delle controparti; la rimozione del nome a dominio; il risarcimento dei danni. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno respinto le domande. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto, con sei motivi, principalmente: (1) falsa applicazione delle norme sulla tutela dei marchi rinomati per avere la Corte territoriale richiesto cumulativamente indebito vantaggio e pregiudizio anziché alternativamente; (2) erronea valutazione della rinomanza del marchio alla data attuale invece che al momento del deposito del marchio successivo e del primo uso del segno; (3) errata limitazione dell'accertamento della rinomanza al solo settore delle borse, senza valorizzare anche la notorietà nel settore calzature; (4) erroneo raffronto tra marchi registrati, perché la Corte avrebbe confrontato i marchi della resistente con i segni concretamente usati dalla ricorrente, anziché con i segni depositati e registrati, e senza adeguata considerazione della natura denominativa dei marchi; (5) omessa pronuncia sulla domanda di modifica della denominazione sociale e di rimozione del nome a dominio; (6) omessa pronuncia sulla concorrenza sleale. Le resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale sull'assorbita questione di convalidazione dei marchi.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo e, nei limiti di ragione, il quarto motivo del ricorso principale; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese. Ha enunciato due principi di diritto: per la nullità del marchio successivo che si assuma simile a marchio rinomato, la rinomanza del marchio anteriore va valutata al momento del deposito del primo; per la contraffazione ex art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i., la rinomanza va valutata al momento in cui il marchio successivo ha iniziato a essere usato. Inoltre, per la nullità e l'uso vietato di marchi denominativi, il giudizio va condotto sui segni come depositati e registrati, non sulle concrete modalità di utilizzo. La Corte del rinvio dovrà riesaminare la rinomanza e, se del caso, la contraffazione e le ulteriori domande assorbite.

Norme richiamate

• art. 12, comma 1, lett. e), c.p.i.

  La rinomanza del marchio anteriore rileva come impedimento alla registrazione del marchio successivo, ma deve essere accertata con riferimento al momento del deposito del primo marchio contestato.

• art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i.

  La tutela contro l'uso del segno successivo va valutata alla luce della rinomanza del marchio anteriore nel momento in cui il segno successivo ha iniziato a essere utilizzato.

• art. 25 c.p.i.

  Norma richiamata insieme alle disposizioni sulla tutela dei marchi rinomati e sulla nullità/contraffazione.

• art. 9, par. 2, lett. c), reg. UE n. 2017/1001

  Richiamata per la tutela dei marchi dell'Unione con rinomanza, in termini sostanzialmente corrispondenti alla disciplina nazionale.

• art. 9, par. 1, lett. c), reg. CE n. 207/09

  Richiamata come previgente disciplina europea sulla tutela dei marchi rinomati.

• art. 12, comma 1, lett. b), c.p.i.

  Nel giudizio di nullità per somiglianza tra marchi denominativi, il raffronto deve riguardare i segni depositati e registrati.

• art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i.

  Per l'uso vietato di un segno simile a marchio denominativo precedente, rileva il marchio come registrato, non le sue modalità concrete di impiego.

• art. 112 c.p.c.

  Le censure di omessa pronuncia sulle domande ulteriori restano assorbite in ragione della cassazione con rinvio e potranno essere riproposte al giudice di rinvio.

• art. 22 c.p.i.

  Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di modifica della denominazione sociale e di rimozione del nome a dominio.

• art. 2598 c.c.

  La domanda di concorrenza sleale è rimasta assorbita; la ricorrente sosteneva la sua autonomia rispetto alla sola confondibilità dei marchi.

• art. 28 c.p.i.

  Richiamato nel ricorso incidentale sulla convalidazione del marchio, ma la relativa censura è rimasta assorbita.

Massime di principio

• Ai fini della nullità di un marchio successivo per interferenza con un marchio altrui rinomato, la rinomanza del marchio anteriore va verificata con riferimento al momento del deposito del segno contestato, non a un momento successivo.
• Nel giudizio di contraffazione fondato sulla tutela rafforzata del marchio rinomato, la rinomanza del marchio anteriore va apprezzata al momento in cui il segno asseritamente lesivo ha iniziato a essere usato.
• La tutela del marchio rinomato opera anche oltre i prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, ma presuppone comunque un accertamento corretto e temporalmente collocato della rinomanza.
• Quando si controverte sulla nullità o sulla contraffazione di marchi denominativi, il giudizio di comparazione deve avere ad oggetto i segni come registrati o richiesti, non le varianti grafiche o le concrete modalità di utilizzo adottate dall'avente diritto.
• Un motivo di ricorso che cumuli più censure può essere ammissibile se consente di distinguere chiaramente le doglianze formulate, così da permetterne l'esame separato.
• Le domande ulteriori rimaste assorbite dalla decisione di accoglimento possono essere riproposte al giudice di rinvio.

Come è indicizzato