Cassazione Civile, Ordinanza n. 11031/2025 del 27/04/2025

Esito

La controversia

La controversia nasce da due linee di gioielli commercializzate dalla società ricorrente: secondo la Corte d'appello, i gioielli della linea "Eiffel" e il relativo materiale promozionale avrebbero contraffatto i marchi "Gancini" di titolarità della società resistente, oltre a integrare atti di concorrenza sleale. Il Tribunale aveva invece escluso la contraffazione e rigettato le domande riconvenzionali. In appello, la decisione è stata riformata e la ricorrente è stata condannata a inibitoria, ritiro e distruzione dei prodotti e del materiale pubblicitario, pubblicazione del dispositivo, restituzione degli utili e risarcimento danni. Con il ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 20 c.p.i. per avere la Corte ritenuto la contraffazione valorizzando una forma del prodotto che sarebbe stata solo estetica o necessitata e non distintiva; 2) violazione dell'art. 20 c.p.i. per non avere considerato che la forma necessitata del gioiello costituirebbe un "giusto motivo" ai sensi della tutela dei marchi rinomati; 3) violazione dell'art. 2598 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la concorrenza sleale non sarebbe stata specificamente inquadrata in una delle fattispecie tipiche e contestando l'affermazione di vantaggi indebiti e agganciamento; 4) violazione dell'art. 126 c.p.i. per la pubblicazione del dispositivo in misura più ampia rispetto al provvedimento cautelare; 5) violazione dell'art. 125 c.p.i. per la liquidazione cumulativa, da un lato, della retroversione degli utili e, dall'altro, di una somma pari alle royalties per l'uso dei segni, ritenuta duplicativa. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi e ha accolto il quinto, ritenendo errata la cumulazione di criteri risarcitori alternativi o complementari riferiti al medesimo pregiudizio da lucro cessante.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, confermando l'impostazione della sentenza impugnata quanto all'accertamento della contraffazione, della concorrenza sleale e alla pubblicazione del dispositivo. Ha invece accolto il quinto motivo, cassando la sentenza d'appello limitatamente al capo relativo alla liquidazione del danno/utile per violazione dei diritti di proprietà industriale. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese, affinché ridetermini il quantum evitando duplicazioni tra restituzione degli utili e criterio della giusta royalty, nel rispetto dell'art. 125 c.p.i.

Norme richiamate

• art. 20 c.p.i.

  La tutela del marchio viene ricondotta alla fattispecie di cui alla lettera b) per il rischio di confusione; la Corte esclude che la censura possa reggersi su un diverso presupposto di fatto non risultante dalla sentenza impugnata. L'uso ornamentale o decorativo del segno non esclude di per sé la contraffazione se permane la confondibilità per il pubblico.

• art. 9, par. 2, R.M.U.E.

  È richiamato come fondamento della protezione del marchio dell'Unione sulla base del rischio di confusione.

• art. 21 c.p.i.

  La limitazione degli effetti del marchio per esigenze di disponibilità è richiamata come ipotesi eccezionale non dedotta nel giudizio di merito.

• art. 14 R.M.U.E.

  È richiamato, in parallelo all'art. 21 c.p.i., quale disciplina delle limitazioni degli effetti del marchio dell'Unione.

• art. 2598 c.c.

  La concorrenza sleale viene confermata in presenza di condotte confusorie e di vantaggi indebiti derivanti dall'agganciamento al marchio altrui; la censura che non si confronta con tale ratio è inammissibile.

• art. 126 c.p.i.

  La pubblicazione della sentenza è qualificata come misura discrezionale, autonoma rispetto al danno e non sindacabile in cassazione nei limiti del giudizio di legittimità.

• art. 125 c.p.i.

  La norma prevede criteri distinti per la liquidazione del lucro cessante: criteri equitativi/oggettivi e, in alternativa o in via complementare, la restituzione degli utili. Tali criteri non possono essere applicati cumulativamente per il medesimo pregiudizio in modo da duplicare il risarcimento.

• art. 1223 c.c.

  È richiamato come parametro generale del risarcimento del danno, unitamente agli artt. 1226 e 1227 c.c.

• art. 1226 c.c.

  È richiamato quale criterio di liquidazione equitativa del danno.

• art. 1227 c.c.

  È richiamato quale norma generale sulla riduzione del danno risarcibile e sul concorso del fatto del creditore.

• art. 360 c.p.c.

  La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, in particolare con riferimento al vizio motivazionale e alla necessità che la censura si confronti con la ratio decidendi.

Massime di principio

• Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto: il ricorrente deve assumere come dato il quadro fattuale accertato dal giudice di merito e confrontarsi con esso.
• Ai fini della contraffazione del marchio, il carattere decorativo o ornamentale del segno non esclude la tutela se il segno mantiene una somiglianza idonea a ingenerare confusione circa l'origine imprenditoriale dei prodotti.
• La deduzione del "giusto motivo" o dell'uso non distintivo del segno richiede un solido ancoraggio fattuale e processuale; non può essere prospettata in cassazione come mera diversa lettura dei fatti se tale base non emerge dalla sentenza impugnata.
• In tema di concorrenza sleale, la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere che il giudice ha ravvisato condotte confusorie e indebito agganciamento al segno altrui; la critica che non si confronta con questa ratio è inammissibile.
• La pubblicazione della sentenza che accerta la violazione di diritti di proprietà industriale è misura autonoma e discrezionale, non strettamente ancorata alla prova del danno e non sindacabile in cassazione se logicamente motivata.
• L'art. 125 c.p.i. consente diversi criteri di liquidazione del pregiudizio da contraffazione, ma essi sono alternativi o comunque non cumulabili in modo da determinare una duplicazione del ristoro per il medesimo lucro cessante; la giusta royalty costituisce un minimo risarcitorio, non necessariamente un importo fisso e insuperabile.

Come è indicizzato