Cassazione Civile, Ordinanza n. 07504/2023 del 15/03/2023

Esito

La controversia

La controversia riguarda due segni distintivi usati nel settore delle distillerie. In primo grado una società aveva chiesto l’accertamento della nullità, per difetto di novità, del marchio "Polo lux vodka" e l’inibitoria del suo ulteriore uso, assumendo che il segno fosse contraffattorio dei marchi anteriori "Poli". Il giudice di merito ha accolto la domanda e ha respinto la riconvenzionale della titolare del marchio posteriore, che invocava la rinuncia/decadenza per non uso dei segni anteriori e soprattutto la convalidazione del proprio marchio ex art. 28 c.p.i. In Cassazione la società soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 28 c.p.i., sostenendo che il quinquennio di tolleranza dovesse decorrere dalla conoscenza effettiva dell’uso del marchio posteriore, già avvenuta con una diffida inviata nel 2007, e non dalla registrazione del segno, avvenuta nel 2010; secondo la ricorrente, la normativa europea e la sentenza Budvar imporrebbero di considerare sufficiente la conoscenza dell’uso e la tolleranza protratta per cinque anni senza azione giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha confermato che, ai fini della convalidazione/preclusione per tolleranza, non basta la mera conoscenza dell’uso del marchio posteriore, ma occorre che il marchio sia registrato e che il titolare del marchio anteriore sia consapevole sia della registrazione sia dell’uso del segno dopo la registrazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (in particolare Budvar) e la propria precedente decisione n. 18736/2018, precisando che la registrazione è condizione necessaria ma non sufficiente e che resta necessario provare la conoscenza effettiva dell’uso successivo alla registrazione. La sentenza impugnata è stata quindi solo corretta nella motivazione, ai sensi dell’art. 384 ult. comma c.p.c., quanto al riferimento alla registrazione come "conoscenza legale" del segno, ma il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

• art. 28 c.p.i.

  La convalidazione del marchio posteriore richiede la tolleranza per cinque anni consecutivi di un marchio posteriore registrato; non è sufficiente la mera conoscenza dell’uso di fatto prima della registrazione.

• art. 24 c.p.i.

  Richiamato solo come base della domanda riconvenzionale di rinuncia/decadenza per non uso dei segni avversari.

• art. 384 ult. comma c.p.c.

  La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza incidere sul dispositivo, perché l’imprecisione non alterava la correttezza della decisione.

• art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

  Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

• art. 48 Legge Marchi

  Richiamato dalla ricorrente in chiave comparativa rispetto alla disciplina previgente, per sostenere che il termine di tolleranza decorresse dalla conoscenza dell’uso e non dalla registrazione.

• direttiva 89/104/CEE

  La Corte la richiama come fonte europea della disciplina della tolleranza e della certezza del diritto, interpretando la nozione di tolleranza in senso rigoroso.

• art. 53, par. 2, reg. (CE) n. 40/1994

  Citato a conforto del principio di certezza del diritto e della preclusione alla contestazione del marchio posteriore tollerato.

Massime di principio

• Ai fini della convalidazione del marchio posteriore, il quinquennio di tolleranza decorre solo se il marchio successivo è già registrato e il titolare del segno anteriore ne conosce la registrazione e l’uso dopo la registrazione.
• La mera conoscenza dell’uso di fatto di un segno non è sufficiente a far decorrere il termine di preclusione per tolleranza, poiché prima della registrazione il titolare del marchio anteriore può non essere in grado di attivare efficacemente gli strumenti di tutela.
• La registrazione del marchio posteriore è condizione necessaria ma non sufficiente per la convalidazione: chi la invoca deve provare anche la consapevolezza effettiva del titolare anteriore circa l’uso del segno registrato.
• In tema di marchi, l’interpretazione dell’istituto della tolleranza deve essere coordinata con il principio di certezza del diritto e con la possibilità concreta, per il titolare del marchio anteriore, di reagire giudizialmente o amministrativamente.
• La sentenza di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata senza cassarla, quando l’errore argomentativo non incide sull’esattezza del dispositivo.

Come è indicizzato