Cassazione Civile, Ordinanza n. 12773/2026 del 05/05/2026

Esito

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto dell'UIBM di registrare il marchio "RTL 102.5 BRO SIS" per le classi 9, 35, 38 e 41, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla titolare di precedenti marchi contenenti il segno RTL. La Commissione dei ricorsi aveva poi accolto l'impugnazione della richiedente registrazione, ritenendo insussistente il rischio di confusione tra i segni sulla base della lunga coesistenza, in buona fede, di due famiglie di marchi aventi come elemento distintivo comune il lemma RTL. La società ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme in tema di registrabilità e tutela del marchio, sostenendo che la c.d. preclusione per coesistenza si applicherebbe solo al singolo marchio e non alle famiglie di marchi, e che nel giudizio di opposizione non potrebbe discutersi della validità del titolo anteriore; 2) violazione delle norme sul rischio di confusione, dell'art. 2697 c.c. e dei principi derivanti dalla sentenza CGUE Budweiser, assumendo che la buona fede necessaria per la coesistenza non sarebbe accertabile in sede amministrativa e che la sentenza impugnata avrebbe impropriamente presunto tale buona fede, invertendo l'onere probatorio e richiamando in modo incongruo l'art. 2600 c.c.; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente, per aver ritenuto non smentita la titolarità di un marchio anteriore del 1991 senza confrontarsi con la contestazione di nullità di quel titolo pendente in altro giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la c.d. preclusione per coesistenza possa operare anche quando la situazione riguardi una famiglia di marchi, perché la ratio del principio è l'assenza di rischio di confusione derivante dalla lunga coesistenza pacifica e dalla conseguente acquisita capacità distintiva presso il pubblico. Ha inoltre affermato che la valutazione della coesistenza, della lunga durata dell'uso e della percezione distintiva è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Quanto alla buona fede, la Corte l'ha intesa come correttezza della condotta imprenditoriale, deducibile anche per presunzione dalla prolungata coesistenza, senza che ciò implichi applicazione dell'art. 2600 c.c. o una inversione dell'onere della prova. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, essendosi la sentenza impugnata limitata a valorizzare la coesistenza ultraventennale e non la validità del titolo anteriore oggetto di altro giudizio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della controparte privata e compensate nei confronti del Ministero, rimasto sostanzialmente contumace.

Norme richiamate

• art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30 del 2005

  La non registrabilità va esclusa quando, per la coesistenza prolungata e la capacità distintiva acquisita, venga meno in concreto il rischio di confusione con il segno anteriore o con una famiglia di segni anteriori.

• art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30 del 2005

  La tutela del marchio presuppone il rischio di confusione o associazione tra i segni; se tale rischio è escluso dalla coesistenza di lunga durata, la tutela non può essere invocata per impedire la registrazione del segno posteriore.

• art. 177 d.lgs. n. 30 del 2005

  Nel giudizio di opposizione/impugnazione davanti alla Commissione ricorsi non è consentito riaprire questioni estranee ai limiti del sindacato ivi previsto, come la validità del titolo anteriore, se non rilevanti ai fini della specifica decisione.

• art. 178 d.lgs. n. 30 del 2005

  Richiamato dalla ricorrente per delimitare il perimetro del giudizio amministrativo, ma la Corte ha ritenuto ammissibile la valutazione degli elementi fattuali pertinenti al rischio di confusione.

• art. 180 d.lgs. n. 30 del 2005

  Il giudizio amministrativo deve restare entro i limiti previsti dalla disciplina speciale, ma può considerare tutti gli elementi di fatto rilevanti per la confondibilità, inclusa la coesistenza dei segni.

• art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

  Dedotto per violazione di legge; la Corte ha escluso l'errore di diritto, qualificando correttamente la preclusione per coesistenza e la sua applicazione alla famiglia di marchi.

• art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  Dedotto per nullità/motivazione apparente; la Corte lo ha respinto rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e coerente con la ratio decidendi.

• art. 111, comma 6, Cost.

  Richiamato come parametro del dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato rispettasse il minimo costituzionale della motivazione.

• art. 115 c.p.c.

  Invocato in relazione alla valutazione del fatto non contestato; la Corte ha escluso che la decisione avesse fondato il proprio ragionamento su una indebita non contestazione decisiva.

• art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

  Invocato per asserita motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione sufficiente a sorreggere la decisione.

• art. 2697 c.c.

  Richiamato dalla ricorrente sull'onere della prova della buona fede; la Corte ha affermato che la presunzione valorizzata riguardava un fatto noto (coesistenza e correttezza imprenditoriale), non una inversione dell'onere probatorio in senso proprio.

• art. 2600 c.c.

  La Corte ha escluso la sua applicazione, osservando che non vi era stato accertamento di concorrenza sleale ma applicazione del diverso principio unionale della preclusione per coesistenza.

• art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

  Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

• art. 372 c.p.c.

  La documentazione prodotta in cassazione è stata ritenuta idonea a superare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, dimostrando il mutamento di denominazione della società ricorrente.

Massime di principio

• La preclusione per coesistenza può operare anche quando la convivenza prolungata riguardi una famiglia di marchi, purché la lunga coesistenza abbia escluso in concreto il rischio di confusione e consolidato nel pubblico la percezione della diversa provenienza dei prodotti o servizi.
• Nel giudizio sulla registrabilità di un marchio, la valutazione della confondibilità deve considerare tutti gli elementi pertinenti del caso concreto, compresa l'esistenza di marchi seriali o di una famiglia di marchi e la loro coesistenza storica sul mercato.
• La buona fede rilevante ai fini della coesistenza non è la buona fede soggettiva presunta ex art. 1147 c.c., ma una correttezza della condotta imprenditoriale desumibile dal comportamento complessivo e dalla mancata appropriazione sleale del segno altrui.
• Quando il giudice di merito accerta, in fatto, una coesistenza pacifica e pluridecennale dei segni e una conseguente autonomia distintiva acquisita presso il pubblico, tale accertamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente coerente.
• Nel giudizio di opposizione alla registrazione del marchio non è precluso considerare la coesistenza e la famiglia di marchi come fatti rilevanti per escludere il rischio di confusione; ciò non equivale a sindacare la validità del titolo anteriore, se tale validità non costituisce la ratio della decisione.

Come è indicizzato