Cassazione Civile, Ordinanza n. 12783/2026 del 05/05/2026

Esito

La controversia

La vicenda trae origine dal rigetto, da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, della domanda di registrazione del marchio "RTL 102.5 DOC" per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41, dopo opposizione della titolare di marchi anteriori contenenti il lemma "RTL". La Commissione dei ricorsi aveva poi accolto l'impugnazione della richiedente, ritenendo insussistente il rischio di confusione per effetto della lunga coesistenza di due famiglie di marchi aventi il medesimo elemento distintivo centrale. La società soccombente in appello amministrativo ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme del Codice della proprietà industriale sul giudizio di confondibilità e sull'opposizione, assumendo che la preclusione per coesistenza non possa operare con riguardo a famiglie di marchi ma solo al singolo segno oggetto di domanda, e che fosse improprio dare rilievo a marchi diversi da quello richiesto in registrazione; 2) violazione delle norme in tema di prova e dei principi della CGUE, sostenendo che la buona fede richiesta per la coesistenza non sarebbe accertabile in sede amministrativa, che non potesse presumersi, e che la Commissione avesse indebitamente considerato tale elemento; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, contestando in particolare l'affermazione secondo cui la titolare del marchio anteriore non aveva smentito la registrazione del 1991 e il relativo uso protratto nel tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il principio della preclusione per coesistenza, elaborato dalla Corte di giustizia, non riguarda soltanto il singolo marchio ma può operare anche rispetto a una famiglia di marchi, quando la lunga e pacifica coesistenza di segni accomunati da un elemento distintivo centrale abbia escluso in concreto il rischio di confusione. Ha inoltre precisato che la valutazione della coesistenza e della capacità distintiva acquisita costituisce accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, osservando che il rilievo della coesistenza idonea ad escludere il rischio di confusione è ammissibile anche nel giudizio amministrativo di opposizione; che non vi è contraddizione tra l'irrilevanza, in quella sede, della nullità del titolo anteriore e la valutazione della coesistenza; che la buona fede, nell'accezione rilevante, coincide con la correttezza imprenditoriale e può essere desunta dalla prolungata coesistenza dei segni; e che è estranea la disciplina della presunzione di colpa ex art. 2600 c.c. perché non si è accertato alcun atto di concorrenza sleale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, giacché la sentenza impugnata aveva tratto in via presuntiva la buona fede dalla protratta coesistenza ultradecennale, senza pronunciarsi sulla nullità della prima registrazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della controinteressata privata, con compensazione nei confronti del Ministero.

Norme richiamate

• art. 136-terdecies d.lgs. n. 30/2005

  viene indicato quale base del ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione dei ricorsi in materia di marchi.

• art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2005

  richiamato come norma sulla registrabilità del marchio e sul rischio di confusione rispetto a marchi anteriori.

• art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 30/2005

  richiamato dalla ricorrente e dalla Corte come parametro generale di confondibilità e associazione tra segni.

• art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2005

  è la disposizione sulla tutela del marchio invocata per affermare o negare il rischio di confusione tra segni distintivi.

• art. 177 d.lgs. n. 30/2005

  richiamato tra le norme che disciplinano l'opposizione alla registrazione e i limiti del relativo giudizio.

• art. 178 d.lgs. n. 30/2005

  richiamato tra le norme procedurali dell'opposizione e del relativo sindacato.

• art. 180 d.lgs. n. 30/2005

  richiamato per sostenere i limiti della discussione sulla validità del titolo anteriore nel giudizio di opposizione.

• art. 19 d.lgs. n. 30/2005

  richiamato come oggetto del distinto giudizio ordinario di cognizione sulla nullità della registrazione del marchio.

• art. 28 d.lgs. n. 30/2005

  evocato come disciplina della convalida del marchio, distinta dalla preclusione per coesistenza elaborata dalla giurisprudenza unionale.

• art. 2697 c.c.

  richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova in tema di buona fede e coesistenza.

• art. 2600 c.c.

  menzionato solo per escluderne l'applicazione, poiché non vi è stato accertamento di concorrenza sleale.

• artt. 1175, 1337, 1375 c.c.

  richiamati per chiarire la nozione di buona fede oggettiva come correttezza e lealtà nella condotta imprenditoriale.

• art. 1147 c.c.

  richiamato per distinguere la buona fede in senso soggettivo, soggetta a presunzione iuris tantum, dalla buona fede oggettiva.

• artt. 1153, 1415, 1445, 2033 c.c.

  richiamati per esemplificare casi in cui la buona fede opera come elemento soggettivo dell'acquisto o della tutela del terzo.

• artt. 2377, comma 7, 2379-bis, 2388, 2391, 2475-ter c.c.

  richiamati per mostrare ulteriori ipotesi in cui la buona fede del terzo rileva in senso soggettivo e non oggettivo.

• artt. 2321, 2433, comma 4, 2433-bis, comma 7, 2478-bis c.c.

  richiamati come esempi di norme che proteggono il terzo in buona fede nel ricevimento di utili non dovuti.

• art. 111, comma 6, Cost.

  richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa nullità della motivazione.

• art. 115 c.p.c.

  richiamato nel motivo di ricorso relativo all'asserita motivazione apparente e alla valutazione dei fatti non contestati.

• art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

  richiamato nel motivo di ricorso per denunciare difetto assoluto di motivazione.

• art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

  richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei primi due motivi.

• art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente.

• art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  richiamato nel dispositivo per l'eventuale sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

• La preclusione per coesistenza dei marchi può operare non solo rispetto al singolo segno identico o simile, ma anche quando il segno contestato appartenga a una famiglia di marchi caratterizzata da un elemento distintivo comune, purché la lunga e pacifica coesistenza abbia escluso in concreto il rischio di confusione presso il pubblico.
• Nel giudizio di opposizione alla registrazione del marchio, il giudice o l'autorità competente devono considerare tutti gli elementi pertinenti del caso concreto, inclusa l'esistenza di una famiglia di marchi e la capacità distintiva acquisita per effetto dell'uso protratto, se tali circostanze incidono sul rischio di confusione.
• La nozione di buona fede rilevante ai fini della coesistenza dei marchi coincide con un comportamento imprenditoriale corretto e non sleale; essa può essere desunta in via presuntiva dalla prolungata coesistenza pacifica dei segni, senza che ciò comporti automatica inversione dell'onere della prova nei termini prospettati dalla parte ricorrente.
• La disciplina della concorrenza sleale e la presunzione di colpa ex art. 2600 c.c. non entrano in gioco quando la decisione si fonda sull'assenza del rischio di confusione per effetto della coesistenza dei marchi e non su un accertamento di illecito concorrenziale.
• In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto relativo alla coesistenza pluridecennale dei marchi, all'uso continuativo del segno e alla capacità distintiva concretamente acquisita, salvo che la censura colga effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato