Cassazione Civile, Ordinanza n. 11004/2023 del 26/04/2023

Esito

La controversia

La controversia nasce da una scissione parziale societaria del 2000 e da un contratto di licenza dello stesso anno relativo ai marchi patronimici "Ambrosetti" e "Ambrosetti Formazione". La società ricorrente, già denominata "Ambrosetti", sosteneva di non avere trasferito la propria denominazione sociale e di avere legittimamente registrato, tra il 2012 e il 2014, i marchi "TEH-A" e "TEH-A" internazionale, chiedendo l'accertamento della titolarità della denominazione sociale, della liceità dell'uso del segno nella ragione sociale e dell'assenza di inadempimento al contratto di licenza. I convenuti, in via riconvenzionale, deducevano invece che con la scissione e con la licenza si fosse voluto riservare alla società resistente ogni diritto sul segno distintivo "Ambrosetti", compreso l'uso nella denominazione sociale, e che la registrazione dei marchi "TEH-A" e alcuni comportamenti impeditivi verso la società titolare dei marchi integrassero inadempimento contrattuale, chiedendo trasferimento dei marchi, inibitoria, penale e risarcimento danni. In appello la Corte territoriale aveva accolto in parte le riconvenzionali, ma aveva escluso la giurisdizione italiana sulle frazioni estere del marchio internazionale. La ricorrente principale ha impugnato tale decisione con quattordici motivi, concentrati soprattutto su: inesistenza di un trasferimento della denominazione sociale; indisponibilità inter vivos della denominazione sociale; erronea interpretazione della licenza e dei patti parasociali; erronea applicazione delle clausole sui "Nuovi Marchi" e sui segni confondibili; illegittimità della penale e del risarcimento; omessa corretta valutazione di alcune circostanze fattuali. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale, contestando la declaratoria di tardività dell'appello incidentale e la statuizione sulla giurisdizione relativa alle frazioni straniere del marchio internazionale; la società di diritto inglese ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato, insistendo sul difetto di giurisdizione italiana e sull'inammissibilità della sua chiamata in causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei motivi relativi alla denominazione sociale e alla registrazione dei marchi "TEH-A", ritenendo errata l'assimilazione tra marchio e denominazione sociale e censurando l'interpretazione delle clausole contrattuali che avevano portato a considerare inadempiente la società ricorrente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto, assorbendo le statuizioni consequenziali su inibitoria, trasferimento coatto delle registrazioni, penale e risarcimento danni. Ha rigettato il ricorso incidentale dei resistenti quanto alla tardività dell'appello incidentale, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità, e ha respinto il motivo sulla giurisdizione italiana sulle frazioni estere del marchio internazionale nella parte in cui la Corte d'appello aveva escluso la giurisdizione del giudice italiano sul trasferimento delle registrazioni straniere, correggendo però la motivazione sulla competenza esclusiva. La decisione si è conclusa con accoglimento del ricorso principale nei profili decisivi e con rigetto, per la parte non assorbita, dei ricorsi incidentali, con rinvio per il riesame delle questioni conseguenti.

Norme richiamate

• art. 2564 c.c.

  è richiamato come norma sulla modificazione della ditta e come regola applicabile anche alle società per effetto del rinvio dell'art. 2567 c.c.; non disciplina la circolazione autonoma della denominazione sociale.

• art. 2565 c.c.

  la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda e, nel trasferimento d'azienda, il consenso dell'alienante è necessario; la norma non si estende alla denominazione sociale, che resta segno distinto e non liberamente trasferibile inter vivos.

• art. 2567 c.c.

  regola la formazione della ragione/denominazione sociale e richiama l'art. 2564 c.c.; non implica la trasferibilità della denominazione sociale né la sua assimilazione alla ditta.

• art. 2573 c.c.

  il marchio può essere trasferito o concesso in licenza; il trasferimento del marchio non comporta automaticamente quello della denominazione sociale o della ditta, salvo casi specifici previsti dalla legge.

• art. 2504-septies c.c.

  la scissione parziale ha effetti traslativi limitati ai beni e rapporti espressamente compresi nel progetto/atto di scissione; gli elementi non trasferiti restano in capo alla società scissa.

• art. 2506-bis c.c.

  gli elementi dell'attivo non indicati nel progetto di scissione rimangono alla società trasferente.

• art. 13 r.d. n. 929/1942

  il principio di unitarietà dei segni distintivi opera sul piano della tutela contro la confondibilità, ma non detta una disciplina della circolazione dei segni e non impone trasferimenti congiunti di marchio e denominazione sociale.

• art. 1-bis r.d. n. 929/1942

  consente l'uso descrittivo del patronimico, purché conforme alla correttezza professionale e non in funzione di marchio.

• art. 20 c.p.i.

  richiamato per il giudizio di confondibilità del marchio, ma non risolve la diversa questione della circolazione della denominazione sociale.

• art. 22 c.p.i.

  codifica il principio di unitarietà dei segni distintivi, rilevante solo sul piano della protezione contro l'uso confusorio di segni uguali o simili.

• art. 118, comma 3, c.p.i.

  consente al vero avente diritto di ottenere il trasferimento della registrazione del marchio effettuata a nome di persona diversa; la misura presuppone che la domanda sia riferibile alla competenza giurisdizionale del giudice adito.

• art. 614-bis c.p.c.

  la penale/coercizione indiretta è stata oggetto di censura, ma resta assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

• art. 343 c.p.c.

  l'appello incidentale va proposto nella comparsa di risposta nei termini di legge; la tardività comporta inammissibilità.

• art. 166 c.p.c.

  fissa il termine di costituzione del convenuto/appellato, rilevante ai fini della tempestività dell'appello incidentale.

• art. 168-bis c.p.c.

  il rinvio dell'udienza disposto ai sensi del quarto comma non modifica i termini di costituzione rispetto all'udienza originariamente fissata.

• art. 70-bis disp. att. c.p.c.

  il rinvio dell'udienza non incide sui termini di costituzione già decorrenti dall'udienza indicata nell'atto di citazione.

• art. 8 Reg. UE 1215/2012

  invocato per radicare la giurisdizione italiana sulle domande contro la società estera chiamata in causa, in ragione della connessione con le domande principali.

• art. 24 Reg. UE 1215/2012

  richiamato in tema di competenza esclusiva in materia di registrazione o validità dei marchi, ma la Corte precisa che tale competenza riguarda la validità/registrazione e non l'identità del soggetto titolare.

• art. 16 Convenzione di Bruxelles 1968

  invocato in modo analogo all'art. 24 Reg. 1215/2012 per la competenza esclusiva dello Stato del deposito/registrazione.

• Accordo di Madrid del 14/4/1891

  la registrazione internazionale del marchio genera una pluralità di marchi nazionali autonomi; per le frazioni straniere non sussiste giurisdizione del giudice italiano sul trasferimento della registrazione.

• Protocollo di Madrid del 27/6/1989

  completo del sistema di registrazione internazionale, con effetti nazionali distinti nei Paesi designati.

Massime di principio

• La denominazione sociale di una società di capitali è segno distintivo della soggettività giuridica e non può essere assimilata al marchio: il trasferimento o la licenza di un marchio non comportano, di per sé, il trasferimento della denominazione sociale.
• La scissione societaria produce effetti traslativi solo per i beni e i rapporti espressamente compresi nel progetto/atto di scissione; ciò che non è trasferito resta alla società scissa e non può ritenersi ceduto per implicito.
• Il principio di unitarietà dei segni distintivi opera come regola di tutela contro la confondibilità tra segni diversi, ma non disciplina la circolazione dei segni né impone la circolazione congiunta di marchio e denominazione sociale.
• L'interpretazione di un contratto di licenza di marchio deve restare ancorata al dato letterale delle clausole: non è consentito estendere divieti relativi a nuovi marchi o segni confondibili a segni che, per aspetto, fonetica e concetto, risultino autonomi rispetto ai marchi licenziati.
• L'uso di un patronimico nella denominazione sociale di una società di capitali va valutato in concreto sotto il profilo della confondibilità con segni anteriori, ma la valutazione non può trasformarsi in una presunzione di trasferimento della denominazione in favore del titolare del marchio.
• Nel marchio internazionale ex Accordo di Madrid, la registrazione produce un fascio di marchi nazionali distinti; la sentenza del giudice di uno Stato non trasferisce automaticamente le frazioni estere, per le quali occorre il vaglio delle autorità competenti dei singoli Paesi designati.
• La competenza esclusiva in materia di registrazione o validità dei marchi riguarda la validità del titolo e la sua registrazione, non la sola individuazione del soggetto titolare quando la controversia abbia contenuto meramente soggettivo.

Come è indicizzato