Cassazione Civile, Ordinanza n. 12781/2026 del 05/05/2026

Esito

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione alla registrazione del marchio "RTL 102.5 NAPULÈ" per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva respinto la domanda di registrazione ritenendo sussistente un rischio di confusione e di associazione con i marchi anteriori dell'opponente. La Commissione dei ricorsi aveva poi accolto l'impugnazione della richiedente, ritenendo applicabile il principio della preclusione per coesistenza: secondo la ricostruzione accolta, due famiglie di marchi contenenti il lemma comune "RTL" avevano convissuto pacificamente per decenni, sicché il rischio di confusione doveva considerarsi venuto meno. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato, in sintesi, tre profili: 1) violazione delle norme sui presupposti di registrabilità e sulla confondibilità dei marchi, sostenendo che la preclusione per coesistenza non potrebbe operare con riferimento a una "famiglia di marchi" ma solo rispetto al singolo marchio richiesto, e che comunque non si potevano valorizzare marchi diversi da quello contestato; 2) violazione delle regole sull'opposizione e del principio di buona fede, assumendo che il requisito della buona fede non fosse accertabile in sede amministrativa e che la sentenza avesse impropriamente operato una presunzione di buona fede, con conseguente inversione dell'onere della prova; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Commissione avrebbe dato per non smentita la registrazione del 1991 in capo alla resistente e avrebbe trascurato la questione della validità di quel titolo nel giudizio pendente davanti al tribunale ordinario. La ricorrente ha anche contestato che nel giudizio di opposizione si potesse discutere la validità del titolo anteriore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, poiché dalla documentazione ex art. 372 c.p.c. risultava il cambio di denominazione della parte originaria. Nel merito, ha affermato che il principio della preclusione per coesistenza, elaborato dalla Corte di giustizia nella causa Budweiser, non riguarda solo il singolo marchio ma può estendersi, per identità di ratio, anche ai casi di famiglia di marchi o marchi seriali, quando più segni, accomunati da un elemento distintivo ricorrente, convivano da lungo tempo in buona fede e abbiano acquisito autonoma capacità distintiva presso il pubblico. Ha ritenuto che la valutazione della coesistenza e della capacità distintiva fosse un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Ha inoltre chiarito che la buona fede richiamata nel principio unionale è intesa come correttezza della condotta imprenditoriale e che, nel caso concreto, la presunzione di buona fede è stata tratta dalla lunga e pacifica coesistenza dei segni, senza alcuna indebita applicazione della presunzione di cui all'art. 1147 c.c. o dell'art. 2600 c.c. Infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, dato che la Commissione non aveva fondato la decisione sulla validità della precedente registrazione del 1991 ma sulla coesistenza ultradecennale e sull'assenza di rischio di confusione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore della società resistente, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero per mancata resistenza.

Norme richiamate

• art. 136-terdecies d.lgs. n. 30/2005

  costituisce il fondamento del ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione dei ricorsi in materia di marchi.

• art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2005

  viene richiamato come norma sulla registrabilità del marchio in relazione al rischio di confusione con segni anteriori.

• art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2005

  è la disposizione che tutela contro l'uso o la registrazione di segni identici o simili quando sussiste rischio di confusione o associazione.

• art. 177 d.lgs. n. 30/2005

  viene richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti del giudizio di opposizione alla registrazione.

• art. 178 d.lgs. n. 30/2005

  viene richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto dei limiti dell'opposizione.

• art. 180 d.lgs. n. 30/2005

  viene richiamato dalla ricorrente per sostenere che non si possa discutere della validità del titolo anteriore in sede di opposizione.

• art. 19 d.lgs. n. 30/2005

  è citato per distinguere il giudizio sulla nullità della registrazione, pendente davanti al tribunale, dal giudizio amministrativo di opposizione.

• art. 2697 c.c.

  viene evocato per contestare l'asserita presunzione di buona fede e la pretesa inversione dell'onere della prova.

• art. 2600 c.c.

  la Corte ne esclude l'applicazione, precisando che non vi era stato accertamento di concorrenza sleale ma applicazione del diverso principio unionale della preclusione per coesistenza.

• art. 111, comma 6, Cost.

  richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione.

• art. 115 c.p.c.

  richiamato nel motivo di nullità per asserita motivazione apparente e valutazione dei fatti processuali.

• art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

  richiamato a fondamento della censura di motivazione mancante o apparente.

• art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

  è il parametro di impugnazione per violazione e falsa applicazione di legge.

• art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  è il parametro di impugnazione per nullità della sentenza e del procedimento.

• art. 372 c.p.c.

  consente il deposito della documentazione da cui la Corte ha desunto il cambio di denominazione della ricorrente.

• art. 1147 c.c.

  viene richiamato dalla Corte per distinguere la buona fede soggettiva, che è oggetto di presunzione legale, dalla buona fede oggettiva richiesta nel principio della coesistenza.

• art. 1175 c.c.

  richiamato come esempio della buona fede oggettiva e della correttezza nelle obbligazioni e nei rapporti giuridici.

• art. 1337 c.c.

  richiamato come norma espressiva della buona fede oggettiva nelle trattative.

• art. 1375 c.c.

  richiamato come norma espressiva della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto.

• art. 1415 c.c.

  richiamato come esempio di buona fede in senso soggettivo.

• art. 1445 c.c.

  richiamato come esempio di buona fede in senso soggettivo.

• art. 2033 c.c.

  richiamato come esempio di buona fede in senso soggettivo.

• art. 2377, comma 7, c.c.

  richiamato come esempio di disciplina che tutela i terzi in buona fede.

• art. 2379-bis c.c.

  richiamato come esempio di tutela dei terzi in buona fede.

• art. 2388 c.c.

  richiamato come disposizione che contempla la rilevanza della buona fede in tema di organo amministrativo.

• art. 2391 c.c.

  richiamato come disposizione che contempla la rilevanza della buona fede in tema di organo amministrativo.

• art. 2475-ter c.c.

  richiamato come disposizione che contempla la rilevanza della buona fede in tema di organo amministrativo.

• art. 2321 c.c.

  richiamato come esempio di tutela dei terzi in buona fede.

• art. 2433, comma 4, c.c.

  richiamato come esempio di tutela dei terzi in buona fede.

• art. 2433-bis, comma 7, c.c.

  richiamato come esempio di tutela dei terzi in buona fede.

• art. 2478-bis c.c.

  richiamato come esempio di tutela dei terzi in buona fede.

• art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

• art. 4, n. 1, lett. a), direttiva 89/104/CEE

  richiamato tramite la giurisprudenza UE sulla preclusione per coesistenza, nel senso che il titolare del marchio anteriore non può ottenere l'annullamento di un marchio posteriore identico in presenza di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata senza pregiudizio della funzione essenziale del marchio.

Massime di principio

• Il principio della preclusione per coesistenza può operare non solo rispetto al singolo marchio identico o simile, ma anche quando il segno contestato si inserisca in una famiglia di marchi appartenenti al medesimo imprenditore, purché sia accertata una lunga coesistenza pacifica e la conseguente acquisizione di autonoma capacità distintiva presso il pubblico.
• La valutazione del rischio di confusione in sede di opposizione alla registrazione deve considerare tutti gli elementi pertinenti del caso concreto, compresa la coesistenza storica dei segni e la percezione del pubblico, e tali accertamenti di fatto non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione sufficiente.
• La buona fede rilevante nel principio unionale della coesistenza è buona fede in senso oggettivo, cioè correttezza e lealtà della condotta imprenditoriale; essa non coincide con la presunzione legale di buona fede soggettiva prevista dall'art. 1147 c.c.
• Nel giudizio di opposizione alla registrazione del marchio non si può trasformare la controversia in un giudizio sulla nullità del titolo anteriore se la decisione impugnata non ha fondato il proprio esito sulla validità di quel titolo, ma sulla coesistenza ultradecennale e sull'assenza di rischio di confusione.
• Una situazione di fatto qualificata come famiglia di marchi o marchi seriali può essere valorizzata in funzione dell'esclusione del rischio di confusione, quando l'elemento distintivo comune è divenuto nel tempo idoneo a differenziare l'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi.

Come è indicizzato