Cassazione Civile, Ordinanza n. 23727/2023 del 03/08/2023

Esito

La controversia

La controversia riguarda un’opposizione alla registrazione di un marchio proposto da una società operante nel trasporto pubblico di linea, titolare di un marchio anteriore costituito dalla denominazione "SAIS trasporti" e da ulteriori elementi grafici e verbali, poi rinnovato nel tempo. Un’altra società del medesimo gruppo, anch’essa operante nel trasporto pubblico, aveva chiesto la registrazione di un marchio composto dalla parola "SAIS" e da un segno figurativo con la parola "autolinee". L’opposizione della titolare del marchio anteriore era stata accolta, ma la Commissione dei ricorsi aveva poi parzialmente riformato la decisione, ritenendo insussistente il rischio di confusione per la prolungata coesistenza dei segni sul mercato e valorizzando il fatto che il secondo segno fosse stato usato con il consenso della prima società in un ambito territoriale locale. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2005, per avere la Commissione attribuito rilievo a elementi secondari del marchio successivo, non idonei a escludere la confondibilità con il segno anteriore, il cui elemento dominante era la parola comune "SAIS"; 2) violazione degli artt. 12, 20 e 21, comma 2, d.lgs. n. 30/2005, nonché degli artt. 2569 e 2571 c.c., per avere escluso il rischio di confusione nonostante l’uso del segno successivo fosse, al più, localmente consentito e non potesse estendersi a precludere la tutela del marchio anteriore su tutto il territorio nazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha chiarito che la c.d. preclusione per coesistenza è figura eccezionale, utilizzabile solo quando sia accertata una prolungata coesistenza dei marchi, in buona fede, nell’ambito dell’intera privativa rilevante, tale da far venire meno in concreto il rischio di confusione. Ha quindi affermato che non è sufficiente il mero consenso all’uso del segno in un ambito territoriale locale, perché ciò non equivale a una coesistenza rilevante sull’intero territorio di operatività della privativa. Poiché la Commissione aveva fondato la decisione proprio su un consenso limitato a un’area locale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

• art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30 del 2005

  «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda ... siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato ... se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.»

  La registrazione successiva è preclusa quando il segno richiesto sia identico o simile a un marchio anteriore e sussista un rischio di confusione o associazione per il pubblico.

• art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30 del 2005

  «Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi ... di usare nell'attività economica ... un segno identico o simile al marchio registrato ... se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.»

  Il diritto di esclusiva del titolare del marchio registrato si estende al divieto di uso di segni identici o simili quando vi sia rischio di confusione, anche associativa.

• art. 21, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005

  La sentenza lo richiama nel secondo motivo, ma non sviluppa un’autonoma interpretazione specifica della norma nel ragionamento decisorio.

• art. 2569 c.c.

  Richiamato come disposizione sulla tutela del marchio registrato; la Corte la considera coerente con il principio di esclusiva e di prevenzione del rischio di confusione.

• art. 2571 c.c.

  Richiamato nel motivo di ricorso; dal testo non emerge un’autonoma elaborazione della Corte su tale norma.

• art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

  Usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

• art. 380 bis.1 c.p.c.

  Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con il procedimento semplificato.

• art. 28 d.lgs. n. 30 del 2005

  Citato solo per escludere che la fattispecie integrasse una convalidazione del marchio; la Corte non fonda su questa norma la decisione.

Massime di principio

• In tema di marchi d’impresa, la c.d. preclusione per coesistenza è un’ipotesi eccezionale che opera solo se sia provato un uso simultaneo, prolungato e in buona fede dei segni, tale da neutralizzare in concreto il rischio di confusione.
• Ai fini della preclusione per coesistenza, la valutazione della coesistenza deve riguardare l’intero ambito di operatività della privativa del marchio; non è sufficiente un uso concordato o tollerato in un ambito territoriale ristretto.
• Quando il marchio anteriore ha come elemento dominante un segno verbale comune, la presenza di sole varianti grafiche o di dettagli secondari non basta, di per sé, a escludere il rischio di confusione se il nucleo distintivo resta sostanzialmente coincidente.
• Nel giudizio di opposizione alla registrazione, il consenso all’uso del segno successivo non equivale automaticamente a preclusione alla tutela del marchio anteriore: occorre verificare se quel consenso abbia prodotto una vera coesistenza rilevante ai fini del mercato e della privativa.

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