Cassazione Civile, Ordinanza n. 09892/2023 del 13/04/2023

Esito

La controversia

La controversia riguarda l'uso, da parte di un consorzio caseario, della denominazione "Asiago" in alcuni marchi registrati per contrassegnare propri prodotti. In primo grado, su iniziativa del consorzio di tutela della denominazione, era stata dichiarata la nullità dei marchi, accertata la concorrenza sleale e condannato il convenuto al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che i marchi fossero stati registrati senza buona fede: per il marchio "Asiago di Asiago" la mala fede sarebbe derivata dalla consapevolezza della tutela normativa già esistente sulla denominazione; per gli altri marchi, dalla circostanza che la registrazione era avvenuta quando la DOP era già riconosciuta e il consorzio di tutela già costituito. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 19 e 30 c.p.i., dell'art. 14, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1151/2012, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso la buona fede sulla base della mera conoscenza dell'anteriorità e non di una prova positiva di mala fede; inoltre sosteneva che "Asiago" avesse anche funzione identificativa del luogo di produzione; (2) e (3) omesso esame di fatti decisivi circa le caratteristiche del prodotto e l'assenza di confondibilità tra i marchi contestati e la DOP, nonché l'assenza di volontà di appropriarsi delle caratteristiche della zona tutelata; (4) violazione dell'art. 28 c.p.i. per avere escluso la convalidazione sul presupposto della mala fede; (5) violazione degli artt. 2598, 2600, 2043, 2059 e 2697 c.c. per la declaratoria di concorrenza sleale e la liquidazione del danno, ritenuta dal ricorrente priva di specificazione quanto ai prodotti, fondata su marchi validi e liquidata in re ipsa. In memoria il ricorrente ha inoltre richiamato una successiva sentenza d'appello passata in giudicato che, in sede di rinvio, aveva accertato la registrazione in buona fede di un marchio contenente la dicitura "dell'Altopiano di Asiago".

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il giudicato formatosi su una successiva sentenza d'appello che aveva accertato, con efficacia di giudicato, la registrazione in buona fede del primo dei marchi contestati. Tale giudicato è stato considerato idoneo a incidere anche sul presente giudizio, perché rendeva integrata la condizione prevista dall'art. 30 c.p.i. per la prosecuzione dell'uso di indicazioni geografiche o denominazioni di origine da parte di chi abbia acquisito in buona fede un diritto di marchio anteriormente. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha respinto la domanda introduttiva proposta dal consorzio di tutela. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

• art. 19 c.p.i.

  richiamato dal ricorrente come fonte della presunzione di buona fede nella registrazione del marchio; la Corte, tuttavia, ha decisivo il diverso profilo del giudicato sulla buona fede della registrazione.

• art. 30 c.p.i.

  l'uso di indicazioni geografiche o denominazioni di origine può ritenersi scriminato se il diritto di marchio è stato acquisito anteriormente e in buona fede.

• art. 14, n. 2, Regolamento (UE) n. 1151/2012

  richiamato nel ricorso in relazione al rapporto tra marchi e denominazioni d'origine protette.

• art. 112 c.p.c.

  invocato per lamentare asserita pronuncia oltre o al di fuori dei limiti delle domande e delle eccezioni.

• art. 2697 c.c.

  richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla mala fede nella registrazione del marchio e sulla concorrenza sleale.

• art. 28 c.p.i.

  invocato in relazione alla convalidazione del marchio, che la Corte d'appello aveva escluso per ritenuta mancanza di buona fede.

• art. 2598 c.c.

  richiamato come base della domanda di concorrenza sleale per uso confusorio della denominazione contestata.

• art. 2600 c.c.

  richiamato per la responsabilità conseguente agli atti di concorrenza sleale e alla prova del danno.

• art. 2043 c.c.

  richiamato dal ricorrente in tema di risarcimento del danno da condotta illecita.

• art. 2059 c.c.

  richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione del danno non patrimoniale/da immagine.

• art. 384 c.p.c.

  la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione, respingendo la domanda introduttiva.

• art. 380-bis.1 c.p.c.

  citato per la memoria depositata in vista della decisione in camera di consiglio.

• art. 124 disp. att. c.p.c.

  richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza successiva prodotta in memoria.

Massime di principio

• Quando sopravviene un giudicato esterno su un punto decisivo comune tra due giudizi, il giudice di legittimità deve tenerne conto e applicarlo anche nel processo pendente, se l'accertamento è idoneo a definire la controversia.
• In materia di marchi e denominazioni di origine, l'uso di una denominazione geografica o di origine protetta può essere consentito se il marchio è stato registrato anteriormente e in buona fede; l'accertamento della buona fede rileva in modo determinante.
• La mera conoscenza dell'esistenza di una tutela anteriore della denominazione non basta, di per sé sola, a fondare automaticamente la mala fede nella registrazione del marchio, ove l'accertamento sia demandato a un apprezzamento più ampio del contesto e degli elementi probatori.
• Se viene meno il presupposto della mala fede nella registrazione, possono cadere anche le conseguenze ulteriori fondate su tale presupposto, come l'inapplicabilità della convalidazione o la responsabilità per concorrenza sleale collegata all'uso del marchio.

Come è indicizzato