Cassazione Penale, Sentenza n. 35235/2022 del 21/09/2022

Esito

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver attribuito all'imputato l'onere di provare che i marchi non fossero registrati nelle categorie merceologiche interessate e per non aver ritenuto applicabile la fattispecie dell'art. 127 d.lgs. 10/02/2005 n.30 (uso parassitario); (2) vizio di motivazione sull'elemento psicologico (dolo), sostenendo che Lelli avesse agito in buonafede in ragione di un parere legale e di archiviazioni in procedimenti analoghi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte d'appello (riqualificazione in reato di contraffazione ex art. 473 c.p. e rideterminazione della pena) e ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) l'art. 473 tutela la fede pubblica e richiede la valutazione della "confondibilità" del marchio secondo il giudizio del consumatore medio; per marchi di largo uso o celebri incombe sulla difesa provare la mancanza di registrazione nelle specifiche categorie merceologiche; la norma dell'art. 127 d.lgs. 10/02/2005 n.30 (oggi ricondotta in art. 517-ter c.p.) tutela interessi privatistici diversi e non si applica quando è configurabile la contraffazione ex art. 473; (2) sul piano psicologico, la Corte ha ritenuto provato il dolo, avendo l'imputato ammesso la replica dei marchi, e ha escluso che il parere legale del 2009 o archiviazioni successive possano integrare un errore inevitabile idoneo a scusare l'illecito. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in euro 575,00 oltre accessori).

Norme richiamate

• art. 473 cod. pen. (Contraffazione di marchi)

  La norma tutela la fede pubblica: rileva la "confondibilità" del marchio contraffatto rispetto al genuino secondo il consumatore medio; può operare anche su prodotti merceologicamente diversi se il marchio è celebre e capace di attrazione merceologica

• art. 474 cod. pen.

  Richiamata come contestazione originaria (ma la Corte d'appello ha riqualificato la condotta ex art. 473).

• art. 127 d.lgs. 10/02/2005 n. 30

  Disposizione che tutela il titolare della proprietà industriale (uso parassitario); la Corte ha escluso la sua applicazione nel caso perché la fattispecie verte sulla contraffazione di marchi e la clausola di salvezza fa prevalere gli artt. 473/474 c.p. quando ricorra la lesione della fede pubblica

• art. 517-ter cod. pen.

  Norma attuale che tutela il patrimonio del titolare di diritti di proprietà industriale (sostitutiva dell'art. 127): persegue l'indebito sfruttamento del segno distintivo altrui. Si differenzia dall'art. 473 per il diverso bene giuridico tutelato (privatistico vs fede pubblica)

• art. 5 cod. pen. (errore sulla legge penale)

  La scusabilità dell'errore richiede ignoranza inevitabile; la Corte ha ritenuto che il parere legale e gli atti di archiviazione non dimostrassero tale ignoranza inevitabile al momento della condotta

• art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

  Norma processuale che limita la specificità delle censure in cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti

Massime di principio

• La contraffazione di marchi (art. 473 c.p.) tutela la fede pubblica: rileva la confondibilità per il consumatore medio, anche tra settori merceologici diversi se il marchio è noto/celebre.
• Per marchi di largo uso o celebri incombe sulla difesa l'onere di provare che il marchio non sia registrato nelle categorie merceologiche interessate; l'assenza di tale prova può rendere fondata la contestazione di contraffazione.
• L'art. 517-ter c.p. (e l'ex art. 127 d.lgs. 30/2005) tutela interessi privatistici del titolare della proprietà industriale e si distingue dall'art. 473 c.p.; va valutata la prevalenza tra tutela della fede pubblica e tutela del patrimonio privato per individuare la fattispecie applicabile.
• Per escludere il dolo invocando un parere legale o archiviazioni in altri procedimenti occorre dimostrare un errore inevitabile attuale rispetto alla condotta; pareri datati o atti successivi non sono di per sé decisivi.
• In giudizio penale su marchi celebri, i criteri civilistici di valutazione dell'affinità e della confondibilità (consumatore medio, forza espansiva del marchio) sono utili e applicabili ai fini dell'idoneità della condotta a ledere la fede pubblica.
• Chi intende difendersi dalla contestazione di contraffazione dovrebbe documentare preventivamente e con prove aggiornate l'assenza di registrazione del marchio nelle classi merceologiche relative ai beni sequestrati.