Cassazione Civile, Ordinanza n. 00265/2025 del 07/01/2025

Esito

La controversia

La controversia riguardava più marchi di impresa contrapposti tra le parti. Una società aveva chiesto l’accertamento della nullità parziale di due marchi della controparte per difetto di novità rispetto a un proprio marchio anteriore, poi trasferitole. Il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale di nullità di alcuni marchi della società attrice. In un autonomo giudizio, poi riassunto e riunito, la stessa società aveva anche domandato l’accertamento della contraffazione del proprio marchio, la concorrenza sleale, il risarcimento del danno e l’inibitoria contro il convenuto e una terza società. Il Tribunale aveva respinto le domande principali e, in parte, accolto la riconvenzionale. In appello, la Corte territoriale aveva annullato la sentenza di primo grado ritenendo necessaria la partecipazione al giudizio della precedente titolare originaria del marchio oggetto di nullità. Il ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione dell’art. 122, comma 4, c.p.i. e degli artt. 102 e 354 c.p.c., sostenendo che la norma imporrebbe il contraddittorio solo con i titolari attuali del diritto di proprietà industriale, e non con i precedenti titolari; 2) violazione degli artt. 112 e 354 c.p.c., sostenendo che l’integrazione del contraddittorio, al più, avrebbe dovuto riguardare solo la domanda relativa a un marchio specifico e che la Corte avrebbe dovuto separare le cause e far proseguire il giudizio sulle altre privative.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto consolidato l’orientamento per cui l’azione di nullità o decadenza di un titolo di proprietà industriale deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i soggetti annotati nel registro come titolari, compresi i precedenti titolari che abbiano ceduto il titolo, perché portatori di un interesse patrimoniale qualificato alla validità della privativa. Sul secondo motivo ha rilevato, da un lato, la formazione del giudicato interno su alcune domande riconvenzionali non impugnate; dall’altro, ha osservato che la scelta di non separare le domande rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

• art. 122, comma 4, c.p.i.

  "l'azione di nullità di un titolo di proprietà industriale, al pari di quella di decadenza, è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali titolari di esso"

  l’azione di nullità o decadenza del titolo deve essere proposta contro tutti i soggetti annotati nel registro come titolari, inclusi i precedenti titolari cedenti, che restano litisconsorti necessari

• art. 102 c.p.c.

  richiamato per il tema del litisconsorzio necessario nella domanda di nullità del marchio

• art. 354 c.p.c.

  richiamato in relazione alla nullità della sentenza per mancata partecipazione del litisconsorte necessario e alla rimessione della causa al primo giudice

• art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

  consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione è già risolta da giurisprudenza consolidata e non vi sono ragioni per mutarla

• art. 112 c.p.c.

  richiamato per censurare l’asserita ultrapetizione/omessa pronuncia nella gestione delle domande in appello

• art. 104 c.p.c.

  la separazione delle domande è affidata al potere discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione

• art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

  richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

• art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

  norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

• d.lgs. n. 131 del 2010, art. 54

  ha modificato l’art. 122 c.p.i. precisando il riferimento ai titolari annotati nel registro

• d.lgs. n. 131 del 2010, art. 128

  prevede l’applicazione della modifica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore

• r.d. n. 1127 del 1939, art. 78, comma 2

  richiamato come antecedente normativo in tema di litisconsorzio necessario nei giudizi su nullità/decadenza del brevetto

Massime di principio

• Nei giudizi di nullità o decadenza di titoli di proprietà industriale il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti di tutti i soggetti risultanti annotati nel registro come titolari, compresi i precedenti titolari che abbiano ceduto il titolo, poiché sono portatori di un interesse qualificato alla stabilità della privativa.
• La disciplina del litisconsorzio necessario nei giudizi di nullità/decadenza dei titoli industriali non è limitata ai soli titolari attuali, ma mira a evitare che la declaratoria incida su soggetti iscritti nel registro senza che abbiano potuto partecipare al processo.
• Il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura della norma a un orientamento consolidato della Cassazione è inammissibile quando non fornisca ragioni idonee a giustificarne il superamento.
• Il potere del giudice di merito di disporre la separazione delle domande o di mantenerne la trattazione congiunta è discrezionale e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità.
• La mancata impugnazione di una statuizione di inammissibilità o di altro capo della decisione determina giudicato interno su quel punto, precludendone la riesamina nei successivi gradi di giudizio.

Come è indicizzato