Cassazione Civile, Ordinanza n. 12780/2026 del 05/05/2026

Esito

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'UIBM, della domanda di registrazione del marchio figurativo "RTL 102.5 NAPULÈ" per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41, sull'assunto dell'esistenza di rischio di confusione e associazione con segni anteriori. La Commissione dei ricorsi ha poi accolto l'impugnazione della società radiofonica richiedente, ritenendo che non vi fosse rischio di confusione in ragione della lunga coesistenza di due famiglie di marchi accomunate dal lemma "RTL" e della conseguente preclusione alla tutela del segno anteriore. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 12, comma 1, lett. d), 20, lett. b), 177, 178 e 180 d.lgs. 30/2005, sostenendo che la preclusione per coesistenza non può operare con riferimento a una famiglia di marchi, ma solo al singolo marchio richiesto in registrazione, e che non può essere messa in discussione la validità del titolo anteriore nel giudizio di opposizione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. 30/2005, dell'art. 2697 c.c. e dei principi sul vincolo delle sentenze interpretative della CGUE, assumendo che la buona fede richiesta per la coesistenza non sia accertabile in sede amministrativa e che la sentenza impugnata abbia illegittimamente presunto la buona fede del titolare posteriore, con inversione dell'onere probatorio e richiamo improprio all'art. 2600 c.c. Con il terzo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, lamentando che la Commissione avesse dato per non smentita la titolarità di un marchio anteriore del 1991 senza considerare la contestazione sulla buona fede e la pendenza di altro giudizio sulla validità del titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale, affermando che il principio della c.d. preclusione per coesistenza, elaborato dalla Corte di giustizia in materia di marchi, non riguarda solo il singolo marchio ma può applicarsi anche a una famiglia di marchi, quando la coesistenza pacifica e protratta nel tempo abbia fatto venir meno il rischio di confusione nella percezione del pubblico. Ha quindi condiviso l'accertamento di merito della Commissione dei ricorsi circa la lunga coesistenza dei segni, l'uso del lemma "RTL" da parte della resistente per decenni e l'acquisita capacità distintiva del nucleo comune del marchio. Ha inoltre escluso che il richiamo alla buona fede fosse erroneo o incompatibile con il giudizio amministrativo, chiarendo che, in questo contesto, la buona fede va intesa come correttezza del comportamento imprenditoriale e che la sua valutazione può essere desunta presuntivamente dalla protratta coesistenza. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la sentenza impugnata fondata non sulla validità del precedente titolo del 1991 ma sulla presunzione di buona fede ricavata dall'uso ultradecennale e dalla coesistenza dei marchi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della società controricorrente, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero, rimasto sostanzialmente non resistente.

Norme richiamate

• art. 136-terdecies d.lgs. n. 30/2005

  Indicato come base del ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione dei ricorsi in materia di marchi.

• art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2005

  Richiamato come norma sul rischio di confusione nella registrazione del marchio; la Corte ne ammette la valutazione alla luce della coesistenza e della famiglia di marchi.

• art. 20, lett. b), d.lgs. n. 30/2005

  Richiamato come norma sulla tutela del marchio anteriore e sul rischio di confusione; la Corte conferma che tale rischio può venir meno per effetto della coesistenza prolungata.

• art. 177 d.lgs. n. 30/2005

  Richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge in tema di opposizione alla registrazione e limiti del sindacato amministrativo.

• art. 178 d.lgs. n. 30/2005

  Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ne ricava una preclusione all'esame della coesistenza.

• art. 180 d.lgs. n. 30/2005

  Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità di questioni sulla validità del titolo anteriore; la Corte esclude che la decisione impugnata abbia trattato tale profilo in modo decisivo.

• art. 2697 c.c.

  Evocato in relazione all'onere della prova sulla buona fede; la Corte esclude un'inversione dell'onere, poiché la buona fede è stata desunta in via presuntiva dai fatti accertati.

• art. 2600 c.c.

  Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della presunzione di colpa; la Corte lo reputa estraneo perché non è stata accertata concorrenza sleale.

• art. 111, comma 6, Cost.

  Richiamato nel motivo di nullità per asserito difetto di motivazione; la Corte ritiene la motivazione sufficiente e la censura inammissibile.

• art. 115 c.p.c.

  Richiamato nel motivo di nullità per asserito uso di fatti non contestati; la Corte non ravvisa violazione rilevante.

• art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

  Richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata sia priva di motivazione idonea.

• art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

  Usato come parametro dei motivi di violazione di legge esaminati dalla Corte.

• art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  Usato come parametro del motivo di nullità per motivazione apparente o inesistente.

• art. 372 c.p.c.

  Consente il deposito di documentazione utile a provare la continuità soggettiva della parte ricorrente per mutamento di denominazione.

• art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

• Il principio della preclusione per coesistenza dei marchi non è limitato al confronto tra singoli segni isolati, ma può operare anche quando il segno contestato si inserisca in una famiglia di marchi caratterizzata da un elemento distintivo comune, se la lunga coesistenza ha eliminato il rischio di confusione nel pubblico.
• Ai fini del giudizio di confondibilità rilevano tutti gli elementi pertinenti del caso concreto, compresa la protratta coesistenza pacifica dei segni, la loro utilizzazione nel tempo e la capacità distintiva ormai acquisita presso i consumatori; tali accertamenti di fatto sono insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione sufficiente.
• Nel contesto della preclusione per coesistenza, la buona fede va intesa come correttezza imprenditoriale e non come presunzione automatica di stato soggettivo; essa può essere desunta dal comportamento complessivo e dalla lunga convivenza dei segni sul mercato.
• Nel giudizio di opposizione alla registrazione del marchio non è consentito trasformare la contestazione in un giudizio autonomo sulla validità del titolo anteriore, se la decisione impugnata si fonda invece sulla valutazione del rischio di confusione e sulla coesistenza dei segni.
• Il motivo di ricorso per vizio motivazionale è inammissibile quando non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira, in realtà, a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto o questioni estranee al decisum.

Come è indicizzato