Cassazione Civile, Ordinanza n. 28373/2023 del 11/10/2023

Esito

La controversia

La controversia origina dall'opposizione proposta da una società titolare del segno anteriore "B B Hotels" contro la domanda di registrazione italiana di un marchio complesso "BB Hotels" depositata da altra società. L'Ufficio italiano brevetti e marchi aveva respinto l'opposizione e la Commissione dei ricorsi aveva confermato il rigetto, ritenendo: (a) inammissibile, per mancanza di traduzione italiana, la documentazione integrativa prodotta a prova della diffusione del brand; (b) non provata un'accresciuta capacità distintiva del marchio anteriore; (c) insussistente il rischio di confusione tra i segni, in considerazione della debolezza del segno anteriore e delle differenze grafiche e cromatiche del marchio richiesto. Nel ricorso per cassazione la società opponente ha dedotto quattro censure: violazione della disciplina sulla lingua degli atti e documenti nel procedimento avanti alla Commissione dei ricorsi; omesso esame di fatti decisivi relativi alla pretesa anteriorità e all'origine fantasiosa della sigla "B B"; violazione della norma sul secondary meaning e sul rafforzamento distintivo del marchio debole; violazione dei criteri di valutazione della confondibilità tra marchi complessi e dell'assunto secondo cui il confronto avrebbe dovuto valorizzare la parte denominativa e il ricordo mnemonico del consumatore. L'Avvocatura dello Stato ha inoltre eccepito la nullità della procura speciale, eccezione respinta.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di nullità della procura, ritenendo valida la procura conferita da società straniera sulla base della certificazione notarile e della disciplina convenzionale richiamata. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che nel procedimento in materia di proprietà industriale i documenti depositati in lingua straniera devono essere tradotti in italiano nel termine previsto, e quindi possono essere esclusi dal materiale probatorio se privi di traduzione. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando la genericità di una delle circostanze dedotte e rilevando che la Commissione aveva comunque considerato e motivatamente respinto l'allegazione sulla natura fantasiosa della sigla. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile, pur correggendo la motivazione di diritto della decisione impugnata sul punto del secondary meaning e del rafforzamento distintivo del marchio originariamente debole, ma senza incidere sul dispositivo poiché la decisione di merito era sorretta anche da un'autonoma ratio non censurata, cioè la mancata prova dell'accresciuta capacità distintiva. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che il giudizio di confondibilità era stato compiuto in modo globale e sintetico, con valorizzazione della debolezza del segno anteriore e delle differenze complessive tra i marchi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore delle controparti.

Norme richiamate

• art. 136 c.p.i.

  indica il rimedio esperibile avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi dinanzi alla Commissione dei ricorsi.

• art. 147 c.p.i.

  disciplina, oltre alle domande e istanze, anche gli atti, i documenti e i ricorsi previsti dal codice; per la Corte ricomprende il procedimento davanti alla Commissione dei ricorsi e comporta l'applicazione dell'obbligo di traduzione dei documenti depositati in lingua straniera.

• art. 148 c.p.i.

  impone che domande, istanze, ricorsi e atti allegati siano redatti in lingua italiana e che degli atti in lingua diversa sia fornita traduzione italiana; il termine di deposito della traduzione è rilevante solo nei casi previsti dalla norma.

• art. 13, comma 2, c.p.i.

  richiamato per il tema del rafforzamento della capacità distintiva del marchio originariamente debole mediante l'uso sul mercato.

• art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i.

  richiamato quale parametro per la valutazione della confondibilità tra segni, da compiersi secondo un apprezzamento globale e sintetico.

• art. 47, comma 5, D.M. 13 gennaio 2010, n. 33

  prevede che la traduzione dei documenti depositati in lingua straniera, diversi da quelli espressamente esclusi, debba essere inviata entro trenta giorni dal deposito del documento originale.

• art. 6, D.M. 13 gennaio 2010, n. 33

  richiamato per il regime di asseverazione della traduzione dei documenti stranieri.

• art. 384, ultimo comma, c.p.c.

  consente la correzione della motivazione in diritto della decisione impugnata quando la motivazione sia errata ma il dispositivo resti sorretto da altra autonoma ratio non censurata.

• art. 380-bis.1 c.p.c.

  richiamato per il procedimento camerale e per il deposito delle memorie.

• art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  evocato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali, qui non dedotti nei limiti consentiti.

• art. 2697 c.c.

  richiamato indirettamente nella parte in cui la Corte afferma che la prova dell'accresciuta capacità distintiva incombe sulla parte che la deduce.

• Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

  richiamata per l'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici esteri e per il riconoscimento dell'apostille quale unica formalità per attestare autenticità e qualità del firmatario.

• Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987

  richiamata per escludere l'obbligo di apostille sugli atti pubblici tra Stati contraenti, compresi gli atti notarili.

• L. 1253 del 1966

  legge di ratifica della Convenzione dell'Aja richiamata dalla Corte.

• L. 106/1990

  legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles richiamata dalla Corte.

Massime di principio

• Nei procedimenti in materia di proprietà industriale, i documenti depositati in lingua straniera devono essere tradotti in italiano secondo la disciplina speciale del codice e del regolamento di attuazione; in difetto, possono essere esclusi dal materiale probatorio.
• La prova dell'acquisto di una maggiore capacità distintiva di un marchio originariamente debole mediante uso sul mercato deve essere fornita dalla parte che invoca tale rafforzamento; in mancanza di prova, il segno resta qualificabile come debole ai fini del giudizio di confondibilità.
• Un marchio originariamente debole, se acquisisce distintività per effetto dell'uso, può essere tutelato come un marchio forte; la verifica della contraffazione va allora compiuta secondo criteri più rigorosi, non potendosi negare in astratto la mutazione della sua forza distintiva.
• Il giudizio di confondibilità tra marchi complessi deve essere condotto globalmente e sinteticamente, avendo riguardo all'impressione complessiva prodotta sui consumatori e non a un raffronto atomistico dei singoli elementi.
• Quando una decisione è sorretta da plurime rationes decidendi autonome e una sola di esse non viene specificamente censurata, il motivo diretto contro l'altra ratio è inammissibile per difetto di interesse, poiché la decisione resterebbe comunque sorretta dalla motivazione non impugnata.
• La procura alle liti rilasciata da persona giuridica straniera è valida se l'atto notarile certifica l'identità del sottoscrittore e i suoi poteri rappresentativi secondo la legge applicabile e la disciplina convenzionale pertinente, senza che occorra una prova ulteriore ove la contestazione sia generica.

Come è indicizzato