Cassazione Civile, Ordinanza n. 36862/2022 del 15/12/2022

Esito

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui la titolare del marchio anteriore "La Martina" ha chiesto la nullità del marchio "Maison Martina", di titolarità della controparte, oltre all'accertamento della contraffazione del proprio marchio, alla condanna al risarcimento dei danni, all'inibitoria dell'uso del segno e alla pubblicazione della sentenza. Il Tribunale aveva respinto le domande ritenendo i segni non confondibili; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, valorizzando la diversa impressione complessiva dei marchi, la debole capacità distintiva dell'elemento comune "Martina" e il ruolo distintivo degli ulteriori elementi "La" e "Maison". Con il ricorso per cassazione la titolare del marchio anteriore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12, comma 1, lett. d), cod. prop. ind., sostenendo che, trattandosi di marchio complesso, il giudizio di confondibilità dovesse essere condotto in modo atomistico sui singoli elementi caratterizzanti e che la Corte di merito avesse errato nell'escludere che "Martina" costituisse il cuore del marchio; 2) violazione degli artt. 7 e 13 cod. prop. ind., censurando l'attribuzione di capacità distintiva all'articolo "La" e il giudizio sulla genericità di "Martina"; 3) violazione dell'art. 12, comma 1, lett. e), cod. prop. ind., lamentando l'esclusione della rinomanza del marchio anteriore e la presunta assimilazione tra marchio rinomato e marchio celebre.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in tema di marchio complesso: la valutazione della confondibilità va compiuta considerando il segno nel suo insieme, ma può concentrarsi sugli elementi dominanti quando gli altri siano trascurabili; nel caso concreto, l'elemento comune "Martina" aveva capacità distintiva debole, mentre il termine "Maison" nel segno successivo e l'insieme "La Martina" nel segno anteriore alteravano in modo sostanziale l'impressione complessiva, sul piano grafico, fonetico e concettuale. La censura relativa alla capacità distintiva dell'articolo "La" è stata dichiarata inammissibile perché basata su una lettura non corretta della sentenza impugnata. Anche il motivo sulla rinomanza è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava le circostanze di fatto idonee a dimostrare il nesso tra i marchi e il rischio di indebito vantaggio o pregiudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

• art. 12, primo comma, lett. d), d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)

  La nullità/contraffazione per segno identico o simile richiede una valutazione globale della confondibilità dei marchi; nei marchi complessi la comparazione può concentrarsi sugli elementi dominanti se gli altri sono trascurabili.

• art. 7 d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)

  Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della capacità distintiva del segno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una lettura non corretta della decisione di merito.

• art. 13 d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)

  Richiamato dalla ricorrente sul tema della capacità distintiva dei segni e del valore distintivo degli elementi del marchio.

• art. 12, primo comma, lett. e), d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)

  La tutela del marchio rinomato presuppone notorietà e collegamento tra i segni; la censura è stata respinta per difetto di specificità nella deduzione dei fatti costitutivi del nesso e del pregiudizio/vantaggio indebito.

• art. 380-bis.1 c.p.c.

  Richiamato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio.

• art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

  Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

• Nel giudizio di confondibilità tra marchi complessi la comparazione non può arrestarsi a un singolo elemento isolato, ma deve avvenire sull'impressione complessiva del segno, ferma restando la possibilità di attribuire rilievo prevalente agli elementi dominanti quando gli altri abbiano funzione trascurabile.
• Un elemento comune a due marchi non assume automaticamente posizione distintiva autonoma o funzione dominante: occorre verificare, in concreto, il suo peso nel segno complessivo, la percezione del pubblico di riferimento e l'eventuale alterazione di significato derivante dall'associazione con gli altri elementi.
• La valutazione di novità/confondibilità e di capacità distintiva dei segni è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non illogica.
• La tutela del marchio rinomato presuppone la deduzione e prova di circostanze concrete da cui risulti un nesso tra i segni in conflitto e il rischio di vantaggio indebito o pregiudizio; una censura priva di specificità fattuale è inammissibile.
• La mera asserita notorietà del marchio anteriore non basta: per la protezione rafforzata occorre allegare elementi che consentano di apprezzare la conoscibilità effettiva del segno e il collegamento mentale del pubblico tra i marchi.

Come è indicizzato