Cassazione Civile, Ordinanza n. 20233/2022 del 23/06/2022

Esito

La controversia

La controversia nasce da un modello di utilità relativo a un sistema automatico di stabilizzazione per imbarcazioni. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la nullità del modello e, su domanda riconvenzionale della titolare, aveva ritenuto possibile la conversione del titolo nullo in brevetto, ai sensi dell'art. 76, comma 3, c.p.i. La corte d'appello ha invece escluso il presupposto soggettivo della conversione, valorizzando il fatto che la titolare, in precedenza, aveva presentato domanda di brevetto per invenzione e poi ne aveva chiesto la modifica in modello di utilità dopo rilievi dell'Ufficio/EPO, ritenendo così manifestata la volontà di preferire il modello al brevetto e quindi incompatibile con l'ipotesi di conversione. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 76, comma 3, e 84, comma 2, c.p.i., sostenendo che la modifica della domanda ai sensi dell'art. 84 c.p.i. è un rilievo tecnico dell'Ufficio, privo di incidenza sulla volontà del richiedente, e non impedisce la successiva conversione del titolo nullo; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1362 e 1424 c.c. e dell'art. 76, comma 3, c.p.i., lamentando che la corte di merito non aveva compiuto il corretto accertamento dell'intento pratico del richiedente, che era quello di ottenere tutela per il sistema di stabilizzazione, anche mediante brevetto per invenzione, più esteso del modello di utilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione della corte d'appello perché aveva confuso due fattispecie diverse: da un lato la modifica della domanda di brevetto richiesta dall'Ufficio ex art. 84, comma 2, c.p.i.; dall'altro la conversione del titolo nullo ex art. 76, comma 3, c.p.i. La Suprema Corte ha affermato che, ai fini della conversione, il giudice deve verificare se l'intento pratico perseguito dal richiedente sia realizzabile mediante la diversa privativa e non può desumere automaticamente dalla precedente modifica della domanda la volontà contraria alla conversione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

• art. 76, comma 3, c.p.i.

  "Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità"

  la conversione del titolo nullo richiede l'accertamento dei requisiti del diverso brevetto e dell'intento pratico del richiedente, non la prova di una volontà concreta di accettare ex post il negozio/titolo diverso; la domanda di conversione va proposta nel giudizio di nullità e non può essere disposta d'ufficio

• art. 84, comma 2, c.p.i.

  "se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato... a modificare la domanda stessa"

  la norma disciplina un meccanismo di collaborazione tecnica dell'Ufficio con il richiedente e non esprime una scelta sostanziale definitiva del richiedente incompatibile con la successiva conversione del titolo

• art. 1424 c.c.

  è richiamato come base generale della conversione del negozio nullo e come espressione della regola di conservazione degli effetti del negozio, quando compatibile con la volontà/intento pratico perseguito

• art. 1362 c.c.

  viene evocato per l'accertamento dell'intento pratico del soggetto secondo i criteri ermeneutici della volontà oggettiva

• art. 1367 c.c.

  richiamato insieme alle norme sulla conservazione del negozio nullo come fondamento del principio di conservazione

• art. 1444 c.c.

  richiamato insieme alle norme sulla conservazione del negozio nullo come fondamento del principio di conservazione

• art. 76 c.p.i.

  il modello è anche applicabile in via di conversione ai brevetti/privative nulli, se ricorrono i requisiti del diverso titolo e l'intento pratico del richiedente

Massime di principio

• In caso di domanda di conversione di un modello di utilità in brevetto, il giudice deve accertare se l'intento pratico perseguito dal richiedente sia realizzabile mediante la diversa privativa, verificando anche i requisiti di validità del diverso titolo.
• La precedente modifica della domanda brevettuale richiesta dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.i., non equivale di per sé a una rinuncia alla successiva conversione del titolo nullo ex art. 76, comma 3, c.p.i.
• La conversione del titolo nullo non richiede la prova di una volontà concreta e attuale di accettare il titolo diverso, ma l'accertamento dell'intento pratico originariamente perseguito e della sua compatibilità con il diverso titolo.
• La disciplina della conversione opera come regola di conservazione della privativa/negozio nullo e non può essere neutralizzata da un'interpretazione che confonda il rilievo tecnico dell'Ufficio con la volontà sostanziale del richiedente.

Come è indicizzato