Cassazione Civile, Ordinanza n. 17134/2025 del 25/06/2025

Esito

La controversia

Due società titolari di frazioni italiane di due brevetti europei relativi a una "testa di trivellazione" hanno agito contro una società concorrente chiedendo l’accertamento della contraffazione. Il Tribunale ha però dichiarato nulli i brevetti per difetto di altezza inventiva, riqualificandoli come modelli di utilità ormai scaduti, e ha escluso la contraffazione perché non risultava provata la commercializzazione di macchine entro il periodo di validità dei titoli. La Corte d’appello ha confermato. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione dell’art. 121 c.p.i. per avere la Corte d’appello preteso, in appello, una specifica allegazione del problema tecnico e della sua soluzione, gravando il titolare di oneri non dovuti; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la sentenza avesse valorizzato un difetto di descrizione non dedotto dalla controparte; 3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria circa il contenuto del brevetto e la prior art; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento del testo brevettuale; 5) difetto di motivazione sull’appartenenza alla prior art delle soluzioni brevettate; 6) violazione dell’art. 82 c.p.i. e nullità della sentenza sulla qualificazione di due diverse soluzioni come modello di utilità l’una rispetto all’altra. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo e assorbiti gli altri.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che l’individuazione del problema tecnico e delle caratteristiche inventive del brevetto deve essere compiuta dal giudice, sulla base del testo delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni, secondo il punto di vista del tecnico medio del ramo; non incombe invece sul titolare un autonomo onere di allegazione e prova in appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura presupponeva un accertamento non effettivamente compiuto dalla sentenza impugnata; i restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

• art. 121 c.p.i.

  La presunzione di validità del titolo di proprietà industriale comporta che l’onere di provare nullità o decadenza grava su chi impugna il titolo; non consente però di addossare al titolare un onere specifico di allegazione e prova del problema tecnico e della soluzione inventiva in sede di impugnazione.

• art. 69 Convenzione sul Brevetto Europeo

  L’ambito di protezione del brevetto europeo si determina a partire dalle rivendicazioni, che vanno interpretate anche alla luce della descrizione e dei disegni come strumenti esplicativi.

• Protocollo relativo all’interpretazione dell’articolo 69 CBE

  L’interpretazione delle rivendicazioni deve collocarsi in una posizione intermedia tra il mero senso letterale e una protezione estesa a ciò che il titolare avrebbe inteso proteggere, assicurando al contempo tutela effettiva del brevetto e ragionevole certezza per i terzi.

• art. 48 c.p.i.

  Richiamato dalla Corte d’appello per affermare, poi ritenuto erroneamente, un presunto onere di allegazione in appello del problema tecnico del brevetto.

• art. 51 c.p.i.

  Richiamato dalla Corte d’appello nel ragionamento sull’allegazione del contenuto del brevetto e dell’originalità del trovato.

• art. 52 c.p.i.

  Richiamato dalla Corte d’appello in relazione ai requisiti e alla valutazione del brevetto, ma la Cassazione ne esclude l’uso per imporre un onere allegatorio non previsto.

• art. 82 c.p.i.

  Invocato dai ricorrenti sul rapporto tra soluzioni tecniche diverse e modello di utilità; il relativo motivo è rimasto assorbito.

• art. 112 c.p.c.

  La censura di ultrapetizione è stata dichiarata inammissibile perché presupponeva un rilievo di insufficiente descrizione non effettivamente posto a base della decisione di merito.

• art. 115 c.p.c.

  Invocato per asserito travisamento del contenuto oggettivo dei brevetti; il motivo è stato assorbito.

• art. 111 Cost.

  Richiamato dai ricorrenti per denunciare carenza o contraddittorietà di motivazione; la Corte ha accolto solo la censura sul primo motivo e ha assorbito le altre doglianze motivazionali.

• art. 132 c.p.c.

  Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; le ulteriori censure basate su tale norma sono state assorbite o non accolte.

• art. 118 disp. att. c.p.c.

  Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza; le relative doglianze sono state assorbite.

• art. 380-bis.1 c.p.c.

  Menzionato per il deposito delle memorie nella fase camerale.

Massime di principio

• Nel giudizio di nullità o contraffazione di un brevetto, l’interpretazione del titolo deve avvenire principalmente sulla base delle rivendicazioni, lette alla luce della descrizione e dei disegni, secondo la prospettiva del tecnico medio del settore.
• L’individuazione del problema tecnico risolto dall’invenzione e delle caratteristiche della soluzione inventiva è un compito del giudice; non può essere trasformata in un autonomo onere di allegazione e prova gravante sul titolare del brevetto che resiste all’azione di nullità o che impugna una decisione sfavorevole.
• La presunzione di validità del titolo di proprietà industriale pone a carico di chi ne contesta la validità la prova della nullità o decadenza, ma non legittima il giudice a pretendere dal titolare specificazioni ulteriori non previste dal sistema processuale o brevettuale.
• Una censura di ultrapetizione è inammissibile quando presuppone un fondamento decisorio che dalla sentenza impugnata non emerge affatto.
• Le doglianze che attaccano una pluralità di profili motivazionali o di qualificazione giuridica possono restare assorbite quando è accolto un motivo che è logicamente preliminare e idoneo da solo a determinare la cassazione della decisione.

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