Cassazione Civile, Ordinanza n. 12778/2026 del 05/05/2026

Esito

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione, accolta dall’UIBM, alla registrazione del marchio "RTL 102.5 BEST" per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41. La Commissione dei ricorsi aveva poi accolto il gravame della richiedente, ritenendo insussistente il rischio di confusione tra il segno richiesto e i marchi anteriori dell’opponente, valorizzando la lunga coesistenza di due famiglie di marchi accomunate dal lemma "RTL" e ritenendo operante la preclusione per coesistenza in buona fede. La ricorrente per cassazione ha censurato la decisione sotto tre profili: (1) violazione delle norme sul rifiuto di registrazione per rischio di confusione e sulla tutela del marchio anteriore, sostenendo che la preclusione per coesistenza non sarebbe applicabile alle famiglie di marchi ma solo al singolo marchio e che, comunque, nel giudizio di opposizione non si potrebbe discutere della validità del titolo anteriore; (2) violazione delle norme sul giudizio di coesistenza e dei principi europei, deducendo che la buona fede non sarebbe accertabile in sede amministrativa, che la sentenza avrebbe contraddittoriamente escluso e poi presupposto tale elemento, e che sarebbe stata impropriamente applicata la presunzione di buona fede con inversione dell’onere della prova; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, per avere valorizzato come non smentita la registrazione del 1991 e per non avere esaminato la contestazione della buona fede nel diverso giudizio civile pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla preclusione per coesistenza, affermando che il principio elaborato dalla Corte di giustizia nel caso Budweiser, fondato su uso simultaneo, pacifico, di lunga durata e in buona fede di segni confondibili, si applica anche alla situazione di una famiglia di marchi, perché il giudizio di confondibilità deve tener conto di tutti gli elementi pertinenti, inclusa la coesistenza pluridecennale di più segni appartenenti alla stessa impresa e con elemento dominante comune. Ha inoltre precisato che la buona fede rilevante è quella oggettiva come correttezza imprenditoriale, non già una presunzione legale in senso tecnico, e che nel caso concreto la presunzione di buona fede è stata desunta in fatto dalla lunga coesistenza e dall’uso ultradecennale del lemma distintivo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, essendo la motivazione sufficiente a fondare l’accertamento di fatto sulla coesistenza e sulla buona fede, senza necessità di esaminare la dedotta nullità della prima registrazione in altro giudizio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della società resistente, mentre sono state compensate rispetto al Ministero per mancata resistenza.

Norme richiamate

• art. 136-terdecies d.lgs. n. 30/2005

  richiamato come base del ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione dei ricorsi in materia di marchi

• art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2005

  richiamato per il rifiuto di registrazione del marchio in presenza di rischio di confusione con marchi anteriori

• art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2005

  richiamato come norma che tutela il titolare del marchio anteriore contro l’uso di segni identici o simili idonei a creare confusione

• art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 30/2005

  menzionato dalla ricorrente nel sostenere che la nozione di famiglia di marchi non potrebbe essere usata per restringere il giudizio di confondibilità

• art. 177 d.lgs. n. 30/2005

  richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti del giudizio di opposizione alla registrazione

• art. 178 d.lgs. n. 30/2005

  richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti del giudizio di opposizione alla registrazione

• art. 180 d.lgs. n. 30/2005

  richiamato dalla ricorrente per sostenere che nel giudizio di opposizione non possa discutersi della validità del titolo anteriore

• art. 2697 c.c.

  invocato dalla ricorrente in tema di onere della prova sulla buona fede e sulla mala fede nel contesto della coesistenza dei marchi

• art. 111, comma 6, Cost.

  richiamato per denunciare il difetto di motivazione della sentenza impugnata

• art. 115 c.p.c.

  richiamato per censurare la valutazione del fatto come non contestato o non smentito

• art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

  richiamato per denunciare motivazione apparente o inesistente

• art. 1147 c.c.

  richiamato per distinguere la buona fede soggettiva, presunta dal legislatore, dalla buona fede oggettiva rilevante nel caso di specie

• art. 1153 c.c.

  citato come esempio di buona fede in senso soggettivo

• art. 1415 c.c.

  citato come esempio di buona fede in senso soggettivo

• art. 1445 c.c.

  citato come esempio di buona fede in senso soggettivo

• art. 2033 c.c.

  citato come esempio di buona fede in senso soggettivo

• artt. 1175, 1337, 1375 c.c.

  richiamati per definire la buona fede oggettiva come regola di lealtà e correttezza

Massime di principio

• La preclusione per coesistenza può operare anche quando il segno contestato si inserisce in una famiglia di marchi: ciò che conta è la lunga e pacifica convivenza, in buona fede, di segni idonei a far percepire al pubblico la diversa provenienza imprenditoriale, con conseguente esclusione del rischio di confusione.
• Nel giudizio di opposizione alla registrazione del marchio, il rischio di confusione deve essere valutato considerando tutti gli elementi pertinenti del caso concreto, inclusa l’esistenza di una serie o famiglia di marchi appartenenti alla stessa impresa e già noti al pubblico.
• La buona fede rilevante nel principio di coesistenza non coincide con una presunzione legale di buona fede soggettiva, ma con un comportamento imprenditoriale corretto e non sleale; essa può essere desunta in fatto dalla protratta coesistenza dei segni sul mercato.
• L’eccezione di difetto di validità del titolo anteriore non può essere utilizzata per elidere la valutazione del rischio di confusione ove la decisione si fondi, in fatto, sulla coesistenza e sulla capacità distintiva acquisita dai segni.
• È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando la motivazione, pur sintetica, chiarisca che la decisione si fonda su accertamenti di fatto insindacabili in cassazione.

Come è indicizzato