Cassazione Civile, Ordinanza n. 15903/2023 del 06/06/2023

Esito

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società estera volta ad accertare la decadenza per non uso, ai sensi dell'art. 24 c.p.i., di alcuni marchi italiani "Passaparola" appartenenti a una emittente televisiva italiana. In fatto, il format televisivo era stato originariamente trasmesso in Italia con quel segno, poi la produzione era cessata; successivamente la società titolare dei marchi aveva ripreso la messa in onda di alcune repliche del programma su un canale nazionale in chiaro. Il tribunale aveva dichiarato la decadenza per non uso limitatamente ad alcune classi merceologiche, ma la corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la trasmissione delle repliche integrasse una ripresa di uso effettivo del marchio idonea a impedire la decadenza, e che il deposito di un marchio UE da parte dell'attrice non fosse ostativo alla riabilitazione. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 24 c.p.i. e nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostenendo che la mera diffusione di repliche tra fine 2013 e inizio 2014 non potesse essere qualificata come uso effettivo del marchio; 2) violazione delle norme UE e del c.p.i. sulla rilevanza ostativa del marchio europeo depositato nel 2009, che avrebbe dovuto impedire la riabilitazione del marchio nazionale per non uso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte territoriale avesse erroneamente identificato l'uso effettivo del marchio con la sola trasmissione in chiaro del programma su un canale nazionale, senza verificare in concreto se, alla luce di frequenza, durata e complessive circostanze della programmazione, tale uso fosse realmente commerciale e non simbolico nel mercato televisivo. Ha inoltre ravvisato un vizio motivazionale per la genericità dell'accertamento sulle "numerose" trasmissioni e per l'assenza di indicazione delle fonti probatorie. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

• art. 24 c.p.i.

  La decadenza per non uso non può essere esclusa se non quando, tra la scadenza del quinquennio e la domanda o eccezione di decadenza, sia iniziato o ripreso un uso effettivo del marchio; tale uso deve essere concreto e commercialmente rilevante, non simbolico.

• art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

  La motivazione è viziata quando non consente il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice o non indica adeguatamente gli elementi probatori posti a base dell'accertamento.

• art. 10 direttiva 89/104/CEE

  Richiamato per il principio di diritto dell'Unione sull'uso effettivo del marchio, da valutare in relazione allo sfruttamento commerciale e alle quote di mercato.

• artt. 9, 11, 17, 37 e 52 reg. (UE) 2017/1001

  Norme invocate nel secondo motivo, relative al marchio dell'Unione europea e ai suoi effetti; il motivo è stato però assorbito e non esaminato nel merito.

• artt. 9, 14, 32 e 46 reg. (CE) n. 207/2009

  Richiamate dalla ricorrente in tema di marchio UE e opponibilità, ma la Corte non si è pronunciata sul merito per assorbimento.

• artt. 15 e 24 c.p.i.

  Richiamati nel secondo motivo; la Corte ha lasciato impregiudicata la questione dell'eventuale ostatività del marchio UE depositato dalla ricorrente.

Massime di principio

• Ai fini della decadenza per non uso del marchio, l'uso effettivo va accertato in concreto sulla base di tutte le circostanze del caso, verificando se lo sfruttamento del segno sia idoneo a mantenere o conquistare quote di mercato nel settore interessato.
• Non è sufficiente, per integrare uso effettivo, la mera diffusione del segno in un contesto apparentemente ampio o nazionale: occorre valutare frequenza, durata, modalità e reale incidenza commerciale della diffusione.
• L'uso simbolico o meramente conservativo del marchio non impedisce la decadenza e non vale a riabilitare il segno ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.p.i.
• La motivazione sul punto è apparente o insufficiente quando il giudice richiama in modo generico la pluralità delle trasmissioni senza indicare le fonti probatorie o senza esplicitare il ragionamento che collega i dati fattuali alla conclusione sull'uso effettivo.

Come è indicizzato