Cassazione Civile, Ordinanza n. 12779/2026 del 05/05/2026

Esito

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'UIBM alla registrazione del marchio "RTL 102.5 DIGITAL SPACE" per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41, a seguito dell'opposizione proposta dalla titolare di marchi anteriori recanti la sigla "RTL". La Commissione dei ricorsi aveva accolto il ricorso della società richiedente, ritenendo che la lunga coesistenza nel mercato di due famiglie di marchi con identico nucleo distintivo "RTL" avesse fatto venir meno il rischio di confusione e, quindi, il presupposto dell'opposizione. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 12, comma 1, lett. d), 20, lett. b), 177, 178 e 180 d.lgs. n. 30/2005, sostenendo che la preclusione per coesistenza non potrebbe operare con riguardo a una "famiglia di marchi" ma solo al singolo marchio richiesto in registrazione, e che l'uso della categoria della famiglia di marchi sarebbe stato impropriamente impiegato per restringere il giudizio di confondibilità; 2) violazione dell'art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2005, dell'art. 2697 c.c. e dei principi sul rinvio pregiudiziale UE, sostenendo che il requisito della buona fede, richiesto dalla preclusione per coesistenza, non sarebbe accertabile in sede amministrativa e che la sentenza avrebbe invertito l'onere della prova; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, per aver dato rilievo a una registrazione del 1991 e alla sua non smentita senza confrontarsi con la contestazione della validità del titolo anteriore. La resistente ha eccepito anche il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, eccezione respinta perché documentata la continuità soggettiva tra la società originaria e quella attuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, ha confermato che la preclusione per coesistenza può operare anche quando la coesistenza riguardi una famiglia di marchi, purché sia accertata in fatto una lunga e pacifica convivenza tra segni aventi un medesimo nucleo distintivo e la conseguente esclusione del rischio di confusione. Ha inoltre chiarito che la nozione di buona fede rilevante in tale contesto coincide con una condotta imprenditoriale corretta e non sleale, e che la relativa presunzione può essere desunta dall'accertata coesistenza protratta nel tempo, senza che ciò comporti applicazione dell'art. 2600 c.c. o inversione dell'onere della prova. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la sentenza impugnata valorizzato soltanto la buona fede desunta dall'uso ultradecennale e dalla coesistenza dei segni, senza fondarsi sulla validità della prima registrazione del 1991. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della società resistente, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero.

Norme richiamate

• art. 372 c.p.c.

  Consente il deposito documentale in cassazione da cui è stata desunta la continuità soggettiva della società ricorrente e quindi la sua legittimazione attiva.

• art. 136-terdecies d.lgs. n. 30/2005

  Indicato come base del ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione dei ricorsi in materia di marchi.

• art. 12, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2005

  Richiamato nella sentenza per il giudizio di confondibilità e per il rischio di associazione tra segni distintivi.

• art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2005

  Invocato dalla ricorrente per escludere la registrabilità del segno successivo e discusso in relazione alla preclusione per coesistenza.

• art. 19 d.lgs. n. 30/2005

  Richiamato come disposizione relativa alla nullità della registrazione del marchio, questione ritenuta estranea al giudizio amministrativo in esame.

• art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2005

  È la norma su cui si fonda il rischio di confusione tra marchi; la Corte richiama il venir meno di tale rischio per effetto della lunga coesistenza.

• art. 177 d.lgs. n. 30/2005

  Richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso concernente il giudizio di opposizione e i suoi limiti.

• art. 178 d.lgs. n. 30/2005

  Richiamato tra le norme del procedimento di opposizione invocate nel primo motivo di ricorso.

• art. 180 d.lgs. n. 30/2005

  Richiamato tra le norme che disciplinano il procedimento avanti alla Commissione dei ricorsi e i limiti del sindacato in sede di opposizione.

• art. 2697 c.c.

  Invocato per sostenere una pretesa inversione dell'onere della prova sulla buona fede; la Corte esclude che la decisione abbia violato tale regola.

• art. 2600 c.c.

  Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude la sua applicazione perché non è stata accertata concorrenza sleale, bensì la preclusione per coesistenza in materia di marchi.

• art. 111, comma 6, Cost.

  Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente o inesistente della sentenza impugnata.

• art. 115 c.p.c.

  Richiamato nel motivo di nullità per asserita violazione delle regole di valutazione delle prove e dei fatti non contestati.

• art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

  Richiamato nel motivo di nullità per difetto assoluto di motivazione.

• Corte di giustizia UE, causa C-482/09, Budweiser

  Utilizzata come fondamento del principio di preclusione per coesistenza: uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di marchi identici o simili può escludere il rischio di confusione e impedire l'annullamento del marchio posteriore.

Massime di principio

• La preclusione per coesistenza può operare non solo rispetto al singolo marchio identico o simile, ma anche quando il segno contestato rientri in una famiglia di marchi caratterizzati da un medesimo elemento distintivo, purché la coesistenza lunga e pacifica abbia eliminato in concreto il rischio di confusione.
• Nel giudizio di opposizione alla registrazione del marchio il giudice o l'organo amministrativo deve considerare tutti gli elementi pertinenti al rischio di confusione, ivi compresa l'eventuale coesistenza protratta di segni distintivi e la percezione consolidata del pubblico circa la loro diversa provenienza.
• La buona fede rilevante ai fini della preclusione per coesistenza coincide con un comportamento imprenditoriale corretto e non sleale; essa può essere desunta dal fatto noto della coesistenza prolungata dei segni e non va confusa con la buona fede soggettiva tipica di altri istituti.
• La preclusione per coesistenza non equivale all'applicazione delle norme sulla concorrenza sleale e non comporta, di per sé, l'accertamento di un illecito concorrenziale né l'operatività della presunzione di colpa di cui all'art. 2600 c.c.
• In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla pacifica coesistenza dei marchi, sull'uso ultradecennale del segno e sulla formazione di un patrimonio distintivo percepito dal pubblico.

Come è indicizzato