Cassazione Civile, Sentenza n. 18683/2024 del 09/07/2024

Esito

La controversia

Le ricorrenti principali impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 753/2023 che, pur avendo dichiarato la nullità per decettività della porzione italiana del marchio internazionale n. 835.837 "Budweiser" registrato da Anheuser-Busch (A.B.), aveva respinto le altre domande proposte da Budweiser Budvar e dai distributori italiani: in particolare domande di contraffazione dei tre marchi storici registrati dall'ente boemo (nn. 614.536, 614.537, 674.530), domande risarcitorie per concorrenza sleale, per violazione di indicazione geografica/IGP e petizioni inibitorie e di retroversione degli utili. Venivano dedotte plurime violazioni di legge e di errata interpretazione del giudicato e della giurisprudenza di legittimità, nonché omessa pronuncia su questioni decisive. Le convenute proponevano controricorso incidentale chiedendo, tra l'altro, il rigetto della declaratoria di nullità.

La decisione

La Corte di legittimità ha esaminato i motivi presentati e ha ritenuto in parte fondato il ricorso principale: ha censurato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso la configurabilità di contraffazione dei marchi dell'ente boemo in relazione all'uso, da parte di A.B., del marchio ritenuto decettivo, affermando l'insufficienza della motivazione che aveva escluso la contraffazione alla stregua del solo preuso di A.B.; per tale profilo ha quindi accolto il motivo e ha disposto gli ulteriori effetti consequenziali (conseguente assorbimento di alcuni profili subordinati). Per il resto la Corte ha respinto o dichiarato inammissibili altre censure (tra cui quelle sulla legittimazione delle distributrici rispetto all'azione di contraffazione dei marchi e sulle domande relative alla IGP, nonché varie doglianze processuali), confermando la distinzione tra tutela IGP/DOP e profili di decettività di un marchio. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale delle convenute in parte per vizi di forma e in parte per carenza di interesse rispetto alla ratio decidendi. È stata ribadita la possibilità di pronunciare misure inibitorie a seguito di declaratoria di nullità che renda illecito l'uso del marchio. La sentenza è stata quindi cassata in parte e rinviata per il riesame nelle parti indicate, con conferma o rigetto per le restanti richieste.

Norme richiamate

• art. 21, comma III, Codice della proprietà industriale (c.p.i.)

  è vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità del marchio

  La Corte conferma che la dichiarazione di nullità per decettività comporta il divieto d'uso del marchio dichiarato illecito: l'uso successivo potenzialmente configura illecito e può dare luogo a misure inibitorie e consequenziale responsabilità.

• art. 14, comma 1, lett. b), Codice della proprietà industriale (c.p.i.)

  non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica dei prodotti

  La norma disciplina la decettività originaria e la nullità del marchio che trombi a indurre il consumatore in errore circa la provenienza: può giustificare la nullità di marchi registrati e incidere sul divieto d'uso.

• art. 20, comma I, Codice della proprietà industriale (c.p.i.)

  I diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attivit̀ economica ... un segno identico al marchio

  Stabilisce l'esclusiva del titolare del marchio registrato; la Corte ricorda che la contraffazione si valuta in base a tale esclusiva ma deve essere conciliata con il diritto di preuso.

• art. 123, Codice della proprietà industriale (c.p.i.)

  Le decadenza o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato

  La nullità ha efficacia erga omnes una volta divenuta passata in giudicato; la Corte ne rileva gli effetti ma ne valuta la portata temporale e l'impatto sul diritto di preuso.

• art. 2598 c.c. (conc. sleale)

  La Corte distingue tra le azioni fondate sulla contraffazione dei marchi e quelle per concorrenza sleale; la valutazione della responsabilità extracontrattuale richiede prova della condotta colpevole e del danno; inoltre la presunzione di colpa in alcune ipotesi non sostituisce la valutazione complessiva della buona fede.

• art. 21 comma 3 c.p.i. (richiamato nella giurisprudenza)

  Riferimento normativo al divieto di proseguire uso di marchio dichiarato nullo; la Corte ne attesta la rilevanza ai fini inibitori ma con riguardo agli specifici limiti temporali e di giudicato.

Massime di principio

• Il diritto di preuso (diritto del preutente) e la validità della registrazione sono istituti autonomi: il preuso sopravvive alla nullità della successiva registrazione ma il suo esercizio può essere limitato mentre permane una situazione di decettività del segno; se la decettività viene meno il diritto di preuso può "riespandersi" pienamente.
• La decettività di un marchio è valutata in relazione al contesto temporale e al percepito del pubblico di riferimento; la stessa identica denominazione può risultare decettiva in un periodo e perdere tale carattere in un periodo successivo.
• La dichiarazione di nullità per decettività comporta il divieto d'uso del marchio (art.21 c.p.i.) e può giustificare misure inibitorie e conseguenti pretese risarcitorie, ma l'accertamento richiede valutazione dei fatti e delle vicende processuali pregresse (giudicati) e non determina automaticamente l'estinzione del diritto di preuso.
• La tutela delle indicazioni geografiche/IGP (disciplinate anche dall'UE) è distinta dalla disciplina anti-decettività del marchio: l'assenza di tutela IGP non impedisce che un marchio sia ritenuto decettivo e viceversa; le decisioni su IGP rilevano tra le parti del relativo giudizio e non necessariamente nei confronti di terzi.
• La contraffazione di un marchio validamente registrato può sussistere anche se l'uso contestato proviene da chi vantava un preuso, quando la persistenza dell'uso di un segno dichiarato decettivo opera a danno del titolare del marchio successivo valido; la valutazione richiede attenzione al periodo temporale in cui la decettività è stata accertata.
• Le misure cautelari e le domande inibitorie possono essere concesse/valutate anche alla luce dei giudicati pregressi, ma per la loro adozione rimane rilevante la sussistenza dei requisiti di urgenza e periculum in mora.