Cassazione Civile, Ordinanza n. 34428/2023 del 11/12/2023

Esito

La controversia

La lite nasce da un brevetto europeo relativo a un dispositivo medico per patologie venose. La titolare del brevetto e la sua licenziataria sostenevano che due prodotti commercializzati sul mercato italiano da due società concorrenti fossero in contraffazione letterale del brevetto e chiedevano sequestro, inibitoria, ritiro dal commercio e risarcimento danni, anche per asserita concorrenza sleale. Le convenute si costituivano contestando la contraffazione e domandando in via riconvenzionale la nullità del brevetto. Nel corso del giudizio di primo grado la parte attrice aveva presentato più istanze di limitazione/riformulazione delle rivendicazioni brevettuali ai sensi dell’art. 79, comma 3, d.lgs. 30/2005; l’ultima, depositata poco prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale e poi la decisione era stata confermata in appello. Con il ricorso per cassazione le società ricorrenti hanno dedotto violazione o falsa applicazione dell’art. 79, comma 3, d.lgs. 30/2005 e dell’art. 189 c.p.c., sostenendo che la riformulazione delle rivendicazioni è consentita in ogni stato e grado del giudizio e può essere proposta fino alla precisazione delle conclusioni; hanno inoltre contestato l’idea che la richiesta fosse tardiva per ragioni di economia processuale o di buona fede processuale e hanno negato che fosse necessario corredarla di specifiche argomentazioni tecniche o giuridiche. Hanno infine censurato la valutazione di strumentalità dell’istanza reiterata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata nei limiti censurati e rinviando alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Ha affermato che la facoltà di riformulare le rivendicazioni prevista dall’art. 79, comma 3, d.lgs. 30/2005 è esercitabile in ogni stato e grado del giudizio, ma in primo grado solo fino a quando la causa non sia rimessa al collegio dopo la precisazione delle conclusioni. Ha inoltre precisato che il giudice non dispone di un potere discrezionale di ammissione fondato su ragioni di economia processuale; la richiesta può essere bloccata solo se emerga un abuso del processo o una violazione della buona fede processuale, con carattere evidente e inequivoco di artificiosità o fittizietà. Infine, ha chiarito che la presentazione dell’istanza in appello, dopo una declaratoria di nullità parziale in primo grado, è coerente con la funzione dell’istituto, che mira proprio a consentire al titolare di conservare il brevetto, sia pure con limitazioni.

Norme richiamate

• art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005

  "in ogni stato e grado del giudizio"; "una riformulazione delle rivendicazioni"

  La facoltà di riformulare le rivendicazioni è esercitabile nel giudizio di nullità del brevetto in ogni stato e grado, ma in primo grado solo fino alla rimessione della causa al collegio; il giudice controlla soltanto i presupposti di ammissibilità e validità, senza discrezionalità di merito.

• art. 76, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 30 del 2005

  La riformulazione non può estendere la protezione originaria, altrimenti il titolo incorre in nullità.

• art. 76, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005

  La nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto e, nel caso di riformulazione, il giudice stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti.

• art. 189 c.p.c.

  La possibilità di introdurre nuove iniziative di parte in primo grado si arresta con la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio.

• art. 190 c.p.c.

  Dopo la precisazione delle conclusioni è consentita soltanto l’attività difensiva illustrativa delle conclusioni già formulate.

• art. 153 c.p.c.

  Il superamento del limite processuale può avvenire solo mediante rimessione in termini, se ne ricorrono i presupposti.

• art. 111 Cost.

  Il principio di ragionevole durata del processo e l’economia processuale non possono comprimere diritti e facoltà processuali che la legge attribuisce senza discrezionalità giudiziale, salvo abuso del processo.

• art. 138, comma 3, Convenzione sul brevetto europeo

  La disciplina interna va letta in armonia con la facoltà, riconosciuta anche in sede europea, di limitare il brevetto nel corso delle procedure sulla validità.

• art. 105a Convenzione sul brevetto europeo

  La procedura amministrativa di limitazione non è proponibile mentre pende una procedura di opposizione relativa al brevetto europeo.

Massime di principio

• Nel giudizio di nullità del brevetto, la riformulazione delle rivendicazioni è un potere del titolare che incide sul thema decidendum, ma deve restare entro i limiti della domanda di brevetto originaria e non ampliare la protezione conferita.
• In primo grado l’istanza di limitazione/riformulazione è ammissibile fino alla precisazione delle conclusioni; dopo tale momento, salvo rimessione in termini, la causa non può essere riaperta per introdurre nuove iniziative dispositive.
• La facoltà di limitare giudizialmente il brevetto non è soggetta a valutazione discrezionale del giudice né può essere negata per mera economia processuale; può essere rifiutata solo se l’atto integri un abuso del processo o una violazione della buona fede processuale, risultando fittizio o artificioso in modo evidente.
• La finalità di conservare il brevetto, sia pure in forma limitata, è la funzione tipica dell’istituto e non costituisce di per sé un uso improprio della riformulazione, anche se la richiesta è proposta in appello dopo una declaratoria di nullità parziale.
• La sola reiterazione dell’istanza o la mancanza di nuove argomentazioni a suo sostegno non bastano, da sole, a renderla inammissibile, se la domanda rispetta i presupposti legali di contenuto e di tempestività.

Come è indicizzato