Cassazione Civile, Sentenza n. 10298/2020 del 29/05/2020

Esito

La controversia

Nel maggio 2007 la società ricorrente, licenziataria esclusiva per l’Italia di marchi costituiti da un patronimico, apprese che erano stati commercializzati un’edizione limitata di body spray e, successivamente, un kit con pareo e deodorante recanti il segno «Love Therapy by [patronimico]». La ricorrente aveva chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità dell’uso del segno da parte della società e della persona fisica, deducendo la contraffazione dei propri marchi e la concorrenza sleale. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3443/2015 pubblicata il 21 agosto 2015, aveva riformato la decisione e respinto la domanda, ritenendo che il titolare del patronimico non avesse ceduto direttamente i propri diritti, poiché i marchi erano stati trasferiti nel 1990 dal liquidatore dei beni della procedura di concordato preventivo della società titolare, e che l’uso successivo del nome non riguardasse quindi i diritti ceduti né fosse contrario alla correttezza professionale o confusorio. In cassazione la società ricorrente ha proposto dieci motivi. I primi otto, esaminati congiuntamente, denunciavano l’omessa valutazione dell’indebito vantaggio derivante dall’agganciamento alla distintività o notorietà del marchio; l’omessa verifica che il patronimico fosse impiegato per prodotti privi di un apporto personale del titolare del nome; l’errata applicazione dell’art. 21 c.p.i. quanto all’esenzione per l’uso del proprio nome, alla funzione distintiva o descrittiva del segno e alla correttezza professionale; nonché il mancato esame del rischio di confusione e delle circostanze dedotte nel giudizio. Il nono motivo denunciava omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della concorrenza sleale: tale domanda era stata accolta in primo grado, non era stata impugnata dalla controparte e, secondo la ricorrente, non richiedeva quindi una nuova riproposizione argomentata in appello. Il decimo motivo riguardava le spese.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla controricorrente: le censure investivano la ratio della decisione e la contestazione di profili fattuali non riguardava tutti i motivi, la cui ammissibilità andava valutata singolarmente. Ha accolto i motivi dal primo all’ottavo nei sensi indicati in motivazione, rilevando che la Corte d’Appello non aveva esaminato la questione alla luce dell’intero quadro normativo e dei fattori rilevanti per valutare la correttezza dell’uso, inclusi l’eventuale funzione distintiva del patronimico, l’agganciamento, il vantaggio indebito e il pregiudizio al marchio anteriore. Ha accolto anche il nono motivo: essendo la domanda di concorrenza sleale stata accolta in primo grado e non essendo stata impugnata, la Corte d’Appello non avrebbe dovuto dichiararla inammissibile per difetto di argomentazione nella riproposizione. Il decimo motivo sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

• art. 21, comma 1, c.p.i.

  In tal caso, tuttavia, l’utilizzazione commerciale del nome patronimico, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del loro nome.

  L’uso commerciale del patronimico coincidente con un marchio altrui può essere consentito se conforme alla correttezza professionale e, in linea generale, soltanto con funzione descrittiva, non distintiva.

• art. 21, comma 1, lett. c), c.p.i.

  Sicchè, essendosi nella specie consumati i fatti denunciati nel maggio 2007, è da credere che la loro regolazione vada operata alla stregua dell’originario disposto dell’art. 21 c.p.i. approvato con D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che innovando sul punto il precedente dettato del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1-bis, ha collocato la predetta clausola, in precedenza figurante in un autonomo capoverso posto a seguito dell’elencazione delle tre ipotesi in cui il diritto di esclusiva subisce limitazione, in un inciso conclusivo del comma 1, lett. c (“I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica… c) del marchio d’impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purchè l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”), generando così il dubbio circa il raggio della sua efficacia.

  Per i fatti del maggio 2007 si applica il testo originario del codice della proprietà industriale; la clausola di correttezza professionale, sebbene collocata nella lettera c), ha efficacia generale e non è limitata all’uso necessario a indicare la destinazione di un prodotto o servizio.

• art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

  La disposizione è stata invocata nei motivi come parametro per denunciare motivazione apparente o omesso esame, ma la Corte non ne ha sviluppato un’autonoma interpretazione.

• art. 342 c.p.c.

  Il motivo evidenzia una fondata anomalia del giudicato d’appello, avendo la Corte distrettuale pronunciato nei termini richiamati ancorchè nella specie, per il fatto di essere stata accolta in primo grado e per non essere stata gravata di appello della controparte, la domanda di accertamento dell’illecito concorrenziale non reclamasse alcuna nuova decisione.

  Una domanda accolta in primo grado e non impugnata dalla controparte non richiede una nuova decisione in appello; non può quindi essere dichiarata inammissibile per mancata argomentazione della sua riproposizione.

• art. 6, comma 1, Dir. 89/104/CEE

  La ragione di ciò – che vale anche scongiurare il possibile sospetto che una siffatta interpretazione si ponga in contrasto con il diritto unionale poichè l’art. 6 Dir CE 89/104 pur sempre preclude al titolare del marchio di vietare ai terzi l’uso nella propria attività del proprio nome o di altri elementi identificativi a condizione che “l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale” – e, dunque, la persistente necessità che anche nel diritto vigente l’utilizzazione commerciale del nome patronimico, corrispondente al marchio già registrato da altri, debba avvenire solo in funzione descrittiva e non distintiva, è spiegata con la considerazione che l’avvenuta modifica normativa ad opera dell’art. 21 c.p.i., rispetto alla previsione del R.D. 929 del 1942, art. 1-bis, ha lasciato comunque in vita la condizione che l’uso del marchio debba essere conforme ai principi della correttezza professionale.

  Il limite all’esclusiva sul marchio, relativo all’uso del proprio nome da parte di terzi, opera solo se l’uso rispetta la lealtà commerciale; tale condizione consente di interpretare la disciplina nazionale nel senso che l’uso del patronimico registrato da altri deve essere descrittivo e non distintivo.

• art. 14, parr. 1 e 2, Dir. UE 2015/2436

  Dubbio, che fugato oramai dal dettato vigente dell’art. 21 c.p.i. risultante a seguito delle modifiche dovute al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, art. 13, che ha riposizionato la clausola nell’incipit della norma (“I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica, purchè l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”), può ritenersi superato, nel senso di accordare alla clausola un’efficacia larga, anche nel vigore del testo originario dell’art. 21 c.p.i. in ragione dell’assorbente considerazione che una limitazione di essa alla sola ipotesi della lett c) non trovava il conforto nell’art. 6, comma 1, Dir CE 89/104 (“Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio: a) del loro nome e indirizzo;… purchè l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”) – da cui la norma nazionale direttamente rampolla con una mera variante linguistica più adesiva alla nostra tradizione giuridica – ed ora dell’art. 14, parr. 1 e 2, Dir UE 2015/2436 (“Il diritto conferito da un marchio d’impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio a) del nome o dell’indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica;… Il paragrafo 1 si applica solo se l’uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale”), che nell’interpretazione resane dal giudice Eurounitario, notoriamente vincolante per il giudice nazionale, non sconta eccezioni, posto “che tale disposizione non opera alcuna distinzione tra i possibili usi delle indicazioni menzionate” (Corte giust., 7/01/2004, C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, 19).

  La clausola di lealtà commerciale che condiziona l’uso del nome proprio da parte di terzi non è limitata a una sola specifica ipotesi di uso del marchio. La direttiva è richiamata a sostegno dell’efficacia generale della clausola.

Massime di principio

• L’uso commerciale del patronimico che coincide con un marchio anteriormente registrato da altri può essere consentito solo se conforme alla correttezza professionale e, in linea generale, con funzione descrittiva anziché distintiva.
• Quando il titolare di un patronimico lo abbia già inserito in un marchio, ne abbia ceduto i diritti e il marchio sia divenuto celebre, il successivo uso del nome in un segno destinato a prodotti o servizi dello stesso settore non è conforme alla correttezza professionale se non è giustificato, entro limiti stretti, da una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi; il diritto di usare il proprio nome non legittima la creazione di un’attività parallela che sfrutti la funzione distintiva già acquisita dal marchio.
• La valutazione della correttezza professionale deve considerare in modo complessivo, oltre alla funzione descrittiva o distintiva dell’uso, l’eventuale agganciamento al marchio anteriore, il vantaggio indebito tratto dalla sua distintività o notorietà e il pregiudizio arrecato al titolare della privativa.
• L’uso del patronimico può risultare sleale quando faccia pensare a un legame commerciale con il titolare del marchio, tragga indebitamente vantaggio dalla distintività o notorietà del marchio, ne pregiudichi il valore o presenti il prodotto come imitazione o contraffazione.
• Se una domanda è stata accolta in primo grado e la controparte non ha impugnato la relativa statuizione, il giudice d’appello non deve adottare una nuova decisione su quella domanda e non può dichiararla inammissibile per difetto di argomentazione nella sua riproposizione.

Come è indicizzato