Cassazione Penale, Sentenza n. 2342/2024 del 19/01/2024

Esito

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di Verbania che aveva annullato il sequestro preventivo disposto sul materiale importato (cinturini compatibili per Apple Watch), ritenendo operante la cosiddetta "clausola di riparazione" prevista dall'art. 241 d.lgs. n.30/2005 e richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sulla liberalizzazione del mercato dei pezzi di ricambio. Il Procuratore ha contestato tale interpretazione sostenendo che la norma va interpretata restrittivamente, che la clausola opera solo con riferimento a disegni/modelli comunitari e non può prevalere quando il componente abbia autonomia estetica e non incida sul funzionamento del prodotto complesso; ha inoltre lamentato omissione di valutazione dell'ipotesi di reato di ricettazione e la possibilità che si configuri contraffazione/alterazione di modelli registrati (art. 473 e 474 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l'ordinanza del Tribunale di Verbania e rinviando gli atti al giudice di merito. La Corte ha precisato che l'art. 241/2005 (clausola di riparazione) si applica quando la componente è effettivamente destinata a consentire la normale utilizzazione del prodotto complesso e al ripristino della sua funzione/aspetto originario; tuttavia la clausola non copre i pezzi di ricambio che sono "riproduzioni servili" di modelli registrati. Ha quindi stabilito il principio che la clausola di riparazione non si applica ai pezzi di ricambio che riproducono in maniera servile modelli registrati, rinviando al Tribunale la verifica se i cinturini sequestrati siano compatibili leciti o contraffazioni servili.

Norme richiamate

• D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (art. 241)

  "Fino a che la direttiva 98/71/CE ... i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario"

  La Corte riconosce la portata della clausola di riparazione: applicabile alle componenti destinate a consentire la normale utilizzazione del prodotto complesso e al ripristino della funzione/aspetto originario. Tuttavia la clausola non legittima la produzione/commercializzazione di pezzi che costituiscono una riproduzione servile di modelli registrati.

• Regolamento (CE) n. 6/2002 (art. 3 lett. c), art. 110, par. 1)

  definizione di "prodotto complesso" e disciplina della protezione dei componenti di prodotti complessi

  Il regolamento delimita il concetto di prodotto complesso e stabilisce che un componente destinato a riparare il prodotto può non essere coperto dalla protezione conferita al modello del prodotto complesso; la Corte ha ricordato che la portata territoriale riguarda la tutela nel mercato UE e non gli operatori esclusivamente in UE.

• Sentenza Corte di Giustizia UE 20/12/2017 (cause riunite C-397/16 e C-435/16)

  principio sulla limitazione dei mercati vincolati per i pezzi di ricambio

  La giurisprudenza europea favorisce un'interpretazione estensiva della clausola di riparazione per evitare monopoli sul mercato dei ricambi all'interno dell'UE, ma detta limitazione opera in riferimento ai disegni/modelli comunitari e non legittima le copie servili di modelli registrati.

• Codice penale (art. 473 e art. 474)

  Rilevanti per la qualificazione penale della condotta di contraffazione o alterazione di modelli ornamentali: la riproduzione degli elementi distintivi può integrare il fumus del reato di cui all'art. 473 c.p.

• Codice penale (art. 648 - ricettazione)

  La Procura aveva dedotto l'ipotesi di ricettazione quale autonoma ragione di sequestro; la Cassazione ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla presunta nullità per omissione di riferimento a tale reato, rimandando comunque la questione al giudice di rinvio per la verifica complessiva.

• Accordo TRIPS (art.16)

  Richiamato dal Procuratore per sostenere la rilevanza internazionale della tutela dei marchi e la presunzione di rischio di confusione tra marchi identici; la Corte ha tuttavia valorizzato la specificità della clausola di riparazione e la necessità di distinguere tra compatibilità lecita e contraffazione servile.

Massime di principio

• La clausola di riparazione (art.241 CPI) tutela la produzione e vendita di componenti destinati a riparare un prodotto complesso per ripristinarne la normale utilizzazione e l'aspetto originario, ma non copre le riproduzioni servili di modelli registrati.
• L'ambito territoriale della normativa UE riguarda la tutela nel mercato dell'Unione e non esclude che prodotti importati da paesi extra-UE, una volta immessi sul mercato UE, siano valutati secondo le stesse regole di tutela dei disegni/modelli.
• Per determinare se un componente rientra nella clausola di riparazione occorre valutare oggettivamente la funzione della componente rispetto al prodotto complesso (se incide sulla normale utilizzazione/funzionamento), non le sole preferenze estetiche soggettive dell'acquirente.
• Se il pezzo di ricambio riproduce in modo servile un modello registrato (elementi caratterizzanti e di maggior risalto), può sussistere contraffazione penalmente rilevante, non sanata dalla clausola di riparazione.
• In caso di sequestro cautelare su prodotti importati, il giudice deve verificare sia l'eventuale scriminante della clausola di riparazione sia la sussistenza di reati diversi (es. ricettazione, contraffazione), con valutazione puntuale sul fumus del reato.