Cassazione Penale, Sentenza n. 14578/2025 del 14/04/2025

Esito

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, riformando il primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione rispetto ai reati contestati (capo b) della rubrica). De Luca ha dedotto violazione di norme penali e comunitarie in materia di tutela dei marchi, sostenendo che i cosiddetti marchi tridimensionali (forma, tipologia e dimensioni di prodotti di alta moda) non possono essere automaticamente tutelati se costituiti esclusivamente da elementi privi di carattere distintivo o usuali nel settore; ha inoltre censurato la valutazione probatoria della Corte territoriale, lamentando che l'istruttoria si era fondata su perizie effettuate solo tramite fotogrammi presi dal web e non su esame diretto dei prodotti, non valutando adeguatamente le perizie di parte che indicavano l'impossibilità di confusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite circa l'applicabilità, in caso di estinzione del reato per prescrizione, del criterio civilistico della prova del 'più probabile che non' per decidere sulle domande civili ex art. 578 c.p.p. Ha altresì delucidato i principi di tutela dei marchi tridimensionali: ha affermato che la riproduzione della tipologia, forma e dimensioni di un prodotto di un marchio rinomato può integrare il reato di cui all'art. 473 c.p. anche se il marchio non è materialmente riprodotto, purché risulti che tale riproduzione trasferisca sul prodotto imitato il potere di individuazione dell'originale. Tuttavia la decisione impugnata non ha motivato adeguatamente, alla luce dei criteri probatori richiesti per le statuizioni civili dopo la prescrizione, se i prodotti avessero caratteristiche tali (colori, rifiniture, materiali, elementi non consueti) da ricondurli univocamente ai marchi celebri. Per tali ragioni la sentenza è annullata agli effetti civili e la causa è rinviata al giudice civile competente.

Norme richiamate

• art. 473 cod. pen.

  Riferimento alla norma che sanziona la contraffazione/alterazione dei marchi; la Corte afferma che può integrarsi anche con la sola riproduzione della forma/tipologia/dimensioni di un prodotto celebre se tale riproduzione trasferisce il potere identificativo dell'originale.

• art. 474 cod. pen.

  Norma collegata alla tutela penale dei segni distintivi; contestualizzata come parte del sistema di protezione della pubblica fede nei marchi.

• art. 578 cod. proc. pen.

  «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili»

  La Corte ricorda che, in caso di estinzione del reato in appello, il giudice deve decidere sulle domande civili secondo il criterio civilistico della probabilità prevalente ('più probabile che non'), evitando di pronunciarsi sulla responsabilità penale con il metro dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.

• Regolamento (UE) 2017/1001 (art. 7, comma 1, lettera e))

  esclusi dalla registrazione «i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto»

  La Corte richiama i limiti alla registrabilità dei marchi di forma, indicando che non sempre la forma può costituire oggetto di tutela e che va analizzata la presenza di elementi distintivi non funzionali.

• Direttiva 89/104/CEE (art. 3, lettera e))

  esclude dalla tutela i segni costituiti esclusivamente: dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto

  Citata per i principi interpretativi europei sulla non registrabilità delle sole forme funzionali o che danno valore sostanziale; la Corte richiama la giurisprudenza della CGUE per l'analisi caso per caso degli elementi essenziali del segno.

• d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), art. 9

  «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto»

  Norma nazionale che recepisce i limiti alla registrabilità dei marchi di forma; la Corte la utilizza per valutare quando una forma sia effettivamente tutelabile.

• d.lgs. n. 30 del 2005, art. 20, comma 1, lettera c)

  Richiamata per spiegare la tutela del marchio rinomato, comprendente il concetto di pregiudizio inteso come diluizione o infangamento dell'immagine del marchio originario.

• art. 27 Cost. e art. 6 CEDU (richiamati nella giurisprudenza costituzionale)

  Richiamati nel contesto dell'equilibrio tra diritto al risarcimento della vittima e presunzione di innocenza: hanno portato all'interpretazione che consente al giudice d'appello di decidere civilmente con il criterio della probabilità prevalente, senza violare la presunzione di innocenza.

Massime di principio

• Se in appello il reato si estingue per prescrizione, il giudice è comunque tenuto a decidere sulle pretese civili sulla base della regola civilistica della probabilità prevalente ('più probabile che non'), non con il criterio penalistico dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.
• La tutela penale di un marchio tridimensionale non è automatica: va valutato se la forma sia composta esclusivamente da elementi usuali o funzionali al settore (in tal caso non tutelabile) oppure se contenga elementi distintivi o ornamentali che conferiscono potere identificativo.
• I marchi rinomati godono di una tutela più ampia: anche la riproduzione di tipologia, forma e dimensioni può integrare contraffazione se è idonea a trasferire sull'imitazione il potere individuativo del marchio celebre, non occorrendo la presenza materiale del logo.
• Nelle controversie su contraffazione è importante disporre di un'istruttoria accurata: esame diretto dei prodotti, perizie tecniche che confrontino colori, materiali, rifiniture e ogni elemento non consueto; perizie basate solo su immagini web sono spesso insufficienti.
• Per difendersi in casi simili conviene documentare la mancanza di elementi distintivi e la consuetudinarietà della forma nel settore, nonché cercare di dimostrare l'assenza di trasferimento del potere identificativo del marchio originale.
• Per la parte che reclama il danno è strategico provare la rinomanza del marchio (pubblicità, uso massiccio, riconoscibilità) e l'effetto di diluizione o sfruttamento parassitario dell'immagine, specie quando il marchio è celebre.