Cassazione Civile, Ordinanza n. 30455/2022 del 17/10/2022

Esito

La controversia

Le società ricorrenti hanno agito contro tre società concorrenti deducendo la violazione di diritti di privativa industriale su marchi di forma relativi a due modelli di borsa di lusso, indicati come Kelly e Birkin, oltre a concorrenza sleale per produzione e commercializzazione di borse asseritamente imitanti tali modelli. Il tribunale aveva respinto le domande e, su riconvenzionale delle convenute, aveva dichiarato la nullità dei marchi per difetto di capacità distintiva; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione le ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini per produrre un'indagine demoscopica destinata a replicare a difese avversarie sulla mancanza di distintività; 2) falsa applicazione delle norme sui marchi comunitari e sul codice della proprietà industriale, sostenendo che la registrazione avrebbe consolidato la validità del marchio e che la corte d'appello avrebbe erroneamente preteso il secondary meaning come unico mezzo di acquisto della distintività; 3) violazione delle norme sull'onere della prova, deducendo che la prova della nullità spettasse alle convenute e non alla titolare del marchio, nonché erroneità della valutazione della distintività/notorietà delle forme delle borse e dell'assunto che il sondaggio demoscopico fosse l'unico mezzo di prova; 4) violazione della norma sulla concorrenza sleale, per avere la corte negato la tutela ex art. 2598 c.c. in assenza di tutela marcaria della forma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha ritenuto infondato il secondo quanto alla sola censura sulla presunzione di validità derivante dalla registrazione, ha accolto il terzo motivo nei suoi profili relativi all'onere della prova, alla valutazione della distintività del marchio di forma e alla prova del secondary meaning, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. In conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

• art. 7 c.p.i.

  forma del prodotto o della confezione di esso […] purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese

  La forma del prodotto può essere registrata come marchio solo se è idonea a distinguere l'origine imprenditoriale; la capacità distintiva è quindi il profilo centrale da accertare.

• art. 9 c.p.i.

  segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto

  Sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto e dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; per i marchi di forma occorre verificare specificamente le ipotesi di non registrabilità.

• art. 13 c.p.i.

  Richiamato insieme alla disciplina sui marchi comunitari per censurare la declaratoria di nullità del marchio di forma.

• art. 121 c.p.i.

  l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriali incombe in ogni caso a chi impugna il titolo

  La prova della nullità del marchio registrato grava su chi contesta il titolo; la registrazione produce una presunzione semplice di validità superabile solo con prova contraria.

• art. 121, comma 5, c.p.i.

  Il giudice può acquisire d'ufficio nuovi documenti nell'ambito della consulenza tecnica per favorire l'efficienza delle operazioni peritali, anche in deroga ai termini ordinari di deposito.

• art. 2598, n. 1, c.c.

  È stata evocata la tutela contro la concorrenza sleale per imitazione dei prodotti; il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del motivo sulla distintività del marchio.

• Regolamento (CE) n. 207/2009

  La registrazione del marchio comunitario non esclude la successiva declaratoria di nullità, ma ne deriva una presunzione semplice di validità.

• Regolamento (UE) n. 1001/2017

  Richiamato quale disciplina vigente dei marchi dell'Unione europea in luogo del precedente regolamento.

• Regolamento (CE) n. 40/1994

  Evocato tramite giurisprudenza eurounitaria per il criterio della distintività del marchio di forma.

Massime di principio

• La registrazione di un marchio, anche dell'Unione europea, genera una presunzione semplice di validità, ma non impedisce che il titolo sia dichiarato nullo se chi lo impugna fornisce la prova dei relativi presupposti.
• Nel giudizio di nullità di un marchio registrato l'onere di provare la nullità incombe su chi la eccepisce o la domanda, non potendo essere automaticamente trasferito sul titolare del segno per il solo fatto che si discuta di marchio di forma.
• Per i marchi di forma la verifica della distintività richiede un accertamento specifico della capacità del segno di discostarsi in maniera significativa dagli usi del settore e di svolgere funzione di indicazione dell'origine commerciale; non basta richiamare in modo apodittico la standardizzazione della forma.
• L'acquisto di capacità distintiva per uso (secondary meaning) può essere dimostrato con un complesso di elementi probatori, anche indiretti e non esclusivamente con sondaggi demoscopici; tali indagini sono indizi, da valutare insieme ad altri dati gravi, precisi e concordanti.
• Nell'accertamento del secondary meaning il giudice può acquisire elementi probatori anche mediante consulenza tecnica d'ufficio e non deve considerare il sondaggio di opinione come unico mezzo di prova.
• Se il motivo relativo alla validità del marchio è accolto e la causa va riesaminata sulla distintività del segno, resta assorbita la censura che presuppone il mancato riconoscimento della tutela anticoncorrenziale per imitazione.

Come è indicizzato