Cassazione Civile, Ordinanza n. 26877/2023 del 20/09/2023

Esito

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione, accolta dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, alla domanda di registrazione del marchio denominativo "Il boss dei panini" proposta da un'impresa individuale, opposizione fondata sull'anteriorità del marchio UE "Boss". La Commissione dei Ricorsi ha poi accolto l'impugnazione del richiedente e annullato il provvedimento amministrativo, ritenendo che il marchio anteriore fosse debole perché il termine "boss", ormai di uso comune in italiano, non sarebbe monopolizzabile; da ciò ha tratto la conclusione che bastassero lievi differenze tra i segni per escludere il rischio di confusione ex art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. La titolare del marchio anteriore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 12, comma 1, lett. d), e 13 c.p.i., sostenendo che la debolezza del marchio sussiste solo quando il termine abbia un'aderenza concettuale al prodotto o servizio, e non per il solo fatto di essere un vocabolo inglese di uso comune; (2) omesso esame del fatto decisivo della notorietà acquisita del marchio "Boss", idonea ad accrescerne la capacità distintiva; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per avere escluso il carattere patronimico e quindi forte del marchio; (4) violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c., per avere la Commissione utilizzato fatti notori asseritamente non provati e autonomamente ricercati. Il resistente ha eccepito anche un difetto di sommaria esposizione dei fatti nel ricorso, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, dichiarando assorbito il quarto. Ha ritenuto che la Commissione dei Ricorsi avesse omesso di considerare due profili decisivi: la natura patronimica del marchio "Boss", che secondo la giurisprudenza di legittimità è in linea di principio un marchio forte, e la notorietà del segno, anch'essa idonea a conferire accentuata distintività. La Corte ha però precisato che tale natura forte non esclude automaticamente la registrabilità del segno successivo, poiché occorre verificare se, nel contesto complessivo del marchio richiesto, il termine "boss" assuma una diversa valenza semantica tale da escludere nella percezione del pubblico il nesso con il marchio anteriore e, più in generale, se ricorra non solo il rischio di confusione ma anche quello di agganciamento ex art. 12, lett. e), c.p.i. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione dei Ricorsi in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

• art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i.

  Il rischio di confusione va valutato alla luce del carattere distintivo del marchio anteriore; la debolezza del segno incide sull'ampiezza della tutela ma non consente di omettere l'esame della capacità distintiva effettiva del marchio anteriore, inclusi notorietà e natura patronimica.

• art. 13 c.p.i.

  Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela del marchio e ai limiti di monopolizzabilità dei segni, ma la Corte concentra la decisione sulla corretta valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore.

• art. 115, comma 2, c.p.c.

  La censura è rimasta assorbita; la Corte non si pronuncia sul punto perché l'accoglimento dei primi tre motivi rende superfluo esaminarlo.

• art. 12, lett. e), c.p.i.

  Il giudice del rinvio dovrà verificare anche se il segno successivo tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore, integrando un rischio di agganciamento.

Massime di principio

• La qualificazione di un marchio come debole o forte non può essere affermata in astratto e solo sulla base della comune diffusione lessicale del termine usato: occorre verificare se il segno presenti o meno un effettivo legame concettuale con i prodotti o servizi contraddistinti e quale sia la sua capacità distintiva nel caso concreto.
• Un marchio patronimico è, in via generale, un marchio forte; perciò il giudice del merito deve esaminarne espressamente la natura e non può escluderne la tutela confondibilità-limitata senza una motivazione specifica sul relativo valore distintivo.
• La notorietà del marchio anteriore è un elemento decisivo della sua forza distintiva e deve essere considerata nel giudizio di confondibilità; la tutela può estendersi anche oltre il solo rischio di confusione, fino al rischio di agganciamento o indebito vantaggio.
• Per escludere la confondibilità tra un marchio anteriore forte e un segno successivo che ne riprenda un elemento, il giudice deve valutare il significato complessivo del segno posteriore e verificare se, nella percezione del pubblico, il termine ripreso assuma una diversa valenza semantica sufficiente a spezzare il collegamento con il marchio anteriore.
• Il carattere distintivo del marchio anteriore incide sull'ampiezza della sua tutela: quanto più il segno è distintivo o notorio, tanto più ampio è il perimetro di protezione contro segni simili.

Come è indicizzato