Cassazione Civile, Sentenza n. 10637/2024 del 19/04/2024

Esito

La controversia

Controversia sulla titolarità e sull'uso del marchio "Legea": Legea s.r.l. chiedeva la nullità di alcuni marchi registrati da Giovanni Acanfora ovvero, in subordine, la decadenza per non uso e l'accertamento del proprio diritto alla registrazione; Acanfora chiedeva la nullità dei marchi della società e denunciava contraffazione per uso non autorizzato, con richieste di inibitoria e risarcimento. Fattispecie centrale: nel 1993 tutti i contitolari avevano accordato a Legea s.r.l. una licenza d'uso esclusiva, gratuita e a tempo indeterminato; nel 2006 Giovanni Acanfora manifestò dissenso alla prosecuzione della licenza. Questione giuridica principale: se la concessione di una licenza esclusiva su un marchio in comproprietà possa essere decisa a maggioranza o richieda l'unanimità dei contitolari e se un contitolare possa esercitare unilateralmente il recesso dal contratto di licenza a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale di Giovanni Acanfora (ammettendone l'ammissibilità e la fondatezza) e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente la volontà della maggioranza per la prosecuzione della licenza esclusiva oltre il 31.12.2006. La Corte ha affermato che, in caso di comunione sul marchio, la concessione di licenza d'uso in via esclusiva a terzi è atto dispositivo idoneo a ledere i diritti dei dissenzienti e pertanto richiede il consenso unanime dei contitolari (art. 1108 c.c., compatibilmente con art. 6 c.p.i.); inoltre un contitolare non è vincolato in perpetuo a una decisione unanime assunta in passato e può manifestare il venir meno della volontà, il che impone la rinegoziazione della concessione con nuovo consenso unanime. La sentenza impugnata è cassata e rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per le spese della cassazione; il ricorso incidentale di Legea è dichiarato inammissibile; gli altri motivi di parte sono stati assorbiti o dichiarati inammissibili. La Corte ha altresì richiamato la pronuncia della CGUE (causa C-686/21) secondo cui le modalità di esercizio dei diritti dei contitolari (in particolare la necessità di unanimità o maggioranza) sono regolate dal diritto nazionale.

Norme richiamate

• art. 1108 cod. civ.

  La concessione in licenza esclusiva di un bene in comunione integra un atto pregiudizievole che richiede l'unanimità dei contitolari; pertanto l'atto dispositivo che priva i partecipanti del godimento diretto richiede consenso unanime

• art. 1105 cod. civ.

  Richiamato in relazione alle regole di amministrazione della cosa comune e all'obbligo di buona amministrazione dei partecipanti nella comunione del marchio

• art. 1102 cod. civ.

  Richiamato in relazione ai limiti dell'esercizio della facoltà di ciascun comunista e al divieto di abuso del diritto nell'uso del bene comune

• art. 6 codice della proprietà industriale (c.p.i.)

  Consacra la possibilità di comproprietà del marchio e impone l'applicazione, nella misura compatibile, delle regole della comunione ai diritti di marchio; tuttavia la compatibilità va valutata caso per caso tenuto conto dell'incorporeità e della funzione distintiva del marchio

• art. 24 c.p.i.

  Disciplina la decadenza per non uso del marchio entro cinque anni; la Corte osserva che la mera prosecuzione della licenza da parte della maggioranza non giustifica automaticamente l'evitamento della decadenza se non risultano elementi concreti

• Direttiva 89/104/CEE e Regolamento (CE) n. 40/94 (poi Direttiva 2015/2436 e Regolamento (UE) 2017/1001)

  Riconoscono la titolarità esclusiva e la possibilità di comproprietà del marchio, ma non disciplinano le modalità interne di esercizio dei diritti dei contitolari (consenso unanime vs maggioranza), che devono essere rinviate al diritto nazionale

• Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-686/21

  Ha stabilito che, in mancanza di norme comunitarie che determinino le modalità decisionali tra contitolari, la questione se la concessione o il recesso richiedano unanimità o maggioranza deve essere risolta dal diritto nazionale applicabile

Massime di principio

• Quando un marchio è in comproprietà, la concessione a terzi di una licenza in via esclusiva è un atto dispositivo che, essendo idoneo a togliere il godimento diretto agli altri contitolari, richiede il consenso unanime dei contitolari (art.1108 c.c.)
• Il fatto che in passato vi sia stata un'unanimità nella concessione non vincola in perpetuo i contitolari: un contitolare può manifestare successivamente il venir meno della volontà e la prosecuzione della licenza richiede una nuova unanimità o una rinegoziazione
• Le regole generali della comunione si applicano al marchio nella misura compatibile con la natura incorporea e con la funzione distintiva ed esclusiva del marchio (art.6 c.p.i.); va valutata caso per caso la compatibilità degli atti di gestione
• Il diritto dell'Unione non disciplina le modalità di decisione tra contitolari su concessioni o recessi di licenze: tali modalità sono regolate dal diritto nazionale; pertanto verificare sempre la normativa e la giurisprudenza nazionale applicabile
• La qualificazione dell'atto come "conservativo" o di "ordinaria amministrazione" non è risolutiva: conta la sostanza dell'atto e il suo effetto sul godimento del bene comune
• La mera volontà maggioritaria di evitare la decadenza per non uso non legittima l'imposizione di una licenza esclusiva continuativa ai dissenzienti; la prova dell'uso e delle ragioni legittime per evitare la decadenza deve essere fornita