Tribunale, Sentenza T-425/24

Opposizione alla registrazione del marchio UE figurativo pastaZARA Sublime contro il marchio anteriore ZARA

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, nel conflitto tra un segno richiesto per pasta e il noto marchio ZARA per prodotti di abbigliamento.

Fatti e procedimento amministrativo

Ffauf Italia SpA aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo pastaZARA Sublime per pasta fresca, secca, congelata e pronta all’uso, in classe 30. Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) si era opposta sulla base del marchio anteriore UE ZARA, registrato per prodotti di classe 25, invocando i motivi di cui all’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 40/94. L’opposizione è stata accolta in sede amministrativa, con decisione poi confermata dalla commissione di ricorso, che ha ritenuto provate la reputazione del marchio ZARA, la similitudine tra i segni, l’esistenza di un collegamento e il rischio di indebito vantaggio in assenza di giustificato motivo.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 25 giugno 2008, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 40/94. Sul piano processuale, invece, si applica il regolamento (UE) 2017/1001. Richiama inoltre l’articolo 263 TFUE quale base del ricorso di annullamento.

Reputazione del marchio anteriore ZARA

Il Tribunale conferma che la reputazione del marchio anteriore deve essere accertata alla data di deposito della domanda contestata, ma ammette che documenti successivi possono avere valore probatorio se consentono di ricostruire la situazione preesistente. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva correttamente valorizzato rankings internazionali, articoli di stampa, studi monografici, relazioni annuali e dati di mercato, dai quali emergeva un uso intenso e di lunga durata del marchio ZARA e un’ampia notorietà nell’Unione. Pertanto, la reputazione del marchio anteriore è stata confermata.

Similitudine tra i segni

Sul piano della comparazione, il Tribunale censura la commissione di ricorso per aver attribuito al termine "zara" un ruolo dominante nel segno pastaZARA Sublime. Secondo il Tribunale, il segno richiesto è complesso, composto da più elementi verbali e figurativi di rilievo visivo, e nessuno di essi può essere considerato dominante in modo tale da ridurre gli altri a meri elementi secondari. Ne consegue che la similitudine è solo bassa sul piano visivo e concettuale, e media sul piano fonetico, non già elevata come ritenuto dall’EUIPO.

Collegamento mentale tra i segni e rischio di vantaggio indebito

Pur riconoscendo la forte reputazione del marchio ZARA e la sua distintività per i prodotti di classe 25, il Tribunale ritiene decisivo il fatto che i prodotti in conflitto siano del tutto dissimili: moda, da un lato, e pasta, dall’altro. La commissione di ricorso non ha dimostrato, con elementi riferiti al 2008, che il contesto di mercato potesse indurre il pubblico a collegare spontanemente i due segni. La mera presenza del termine ZARA all’interno del segno richiesto non basta, da sola, a fondare il collegamento richiesto dall’articolo 8, paragrafo 5; di conseguenza, viene meno anche la base per sostenere il rischio di indebito vantaggio.

Giustificato motivo per l’uso del segno richiesto

Il Tribunale esamina anche il motivo relativo al giustificato motivo e lo accoglie. Rileva che Ffauf Italia utilizzava da decenni segni contenenti l’elemento "pastazara", in relazione alla propria storia aziendale e alle origini del nome nel toponimo Zara/Zadar, con registrazioni anteriori e una presenza commerciale diffusa in vari Stati membri. Tali circostanze, insieme alla buona fede dell’uso anteriore e alla distanza tra i prodotti, integrano un giustificato motivo nel senso dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94. La Corte critica l’EUIPO per aver richiesto impropriamente la necessità del segno per la commercializzazione o un livello specifico di notorietà o investimento.

Decisione e conseguenze sulle spese

Poiché manca il presupposto del collegamento tra i segni e, in ogni caso, sussiste un giustificato motivo per l’uso del segno richiesto, il Tribunale annulla la decisione impugnata. EUIPO e Inditex, rimasti soccombenti, sono condannati a sopportare le proprie spese e a rimborsare, in parti uguali, le spese sostenute da Ffauf Italia.