Cassazione Civile, Sentenza n. 5491/2022 del 18/02/2022

Esito

La controversia

Controversia per violazione di marchi: Armani impugna la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza di un "marchio di fatto" costituito da una striscia colorata (sequenza cromatica) in capo alle società attrici e aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale di nullità del marchio registrato UE di Basic Net. Armani deduce molteplici censure (mancata prova della percezione distintiva da parte del pubblico, funzione ornamentale delle strisce, errata applicazione delle norme sull'ambito di protezione, vizio di motivazione, onere della prova sulla nullità, omissione di esame di fatti decisivi, richiesta di sospensione del procedimento in ragione dei procedimenti di nullità pendenti avanti all'EUIPO). È centrale il contrasto tra la qualifica della striscia come segno distintivo (marchio di fatto/marchio registrato) e la tesi di Armani che le strisce abbiano solo valenza ornamentale e non costituiscano segno.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso di Armani. Ha ritenuto i motivi in gran parte inammissibili o infondati: non sussistono vizi di diritto nella valutazione di merito che ha riconosciuto la capacità distintiva del marchio di fatto (basata su uso costante, stabilità e documentazione probatoria) e nella valutazione di confondibilità/associazione con i marchi di Basic Net. La Corte ha inoltre confermato che l'onere di provare la nullità di un marchio registrato grava su chi lo impugna (art.121 c.p.i. e art.127 RMUE), e che l'eventuale pendenza di procedure di nullità EUIPO non impone automaticamente la sospensione del giudizio nazionale (disciplina art.132 RMUE; valutazione discrezionale e basata sulla prevenzione). La Corte ha respinto le doglianze sulla presunta omissione di motivazione e ha dichiarato che la funzione ornamentale, anche se prospettata, non basta a escludere la violazione della privativa quando sussista rischio di confusione o associazione. Infine, Armani è condannata alle spese.

Norme richiamate

• Regolamento (UE) 2017/1001 (RMUE)

  art.128; art.132; art.7; art.59; art.104 (ora art.132 reg. UE n.2017/1001)

  Disciplina la connessione fra procedimenti di nullità davanti all'EUIPO e procedimenti davanti ai tribunali dei marchi UE; autorizza la sospensione discrezionale del procedimento secondo criteri di prevenzione e di dialogo fra le sedi; precisa i casi in cui l'Ufficio o il tribunale devono sospendere e le eccezioni (es. richiesta di una parte).

• Codice della proprietà industriale (c.p.i.)

  art.2; art.9; art.13; art.20; art.21; art.120; art.121

  Art.2/13 relativi alla protezione dei segni distintivi e capacità distintiva; art.9 e art.20 disciplinano ambito di protezione e tutela contro contraffazione; art.21 indica usi leciti del marchio altrui; art.120 competenza giurisdizionale; art.121 pone l'onere di provare l'invalidità del marchio a carico di chi lo impugna.

• Regolamento (UE) 2017/1001 - art.127 RMUE

  art.127 (richiamato nel testo)

  Conferma che l'onere di provare l'invalidità/difetto di registrabilità grava sul soggetto che ne chiede l'accertamento davanti all'Ufficio o al tribunale; coordina con le disposizioni nazionali sull'onere della prova.

• Codice di procedura civile

  art.112; art.115; art.132; art.360, comma 1, n.5; art.348-ter

  Art.112 e 115 riguardano motivazione e valutazione delle prove; art.132 è menzionato come disciplina processuale nazionale (motivazione, omesso esame); art.360/348-ter regolano limiti di sindacato in Cassazione e la preclusione in caso di doppia pronuncia conforme.

• Codice civile

  Art.2697 regola l'onere della prova (chi afferma un fatto deve provarlo), anche per fatti negativi mediante presunzioni o fatti positivi contrari; art.2598 riguarda concorrenza sleale e criteri di valutazione del rischio di associazione.

• Giurisprudenza e principi comunitari

  Corte di Giustizia: Sabel, Lloyd e principi sul giudizio sintetico di confondibilità

  Il rischio di confusione si valuta in modo globale e sintetico, considerando l'impressione complessiva sul pubblico di riferimento e gli elementi distintivi/dominanti; il giudice deve motivare concisamente le ragioni della valutazione.

• Regole su marchi di forma e colore

  art.9 c.p.i. e art.7 RMUE (esclusioni per caratteristica che dà valore sostanziale)

  Precludono la registrazione quando la forma/caratteristica conferisce valore sostanziale al prodotto; la Corte ha però distinto il caso (marchio figurativo di striscia colorata) dal marchio di colore semplice e valutato la mancanza di valenza funzionale o di valore sostanziale.

• Art.13 d.P.R. n.115/2002 (contributo unificato)

  art.13, comma 1 quater (richiamato)

  Prevede il versamento supplementare del contributo unificato in determinati casi di soccombenza, come richiamato nella condanna alle spese.

Massime di principio

• La sospensione del procedimento nazionale in presenza di una domanda di nullità pendente all'EUIPO è discrezionale: va valutata con riferimento alla 'prevenzione' (chi ha agito prima) e agli interessi processuali concreti; non è automatica.
• L'onere della prova dell'invalidità di un marchio registrato grava su chi lo impugna (art.121 c.p.i. e art.127 RMUE): chi deduce nullità deve fornire prove sufficienti.
• Il riconoscimento di un "marchio di fatto" può basarsi su prova documentale dell'uso costante, stabile e riconoscibile nel tempo; non è obbligatorio produrre indagini demoscopiche, sebbene queste possano rafforzare la prova della percezione da parte del pubblico.
• La funzione ornamentale di un elemento non esclude automaticamente la responsabilità per violazione di una privativa: rileva l'effetto percepito dal consumatore e l'esistenza di un rischio di confusione o di associazione, valutati in modo globale e sintetico.
• La valutazione del rischio di confusione deve essere effettuata con il giudizio sintetico/impres­sivo (impressione complessiva sul consumatore medio) e debitamente motivata dal giudice di merito; i punti di forza della decisione (elementi dominanti) devono essere indicati concisamente.
• Le censure in Cassazione che mirano a rimettere in discussione valutazioni di fatto ben motivate dai giudici di merito (anche concernenti uso costante o apprezzamento probatorio) sono spesso inammissibili o destinate a insuccesso, specialmente in presenza di pronunce conformi.
• Per opporre efficacemente la tesi dell'ornamentalità o dell'assenza di distintività conviene produrre prove concrete e specifiche (indagini, documentazione d'uso dettagliata) che consentano di superare la presunzione e sostenere fatti negativi mediante fatti positivi contrari o presunzioni gravate.