Cassazione Civile, Ordinanza n. 12809/2026 del 05/05/2026

Esito

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione alla registrazione del marchio denominativo "RTL 102.5 GUARDIA COSTIERA" richiesta da una società operante nel settore radiofonico per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva respinto la domanda accogliendo l'opposizione della titolare di un marchio anteriore, ritenendo sussistente un rischio di confusione e associazione tra i segni. La Commissione dei ricorsi, adita dalla richiedente, ha invece riformato il provvedimento, valorizzando la coesistenza ultratrentennale di due famiglie di marchi aventi in comune il lemma "RTL" e ritenendo venuto meno il rischio di confusione. La società ricorrente in Cassazione ha censurato tale decisione con tre motivi: (1) violazione delle norme sulla tutela del marchio per avere applicato la preclusione da coesistenza non al singolo segno richiesto, ma alla presunta famiglia di marchi della controparte, e per avere dato ingresso a questioni sulla validità del titolo anteriore; (2) violazione dei principi europei sulla coesistenza in buona fede, sostenendo che la buona fede non potesse essere accertata in sede amministrativa e che fosse stata illegittimamente presunta, con indebita inversione dell'onere della prova e richiamo all'art. 2600 c.c.; (3) nullità per motivazione apparente o inesistente, assumendo che la sentenza avesse dato per non smentita la registrazione del 1991 del marchio della controparte e avesse ignorato fatti decisivi sulla sua validità e sulla buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la preclusione per coesistenza, nata nella giurisprudenza unionale in tema di marchi identici o simili usati simultaneamente in buona fede e per lungo tempo, può applicarsi anche ai casi di "famiglia di marchi" quando la coesistenza prolungata abbia fatto venir meno il rischio di confusione rispetto all'elemento distintivo comune. Ha escluso che la Commissione avesse illegittimamente esaminato la validità del titolo anteriore, poiché aveva invece considerato elementi di fatto pertinenti al giudizio di confondibilità. Ha respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte il secondo motivo, chiarendo che la coesistenza e la buona fede rilevano in sede di opposizione come parametri fattuali per escludere il rischio di confusione; che la buona fede qui assume il significato di correttezza imprenditoriale; che la sua desumibilità da una lunga coesistenza non integra una presunzione iuris tantum in senso tecnico; e che non ricorre l'art. 2600 c.c., mancando un accertamento di concorrenza sleale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la Commissione fondato la decisione sulla presunzione di buona fede desunta dal lungo uso e dalla coesistenza, senza occuparsi della dedotta nullità della prima registrazione davanti al Tribunale di Milano. Spese poste a carico della ricorrente nei confronti della società resistente; compensate nei confronti del Ministero.

Norme richiamate

• art. 136-terdecies d.lgs. n. 30/2005

  indicato come base del ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione dei ricorsi in materia marchi

• art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2005

  norma richiamata per il divieto di registrazione del marchio quando esiste rischio di confusione nel pubblico

• art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2005

  richiamato come parametro del rischio di confusione e della tutela del marchio anteriore

• artt. 177, 178 e 180 d.lgs. n. 30/2005

  richiamati dalla ricorrente per sostenere i limiti del giudizio di opposizione alla registrazione

• art. 19 d.lgs. n. 30/2005

  menzionato con riferimento alla nullità della registrazione del marchio, oggetto di separato giudizio ordinario

• art. 2600 c.c.

  richiamato dalla ricorrente per sostenere la presunzione di colpa; la Corte lo esclude perché non vi è accertamento di concorrenza sleale

• art. 1147 c.c.

  richiamato per distinguere la buona fede in senso soggettivo dalla buona fede oggettiva; la presunzione legale opera solo nella prima accezione

• artt. 1175, 1337, 1375 c.c.

  richiamati come esempi di buona fede oggettiva e correttezza nell'esecuzione dei rapporti

• artt. 1415, 1445 c.c.

  richiamati quale esempio di buona fede soggettiva in tema di contratto

• art. 2033 c.c.

  richiamato quale esempio di buona fede soggettiva in tema di indebito

• artt. 2377, comma 7, 2379-bis c.c.

  richiamati quale esempio di tutela dei terzi di buona fede in ambito societario

• artt. 2388, 2391, 2475-ter c.c.

  richiamati come ulteriori disposizioni in cui rileva la buona fede soggettiva dei terzi

• artt. 2321, 2433, comma 4, 2433-bis, comma 7, 2478-bis c.c.

  richiamati come norme in cui la buona fede soggettiva incide sulla conservazione di utilità o acquisti

Massime di principio

• La preclusione per coesistenza può operare non solo rispetto al singolo marchio identico o simile, ma anche quando il segno contestato appartenga a una famiglia di marchi coesistenti da lungo tempo con un elemento distintivo comune, se tale situazione ha escluso in concreto il rischio di confusione nel pubblico.
• Nel giudizio di opposizione o di registrazione del marchio, l'autorità può valorizzare tutti gli elementi di fatto pertinenti alla confondibilità, compresa la coesistenza pacifica e ultradecennale di segni distintivi, senza oltrepassare i limiti del proprio sindacato.
• La nozione di buona fede rilevante nella preclusione per coesistenza coincide con la correttezza della condotta imprenditoriale e con l'assenza di una strategia commerciale sleale; non si tratta della buona fede soggettiva presunta ex art. 1147 c.c.
• La lunga e pacifica coesistenza di marchi aventi un elemento centrale identico può giustificare, come apprezzamento di fatto, la conclusione che il pubblico distingua ormai le diverse imprese e che venga meno il rischio di confusione o associazione.
• Non può invocarsi l'art. 2600 c.c. se non vi è stato accertamento di concorrenza sleale; la preclusione per coesistenza opera su un piano diverso, legato alla funzione distintiva del marchio e al venir meno del rischio di confusione.
• In cassazione non è censurabile l'accertamento di fatto della coesistenza pacifica e del conseguente effetto di differenziazione percettiva nel pubblico, se la motivazione della decisione impugnata è coerente e riconducibile alla ratio decidendi.

Come è indicizzato