Cassazione Civile, Ordinanza n. 18675/2025 del 08/07/2025

Esito

La controversia

La lite nasce dall’opposizione alla registrazione del marchio "ELETTRA LAMBORGHINI" per prodotti e servizi ricompresi nelle classi 3, 9, 18, 25 e 41. La società ricorrente aveva dedotto diritti anteriori fondati su marchi nazionali ed europei simili, anche per le medesime classi merceologiche, sostenendo sia il rischio di confusione sia la tutela rafforzata connessa alla rinomanza dei propri marchi. L’Ufficio aveva accolto l’opposizione; la Commissione dei Ricorsi, invece, aveva annullato il rifiuto dell’Ufficio, ritenendo che il segno richiesto coincidesse con il nome civile della richiedente, divenuto notorio in campo artistico e musicale, e che ciò integrasse un giusto motivo ex art. 8, comma 3, c.p.i., oltre a escludere un indebito vantaggio dalla rinomanza altrui. Con il ricorso per cassazione la società opponente ha denunciato: (1) omessa pronuncia sul motivo di opposizione relativo al rischio di confusione ex art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i.; (2) violazione dell’art. 12, comma 1, lett. e), c.p.i. per l’erronea esclusione dell’indebito vantaggio e del pregiudizio ai marchi rinomati, fondata su criteri ritenuti non pertinenti; (3) violazione della medesima norma per avere la Commissione qualificato come giusto motivo la notorietà del nome della richiedente; (4) violazione dell’art. 8, comma 3, c.p.i. per aver riconosciuto un diritto alla registrazione del nome civile notorio in conflitto con marchi anteriori rinomati; (5) ulteriore violazione dell’art. 8, comma 3, c.p.i. per non avere circoscritto la tutela del nome civile notorio ai soli casi di iniziative parassitarie o associative con l’avente diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, perché la Commissione non si è pronunciata sul profilo del rischio di confusione ex art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i., limitandosi a esaminare la diversa ipotesi di marchio rinomato. Ha inoltre accolto congiuntamente i restanti motivi, osservando che la Commissione, pur riconoscendo la rinomanza dei marchi anteriori e la somiglianza tra i segni, ha escluso l’indebito vantaggio e il pregiudizio sulla base di elementi non pertinenti, senza compiere la necessaria valutazione complessiva degli indici rilevanti (intensità della notorietà, grado di distintività, somiglianza dei segni, prossimità dei prodotti/servizi, rischio di diluizione o offuscamento). Quanto al giusto motivo, la Corte ha precisato che non basta la notorietà del nome civile del richiedente: occorre verificare condizioni più stringenti, tra cui uso serio ed effettivo anteriore, buona fede e bilanciamento degli interessi, e ha rilevato che l’art. 8, comma 3, c.p.i. disciplina la registrabilità dei nomi e dei segni notori come marchi, ma non deroga alle regole sui conflitti con marchi anteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione dei Ricorsi, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

• art. 112 c.p.c.

  La mancata pronuncia su un motivo di opposizione integra vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

• art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i.

  Va esaminato il profilo del rischio di confusione tra segni e, se del caso, della affinità dei prodotti o servizi.

• art. 12, primo comma, lett. e), c.p.i.

  La tutela del marchio rinomato richiede una valutazione concreta e complessiva dell’indebito vantaggio e del pregiudizio alla distintività o rinomanza, nonché l’eventuale esistenza di un giusto motivo.

• art. 8, terzo comma, c.p.i.

  Consente la registrazione di nomi di persona e segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo da parte dell’avente diritto o con il suo consenso, ma non disciplina né deroga ai conflitti con marchi anteriori già registrati.

• art. 380-bis.1 c.p.c.

  Norma richiamata per il deposito della memoria nel procedimento camerale di cassazione.

Massime di principio

• In sede di opposizione alla registrazione di un marchio, il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi di invalidità o di impedimento dedotti, senza assorbire indebitamente questioni autonome quando esse restano rilevanti.
• La tutela rafforzata dei marchi rinomati richiede una valutazione complessiva e prognostica del serio rischio che il segno posteriore tragga indebito vantaggio dal marchio anteriore o ne pregiudichi distintività e rinomanza; non sono sufficienti motivazioni astratte o estranee ai parametri normativi.
• Per accertare l’indebito vantaggio o il pregiudizio al marchio rinomato occorre considerare, tra gli altri, notorietà e distintività del marchio anteriore, somiglianza tra i segni e prossimità tra prodotti o servizi.
• La nozione di "giusto motivo" per l’uso o la registrazione di un segno identico o simile a un marchio rinomato non coincide con la mera notorietà del nome del richiedente, ma presuppone un bilanciamento degli interessi e una verifica dell’uso anteriore, effettivo e in buona fede del segno.
• La disciplina dei nomi di persona e dei segni notori ex art. 8, comma 3, c.p.i. riguarda la legittimazione alla registrazione di tali segni, ma non prevale automaticamente sulle regole ordinarie di conflitto con marchi anteriori.

Come è indicizzato