Tribunale, Sentenza T-119/23

Marchio dell’Unione europea: prova dei diritti anteriori e diritto di essere ascoltato

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina in particolare la portata del controllo della commissione di ricorso sulla prova dei diritti anteriori e il rispetto del contraddittorio quando l’organo solleva d’ufficio carenze probatorie decisive.

Fatti e procedimento amministrativo

Il sig. Florim Alaj aveva depositato una domanda di marchio UE figurativo per servizi della classe 41 relativi a informazioni, notizie e commenti via internet. Insider LLC aveva proposto opposizione sulla base di due marchi nazionali kosovari anteriori: un marchio denominativo INSAJDERI e un marchio figurativo INSAJDERI Gazetë online, registrati in Kosovo per servizi nelle classi 35, 38 e 41.

La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione e negato la registrazione del marchio richiesto. La commissione di ricorso, invece, aveva accolto il ricorso del richiedente del marchio e respinto integralmente l’opposizione, osservando che l’opponente non aveva dimostrato, entro il termine assegnato, l’esistenza dei marchi anteriori e la propria titolarità. In particolare, aveva ritenuto insufficienti le traduzioni autenticate dei certificati di registrazione, perché non consentivano di verificare il contenuto del certificato originale.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama soprattutto:

• l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo all’impedimento alla registrazione fondato sul rapporto tra agente/rappresentante e titolare del marchio anteriore;
• l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sulla cognizione della commissione di ricorso;
• l’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001, che impone che le decisioni siano fondate solo su motivi o mezzi di prova sui quali le parti hanno potuto pronunciarsi;
• l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, relativo alla possibilità di non prendere in considerazione fatti o prove tardivi;
• l’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2018/625, in particolare i paragrafi 2 e 4, che disciplinano la prova dell’esistenza, validità ed estensione della protezione del diritto anteriore e la traduzione nella lingua procedurale;
• l’articolo 27, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato 2018/625, sulla possibilità per la commissione di ricorso di esaminare d’ufficio questioni di diritto e di ammettere prove tardive;
• l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, sul diritto di essere ascoltato.

Primo motivo: esame d’ufficio della prova dei marchi anteriori

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso aveva violato l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625 perché aveva esaminato d’ufficio la mancata produzione degli originali e l’autenticità delle traduzioni, pur in assenza di contestazione da parte del controinteressato.

Il Tribunale respinge questo motivo. Richiama la continuità funzionale tra gli organi EUIPO e le commissioni di ricorso e il carattere devolutivo del ricorso, che impone un riesame pieno della controversia in fatto e in diritto. Osserva poi che, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento delegato 2018/625, la prova dell’esistenza, validità, estensione della protezione e titolarità del marchio anteriore è una condizione indispensabile per il successo dell’opposizione.

Ne consegue che la commissione di ricorso poteva legittimamente sollevare d’ufficio la questione della giustificazione del diritto anteriore e verificare anche l’autenticità delle traduzioni, trattandosi di una questione di diritto rilevante per la corretta applicazione del regolamento 2017/1001.

Terzo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato

La ricorrente lamentava che la commissione di ricorso, avendo fondato la decisione sulla mancanza degli originali e sui dubbi circa le traduzioni senza previamente invitarla a pronunciarsi, avesse violato l’articolo 41 della Carta e l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Su questo punto il Tribunale accoglie il motivo. Ricorda che il diritto di essere ascoltato impone che la persona interessata possa far valere utilmente il proprio punto di vista su tutti gli elementi di fatto e di diritto che fondano la decisione. Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva respinto l’opposizione proprio sulla base di elementi su cui l’opponente non aveva potuto esprimersi.

Il Tribunale ritiene inoltre che l’irregolarità abbia inciso concretamente sui diritti di difesa: se la ricorrente fosse stata sentita, avrebbe potuto produrre gli originali dei certificati, consentendo alla commissione di ricorso di verificarli e di accertare l’autenticità delle traduzioni. Non è quindi escluso che l’esito del procedimento potesse essere diverso.

Prove tardive e potere discrezionale dell’EUIPO

L’EUIPO sosteneva che eventuali originali prodotti successivamente sarebbero stati tardivi. Il Tribunale replica che l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 attribuisce all’EUIPO un ampio margine di discrezionalità nel tener conto di fatti e prove tardivi, e che non esiste un principio generale che impedisca alla commissione di ricorso di considerarli.

Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 consente l’ammissione di prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso se, a prima vista, rilevanti per l’esito della causa e se non prodotte per tempo per valide ragioni, specie quando integrano prove già depositate o contestano valutazioni d’ufficio del primo grado. Nel caso concreto, gli originali avrebbero potuto essere valutati in questo quadro.

Inidoneità della comunicazione dell’8 marzo 2021 a sanare il difetto di contraddittorio

Il Tribunale esclude che la comunicazione standardizzata inviata dall’EUIPO l’8 marzo 2021 potesse valere come invito a prendere posizione sulle specifiche censure poi sollevate d’ufficio dalla commissione di ricorso. Essa non menzionava infatti la questione dell’assenza degli originali né i dubbi sulla traduzione.

Parimenti irrilevante è che, nella fase dinanzi alla divisione di opposizione, la ricorrente fosse già stata informata dell’obbligo di provare i diritti anteriori: la commissione di ricorso, nell’esercizio della propria competenza di riesame, aveva sollevato una questione nuova e decisiva, rispetto alla quale la ricorrente doveva essere nuovamente sentita.

Dispositivo

Il Tribunale accoglie il terzo motivo, ritiene assorbito il secondo motivo e annulla la decisione impugnata. Condanna inoltre l’EUIPO alle spese, in quanto parte soccombente.

Principi affermati

La sentenza riafferma che:

• la commissione di ricorso EUIPO può esaminare d’ufficio la sussistenza dei presupposti probatori dell’opposizione, compresa la prova dei diritti anteriori e la conformità delle traduzioni;
• tuttavia, quando fonda la decisione su una carenza probatoria non previamente sottoposta al contraddittorio, viola il diritto di essere ascoltato;
• la parte interessata deve poter produrre, se del caso, anche prove nuove o integrative dinanzi alla commissione di ricorso, ove ne ricorrano i presupposti di rilevanza e giustificazione temporale.