Tribunale, Sentenza T-126/22

Marchio dell’Unione europea: assenza di rischio di confusione tra "coinbase" e i marchi anteriori COINBASE/coinbase exchange

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Coinbase, Inc. contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE denominativo. Il Tribunale affronta in particolare la questione della somiglianza tra i servizi di classe 41 rivendicati dal segno contestato e i prodotti/servizi coperti da marchi anteriori relativi a servizi finanziari e software per valute digitali.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente della registrazione, Coinbase Global OÜ, aveva chiesto il marchio UE denominativo "coinbase" per servizi delle classi 36 e 41. L’opposizione di Coinbase, Inc. si fondava su due registrazioni internazionali anteriori designate per l’Unione: un marchio denominativo COINBASE e un marchio figurativo coinbase exchange.

L’opposizione era basata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo per i servizi di classe 36, respingendola per la classe 41. La commissione di ricorso ha poi confermato il rigetto anche per la classe 41, ritenendo insussistente la somiglianza dei servizi e, di conseguenza, il rischio di confusione.

Domande e censure del ricorso

La ricorrente articolava un unico motivo, per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, suddiviso in tre censure:

• mancata definizione del pubblico di riferimento e mancata valutazione del suo grado di attenzione e della sua percezione dei segni;
• errata valutazione della somiglianza tra i servizi di classe 41 e i prodotti/servizi anteriori;
• mancata effettuazione di una valutazione globale del rischio di confusione.

In via sostanziale, la ricorrente sosteneva che servizi di informazione, pubblicazione, istruzione, intrattenimento, sport, traduzione e interpretazione sarebbero complementari ai servizi finanziari e al software per valute digitali, soprattutto perché il pubblico li assocerebbe alla stessa impresa quando sono offerti sotto il medesimo segno "coinbase".

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile quando, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico.

Per valutare la somiglianza di prodotti e servizi, il Tribunale richiama i criteri consolidati della giurisprudenza: natura, destinazione, modalità d’uso, concorrenza, complementarità e canali di distribuzione. Ribadisce inoltre che i prodotti o servizi complementari sono quelli tra i quali esiste un legame stretto, tale che uno sia indispensabile o importante per l’uso dell’altro; servizi destinati a pubblici diversi non possono essere complementari.

Valutazione della somiglianza dei servizi di classe 41

Il Tribunale esamina separatamente le categorie di servizi di classe 41.

Notizie, pubblicazioni online, pubblicazione e reportistica

Secondo il Tribunale, questi servizi sono servizi di raccolta e presentazione di informazioni, normalmente forniti da giornalisti, agenzie di stampa e case editrici. Al contrario, i marchi anteriori coprono servizi finanziari molto specifici, attività di cambio valuta, trading in tempo reale, gestione di cassa e software per operazioni in valuta digitale, forniti da operatori finanziari.

La Corte osserva che:

• i servizi non hanno la stessa natura, finalità e modalità d’uso;
• non sono in concorrenza;
• non sono complementari;
• il fatto che le notizie possano riguardare i mercati finanziari o le valute digitali non significa che il fornitore dell’informazione presti i servizi finanziari anteriori;
• la percezione del pubblico e l’identità dei segni rilevano, al più, nella valutazione globale del rischio di confusione, non nel giudizio di somiglianza dei servizi.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’accessibilità tramite software renderebbe simili tali servizi ai software anteriori: accogliere un simile ragionamento, osserva, estenderebbe eccessivamente la tutela del marchio e condurrebbe a una quasi esclusione di ogni servizio elettronico rispetto a software anteriori.

Servizi di istruzione, intrattenimento e sport

La ricorrente sosteneva che le imprese finanziarie, specie nel settore cripto, svolgono attività formative e sponsorizzano eventi. Il Tribunale replica che ciò non basta a rendere simili i servizi, poiché il confronto va effettuato solo tra i prodotti e servizi elencati nelle registrazioni, non tra attività effettivamente svolte dall’impresa.

Inoltre, non è stato dimostrato che i servizi educativi, ricreativi o sportivi siano indispensabili o importanti per l’uso dei servizi finanziari anteriori, o viceversa. Neppure la circostanza che tali servizi possano essere sponsorizzati o offerti sotto un segno identico è sufficiente: questo attiene ancora alla valutazione globale del rischio di confusione, non alla somiglianza in sé.

Servizi di traduzione e interpretazione

Anche qui il Tribunale esclude la somiglianza con il software e con i servizi di software anteriori. Pur riconoscendo che tali servizi possono essere prestati tramite strumenti informatici, la Corte ribadisce che l’uso di computer o tecnologie online non basta a fondare la somiglianza con il software. Né è rilevante che il pubblico possa avere bisogno di traduzione per operare nel settore delle valute digitali: questo non rende i servizi complementari ai servizi/software finanziari anteriori.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva identificato il pubblico rilevante come composto dal pubblico professionale e dal pubblico generale interessato a servizi finanziari. Tuttavia, anche a voler supporre che non avesse specificato in modo sufficiente il grado di attenzione o la percezione dei segni, ciò non è decisivo.

Infatti, una volta accertata l’assenza di somiglianza tra i servizi, non è necessario procedere alla valutazione globale del rischio di confusione, che sarebbe il momento in cui rilevano il grado di attenzione e la percezione del pubblico. Di conseguenza, la mancata considerazione di tali fattori non vizia la decisione impugnata.

Rischio di confusione, notorietà e mala fede

Poiché la somiglianza tra i servizi costituisce una condizione cumulativa per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale esclude il rischio di confusione senza necessità di esaminare ulteriormente l’identità dei segni o l’asserita notorietà del marchio COINBASE.

L’argomento della mala fede del richiedente è dichiarato irrilevante: la mala fede non è un fattore da valutare nel procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8 del regolamento 2017/1001.

Estensione alle registrazioni anteriori figurative

Il Tribunale precisa che le medesime considerazioni valgono, mutatis mutandis, anche rispetto al marchio figurativo anteriore coinbase exchange, nella misura in cui i servizi da esso coperti coincidono sostanzialmente con quelli del marchio denominativo anteriore per i servizi finanziari di classe 36.

Dispositivo e costi

Il ricorso è stato integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, Coinbase, Inc. è stata condannata alle spese, essendo risultata soccombente.