Tribunale, Sentenza T-578/21

Disegno comunitario relativo a fluid distribution equipment e nullità per funzione tecnica esclusiva

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione del terzo Board of Appeal dell’EUIPO. Oggetto del contenzioso è la dichiarazione di nullità di un disegno comunitario registrato per un prodotto descritto come "fluid distribution equipment".

Fatti e procedimento amministrativo

Il disegno contestato era stato registrato nell’ambito di una domanda multipla presentata da Tinnus Enterprises LLC. Due soggetti terzi, Mystic Products Import & Export, SL e Koopman International BV, avevano chiesto la dichiarazione di nullità sostenendo che tutte le caratteristiche di aspetto del prodotto fossero esclusivamente dettate dalla sua funzione tecnica.

L’Invalidity Division aveva accolto la domanda di nullità sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Il Board of Appeal aveva poi confermato tale esito, anche alla luce di una precedente sentenza del Tribunale in un caso parallelo relativo ad un altro disegno della stessa domanda multipla.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente sosteneva, in sostanza, una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Le censure riguardavano quattro profili:

• la mancata considerazione di tutte le caratteristiche di aspetto del prodotto;
• l’errata applicazione dei criteri oggettivi indicati nella sentenza DOCERAM (C-395/16);
• l’uso di un test giuridico erroneo, fondato sull’idea che alcune caratteristiche “migliorassero” l’aspetto del prodotto;
• la pretesa erronea interpretazione della domanda di brevetto europea e della domanda multipla di registrazione.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama anzitutto:

• l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, che definisce il disegno o modello come l’aspetto del prodotto risultante da linee, contorni, colori, forma, texture e/o materiali;
• l’articolo 8, paragrafo 1, che esclude la protezione per le caratteristiche di aspetto esclusivamente dettate dalla funzione tecnica;
• il considerando 10 del medesimo regolamento, che sottolinea la finalità di evitare che la tutela del disegno ostacoli l’innovazione tecnologica;
• la sentenza DOCERAM, che impone di valutare tutte le circostanze oggettive rilevanti, inclusi il disegno stesso, l’uso del prodotto e l’eventuale esistenza di disegni alternativi supportati da prove affidabili.

Ragionamento del Tribunale: identificazione delle caratteristiche di aspetto

Il Tribunale osserva che il Board of Appeal aveva identificato come caratteristiche rilevanti:

• un alloggiamento con apertura e più fori;
• più tubi cavi collegati all’alloggiamento;
• più palloncini gonfiabili collegati alle estremità dei tubi;
• più elementi di fissaggio che bloccano i palloncini ai tubi.

Il ricorrente aveva cercato di aggiungere ulteriori elementi, come la superficie liscia, la forma dei palloncini sgonfi, la forma tozza dell’alloggiamento, la disposizione esagonale dei fori, la forma dei tubi, i colori e i contrasti. Il Tribunale respinge tali rilievi ritenendo che:

• alcuni elementi non erano visibili nella rappresentazione depositata;
• altri erano caratteristiche normali o implicite del prodotto e non frutto di una specifica scelta estetica;
• il colore non poteva essere invocato perché il disegno era stato depositato in bianco e nero;
• la disposizione esagonale dei fori non aveva un reale impatto visivo, dato l’uso del prodotto.

Ragionamento del Tribunale: applicazione del test della funzione tecnica

Il Tribunale conferma che il Board of Appeal ha correttamente applicato il test elaborato dalla Corte di giustizia in DOCERAM: occorre verificare se la necessità di soddisfare la funzione tecnica sia stato l’unico fattore determinante nella scelta delle caratteristiche dell’aspetto.

Nel caso di specie, la funzione del prodotto era quella di riempire contemporaneamente più palloncini con acqua. Le fonti oggettive considerate dall’EUIPO, in particolare una domanda di brevetto europea presentata dallo stesso ricorrente e un articolo di stampa sul prodotto, corroboravano questa lettura. Anche la diversa lunghezza dei tubi, la forma dell’alloggiamento e l’assetto complessivo del prodotto risultavano spiegati da esigenze tecniche di flusso del fluido, collegamento alla fonte d’acqua e prevenzione dell’ingombro.

Irrilevanza della qualificazione come giocattolo e delle alternative di design

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il prodotto sarebbe un giocattolo e quindi la sua apparenza avrebbe una particolare importanza estetica. La classificazione Locarno ha funzione meramente amministrativa e non incide sulla portata della tutela; inoltre, il fatto che un prodotto sia destinato al gioco non significa che l’estetica prevalga sulla tecnica.

Quanto alle alternative di design, il Tribunale ribadisce che la mera esistenza di soluzioni alternative non è decisiva. Essa può essere un indizio, ma non basta a escludere che la forma concreta sia stata dettata solo dalla funzione tecnica. Nel caso concreto, il Board of Appeal aveva usato anche la pluralità di registrazioni come elemento oggettivo, senza attribuirgli valore decisivo.

Onere della prova

Il Tribunale conferma la corretta applicazione della regola sull’onere della prova: chi chiede la nullità in base all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), deve fornire elementi idonei a dimostrare che il disegno non soddisfa i requisiti degli articoli 4-9 del regolamento n. 6/2002. Una volta assolto tale onere, spetta al titolare del disegno fornire controargomentazioni e prove. Nel caso concreto, il Board of Appeal ha ritenuto che i richiedenti la nullità avessero fornito elementi seri e che il titolare non avesse superato tale ricostruzione.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la dichiarazione di nullità del disegno. Condanna Tinnus Enterprises LLC a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EUIPO e da Koopman International BV.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno è nullo quando tutte le sue caratteristiche di aspetto sono esclusivamente dettate dalla funzione tecnica del prodotto; tale valutazione si fonda su circostanze oggettive, non sulla sola percezione estetica o sull’esistenza di varianti possibili. La classificazione del prodotto, la sua eventuale destinazione ludica e la presenza di design alternativi non sono, di per sé, sufficienti a salvare il disegno dalla nullità.