Tribunale, Sentenza T-505/21

Nullità del disegno comunitario per funzione tecnica esclusiva

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno comunitario registrato per "fluid distribution equipment". Il Tribunale era chiamato a verificare se le caratteristiche di apparenza del prodotto fossero tutte esclusivamente imposte dalla funzione tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

Mystic Products Import & Export, SL aveva chiesto la dichiarazione di nullità del disegno comunitario registrato n. 1431829-0010, derivante da una domanda multipla presentata da Tinnus Enterprises LLC. L’Invalidity Division dell’EUIPO aveva accolto la domanda di nullità nel 2018 sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

La commissione di ricorso aveva poi sospeso il procedimento in attesa dell’esito di un contenzioso parallelo relativo a un altro disegno incluso nella medesima domanda multipla. Dopo la sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 nella causa T‑574/19 e il successivo mancato seguito all’impugnazione in Corte di giustizia, la commissione di ricorso aveva confermato la nullità del disegno contestato.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, che definisce il disegno come l’apparenza del prodotto;
• l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che esclude la protezione per le caratteristiche di apparenza esclusivamente dettate dalla funzione tecnica;
• l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, quale motivo di nullità;
• l’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002, relativi alla funzione meramente amministrativa della classificazione Locarno;
• l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, sul potere di valutazione degli elementi di fatto e di prova.

Questione centrale: applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1

Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la commissione di ricorso avesse errato nel considerare il disegno privo di protezione perché tutte le sue caratteristiche sarebbero state tecnicamente necessitate. Il Tribunale ricorda il metodo di analisi elaborato dalla Corte di giustizia nella sentenza DOCERAM:

• individuare la funzione tecnica del prodotto;
• identificare le caratteristiche di apparenza rilevanti;
• verificare, alla luce di tutte le circostanze oggettive pertinenti, se tali caratteristiche siano state scelte solo per ragioni tecniche.

Il Tribunale ribadisce inoltre che il disegno deve essere dichiarato nullo solo se tutte le caratteristiche dell’apparenza sono esclusivamente dettate dalla funzione tecnica; basta che una caratteristica non sia così dettata per escludere la nullità ex articolo 8, paragrafo 1.

Primo motivo: mancata considerazione di tutte le caratteristiche e onere della prova

Il ricorrente censurava innanzitutto la presunta omissione di varie caratteristiche: superfici lisce, forma allungata dei palloncini sgonfi, due gruppi di palloncini, contenitore tozzo, disposizione esagonale, tubi diritti e di diversa lunghezza, anelli come bande singole, contrasto cromatico e trasparenza dei tubi.

Il Tribunale respinge punto per punto tali doglianze, rilevando che la commissione di ricorso aveva già identificato come caratteristiche rilevanti:

• il contenitore con apertura e fori;
• i tubi cavi collegati al contenitore;
• i palloncini gonfiabili collegati ai tubi;
• i dispositivi di fissaggio sui colli dei palloncini.

Secondo il Tribunale, alcune delle caratteristiche invocate dal ricorrente non erano visibili nelle rappresentazioni del disegno, altre coincidevano con l’aspetto normale di elementi funzionali o non risultavano essere state rivendicate come oggetto di protezione. Quanto alla forma del contenitore e alla disposizione dei fori, la commissione di ricorso aveva correttamente inferito che si trattasse di scelte tecniche connesse all’attacco a una fonte di acqua e alla necessità di alimentare più tubi. L’argomento relativo alla disposizione esagonale era inoltre respinto perché privo di reale impatto visivo per l’utilizzatore nel momento d’uso.

Sull’onere della prova, il Tribunale conferma che, una volta forniti elementi idonei a sostenere l’eccezione di nullità, spetta al titolare del disegno controbattere con elementi e argomenti contrari. Nel caso concreto, il titolare era nella posizione migliore per chiarire le scelte progettuali e le caratteristiche non considerate dall’avversario.

Secondo motivo: errata applicazione dei criteri DOCERAM

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non avesse correttamente applicato le circostanze oggettive rilevanti, invocando tre profili: la natura di giocattolo del prodotto, la presunta errata classificazione in classe Locarno 23.01 invece che 21.01, e l’esistenza di soluzioni alternative.

Il Tribunale osserva che la classificazione Locarno ha finalità esclusivamente amministrative e non incide sulla portata della protezione; anche l’eventuale qualificazione come "gioco" non sarebbe decisiva, poiché ciò che rileva è la funzione tecnica effettiva del prodotto. La circostanza che l’oggetto possa essere utilizzato come giocattolo non basta, da sola, a dimostrare che l’estetica abbia avuto un ruolo prevalente nella progettazione.

Il Tribunale attribuisce scarsa forza probatoria anche alla dichiarazione testimoniale del progettista, già valutata nella sentenza T‑574/19, in quanto espressione di un’opinione soggettiva e resa da una persona direttamente interessata alla validità del disegno.

Quanto alle soluzioni alternative, il Tribunale ricorda che l’esistenza di alternative non è decisiva: può comunque accadere che più configurazioni siano tutte imposte dalla stessa funzione tecnica. La commissione di ricorso aveva quindi correttamente considerato tale elemento senza attribuirgli valore determinante.

Terzo motivo: preteso criterio giuridico errato

Il ricorrente contestava che l’istanza amministrativa avesse ragionato in termini di "valorizzazione estetica" o di limitata qualità estetica del prodotto. Il Tribunale respinge la censura, rilevando che la decisione impugnata ha applicato il corretto test giuridico fondato esclusivamente sul criterio della funzione tecnica, senza dipendere dall’idea che un elemento dovesse "migliorare l’aspetto" del prodotto.

Viene anche escluso che la commissione di ricorso abbia errato concentrandosi sui componenti anziché sulle caratteristiche di apparenza: nel caso specifico, componenti e caratteristiche coincidevano sostanzialmente.

Quarto motivo: interpretazione del brevetto europeo e delle registrazioni multiple

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse male interpretato la domanda di brevetto europeo, trascurando alcuni aspetti estetici e alternative formali indicate nel testo. Il Tribunale replica che la domanda di brevetto descriveva proprio le caratteristiche di apparenza prese in considerazione e che le figure del brevetto corrispondevano visivamente al disegno contestato.

La presenza, nel brevetto, di varianti possibili della forma del contenitore non dimostrava che la forma concreta del disegno non fosse tecnicamente imposta. L’esistenza di alternative non è infatti decisiva ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1.

Il ricorrente criticava inoltre l’uso delle altre registrazioni contenute nella medesima domanda multipla. Il Tribunale ritiene invece corretto che la commissione di ricorso le abbia considerate come una delle circostanze oggettive pertinenti, senza attribuire loro valore esclusivo o decisivo. Tali registrazioni mostravano diverse configurazioni di tubi e palloncini, confermando l’intento di ottenere una protezione sostanzialmente equivalente a quella brevettuale per una soluzione tecnica.

Esito della causa

Il Tribunale conclude che nessuno dei motivi dedotti dimostra un errore di diritto o di valutazione da parte della commissione di ricorso. Il ricorso è dunque respinto integralmente e Tinnus Enterprises LLC è condannata alle spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in materia di disegni e modelli comunitari, la nullità per funzione tecnica esclusiva richiede una valutazione globale e oggettiva delle caratteristiche di apparenza del prodotto; l’esistenza di varianti, la classificazione amministrativa del prodotto o la sua possibile natura ludica non impediscono la nullità se, in concreto, tutte le caratteristiche rilevanti risultano dettate solo da esigenze tecniche.