Tribunale, Sentenza T-535/21

Disegno comunitario per attrezzature di distribuzione di fluidi: invalidità confermata per funzione tecnica esclusiva

Il Tribunale, adito con ricorso ex articolo 263 TFUE, esamina la legittimità della decisione della Terza commissione di ricorso dell’EUIPO che ha confermato la nullità di un disegno comunitario registrato per "fluid distribution equipment". La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, relativo alle caratteristiche dell’aspetto dettate unicamente dalla funzione tecnica.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Tinnus Enterprises LLC aveva depositato una domanda multipla di registrazione comprendente, tra gli altri, il disegno contestato, rappresentativo di un dispositivo per distribuire liquidi e riempire simultaneamente numerosi palloncini ad acqua. Mystic Products Import & Export, SL aveva proposto domanda di dichiarazione di nullità, sostenendo che tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto erano esclusivamente imposte dalla funzione tecnica e che, pertanto, il disegno non era tutelabile.

La Divisione nullità aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il disegno. La Terza commissione di ricorso ha poi confermato tale esito, facendo leva sulle rappresentazioni del disegno, sul brevetto europeo depositato dalla stessa ricorrente e su un articolo informativo sul prodotto "Bunch O Balloons". Il Tribunale aveva già esaminato, in una causa parallela, un altro disegno della stessa serie, con esito sfavorevole alla ricorrente.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto la definizione di disegno di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002. Centrale è l’articolo 8, paragrafo 1, secondo cui un disegno comunitario non sussiste nelle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che sono esclusivamente dettate dalla sua funzione tecnica. La nullità è pronunciabile, in tal caso, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b).

Sono inoltre richiamati:

• il considerando 10 del regolamento n. 6/2002, che chiarisce che la tutela del design non deve ostacolare l’innovazione tecnologica;
• l’articolo 63, paragrafo 1, sul potere di valutazione complessiva dei fatti, argomenti e prove;
• l’articolo 36, paragrafo 6, e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 2245/2002, per ribadire che la classificazione Locarno ha funzione meramente amministrativa.

Criterio applicabile secondo DOCERAM

Il Tribunale ricorda la sequenza di verifica fissata dalla sentenza DOCERAM:

• identificare la funzione tecnica del prodotto;
• individuare le caratteristiche dell’aspetto del prodotto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1;
• verificare, alla luce di tutte le circostanze oggettive rilevanti, se tali caratteristiche siano state determinate esclusivamente dalla funzione tecnica.

Viene precisato che il disegno deve essere dichiarato nullo se tutte le caratteristiche del suo aspetto sono dettate dalla funzione tecnica; se anche una sola caratteristica non lo è, la nullità ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, non può essere pronunciata.

Primo motivo: identificazione delle caratteristiche dell’aspetto e onere della prova

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse omesso di considerare molte caratteristiche visive: superficie liscia dei tubi, forma allungata dei palloncini sgonfi, due gruppi di palloncini, forma tozza dell’alloggiamento, disposizione esagonale dei fori, tubi di diversa lunghezza e anelli di chiusura, nonché i contrasti cromatici.

Il Tribunale respinge tali censure osservando, in sintesi, che:

• alcune caratteristiche non erano effettivamente percepibili nella rappresentazione del disegno;
• altre erano elementi normali o intrinseci del prodotto e non il risultato di una scelta specifica del designer;
• la commissione di ricorso aveva comunque considerato i componenti essenziali del prodotto: alloggiamento con fori, tubi cavi, palloncini e sistemi di fissaggio.

Sul piano probatorio, il Tribunale afferma che, quando l’istante di nullità invoca l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), gli incombe fornire elementi idonei a dimostrare che il disegno non soddisfa i requisiti di protezione. Una volta forniti tali elementi, spetta al titolare del disegno offrire controprove; in tale contesto, il titolare è nella posizione migliore per indicare eventuali elementi non identificati dall’istante di nullità.

Secondo motivo: corretta applicazione dei criteri oggettivi di DOCERAM

La ricorrente sosteneva che il prodotto fosse in realtà un giocattolo, che dovesse essere attraente per i bambini e che la classificazione in Locarno come "fluid distribution equipment" fosse errata. Richiamava inoltre una dichiarazione testimoniale del designer e la presenza di design alternativi.

Il Tribunale respinge anche questo motivo. In particolare, afferma che:

• la classificazione Locarno è irrilevante per la portata della protezione, perché ha funzione amministrativa;
• il fatto che il prodotto sia utilizzato come giocattolo non esclude che la sua configurazione sia esclusivamente dettata da esigenze tecniche;
• la dichiarazione del designer ha valore probatorio limitato, trattandosi di una valutazione soggettiva di parte;
• l’esistenza di disegni alternativi non è decisiva, poiché alternative tecniche possono anch’esse essere dettate dalla medesima funzione tecnica.

La commissione di ricorso aveva invece correttamente valorizzato circostanze oggettive: il brevetto europeo, l’articolo tecnico-divulgativo, le modalità di uso del prodotto e le altre registrazioni multiple relative allo stesso sistema.

Terzo motivo: pretesa applicazione del criterio dell’"estetica" e irrilevanza dell’argomento

La ricorrente lamentava che l’EUIPO avesse verificato se qualche elemento migliorasse l’aspetto del prodotto, applicando così un criterio errato, e che avesse concentrato l’analisi sui componenti anziché sulle caratteristiche di aspetto.

Il Tribunale rigetta la censura. Non emerge dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso abbia fatto dipendere la valutazione da una presunta qualità estetica o dal fatto che il prodotto fosse monouso. Al contrario, la commissione aveva correttamente applicato il test della funzione tecnica esclusiva, senza fondarsi su considerazioni di mera gradevolezza visiva.

Quarto motivo: interpretazione del brevetto europeo e delle registrazioni multiple

La ricorrente sosteneva che il brevetto europeo non spiegasse la funzione tecnica di varie caratteristiche visive e che le alternative di forma ivi menzionate dimostrassero l’assenza di vincolo tecnico esclusivo.

Il Tribunale osserva che il brevetto conteneva informazioni coerenti con i componenti visivi del disegno e che la menzione di possibili forme alternative dell’alloggiamento non prova che, nel caso concreto, la forma scelta non sia stata dettata da ragioni tecniche. L’esistenza di alternative non è decisiva.

Quanto alle altre registrazioni incluse nella domanda multipla, il Tribunale ritiene legittimo che la commissione di ricorso le abbia considerate come circostanza oggettiva rilevante. Esse mostrano diverse configurazioni del medesimo prodotto idonee a rivelare un interesse a ottenere una protezione esclusiva su una soluzione tecnica, senza però trasformare automaticamente l’articolo 8, paragrafo 1, in una norma più severa per le domande multiple rispetto a quelle individuali.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Tinnus Enterprises LLC è condannata alle spese, compreso il rimborso di quelle sostenute dall’EUIPO.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorre verificare se tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto siano state dettate esclusivamente dalla funzione tecnica; la presenza di varianti possibili, di una destinazione ludica o di una classificazione amministrativa diversa non basta a escludere la nullità quando la soluzione formale resta funzionalmente imposta. La prova va valutata globalmente, alla luce di tutte le circostanze oggettive rilevanti, e il titolare del disegno deve reagire con elementi concreti alle contestazioni di nullità.